謝佳妮，閆曉寧，陳 罡，馮 驥

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

責(zé)任編輯:魏雨博

在發(fā)明專利申請的審批過程中，為克服申請文件存在的缺陷，特別是關(guān)于新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷而對申請文件進(jìn)行修改是常見的。通常發(fā)明專利審查員在收到申請人的修改文件后，首先要判斷的是申請人的修改是否符合專利法第三十三條的規(guī)定，即判斷申請人對發(fā)明專利申請文件的修改是否超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.1節(jié)中則規(guī)定了“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”[1]。如何在上述法條規(guī)定允許的框架內(nèi)修改申請文件以克服申請文件存在的缺陷，是專利申請能夠順利得到授權(quán)保護(hù)的重要環(huán)節(jié)。本文從專利法第三十三條的立法宗旨出發(fā)，結(jié)合電視圖像領(lǐng)域的3個案例對中國國家知識產(chǎn)權(quán)局在實(shí)質(zhì)審查過程中的修改超范圍判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析，并在最后一部分對該領(lǐng)域的申請人在撰寫和修改申請文件時應(yīng)注意的問題提出建議。

1 專利法第三十三條的立法宗旨

專利申請?zhí)岢鲆院螅暾埲思瓤梢灾鲃訉ι暾埼募M(jìn)行修改，也可以應(yīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局的要求對申請文件進(jìn)行修改。之所以規(guī)定可以對申請文件進(jìn)行修改，是因?yàn)樵谧珜懮暾埼募^程中，難免存在用詞不夠嚴(yán)謹(jǐn)或者表達(dá)不夠準(zhǔn)確等缺陷。對這類缺陷如果不加以修改，就可能影響專利權(quán)保護(hù)范圍的確切性，影響公眾對專利技術(shù)信息的利用，從而因不符合專利法及其實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定而不能被授予專利權(quán)[2]。

但是，不論是申請人主動還是應(yīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局的要求對申請文件進(jìn)行修改，都應(yīng)當(dāng)遵循一定的原則，在一定的條件和范圍內(nèi)進(jìn)行修改，不能任意進(jìn)行修改。專利法第三十三條規(guī)定，修改發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。之所以有這樣的規(guī)定，是因?yàn)槲覈鴮＠贫炔捎玫氖窍壬暾堅(jiān)瓌t，如果允許申請人對申請文件的修改超出原始提交的說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，就會違背先申請?jiān)瓌t，造成對其他申請人來說不公平的后果[2-3]。

2 案例分析

本部分通過介紹電視圖像領(lǐng)域的3個案例對中國國家知識產(chǎn)權(quán)局在實(shí)質(zhì)審查過程中的修改超范圍判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析，向電視圖像領(lǐng)域的申請人撰寫和修改申請文件提供借鑒。

【案例1】

申請?zhí)枺?00810189478.8

申請人：佳能株式會社

申請日：2008年12月29日（優(yōu)先權(quán)日：2007年12月27日）

原始權(quán)利要求1：

1.一種攝像設(shè)備，包括：

攝像單元，用于對光學(xué)圖像進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換；

光學(xué)變焦單元，用于響應(yīng)于變焦操作進(jìn)行光學(xué)變倍；電子變焦單元，用于對從所述攝像單元輸出的信號進(jìn)行電子變倍；以及

控制單元，用于在從廣角側(cè)起的第一變焦范圍內(nèi)，響應(yīng)于所述變焦操作，操作所述光學(xué)變焦單元和所述電子變焦單元；在比所述第一變焦范圍更靠近遠(yuǎn)攝側(cè)的第二變焦范圍內(nèi)，響應(yīng)于所述變焦操作，操作所述光學(xué)變焦單元而不操作所述電子變焦單元；以及在比所述第二變焦范圍更靠近所述遠(yuǎn)攝側(cè)的第三變焦范圍內(nèi)，響應(yīng)于所述變焦操作，操作所述光學(xué)變焦單元和所述電子變焦單元，其中所述電子變焦單元在第一變焦范圍內(nèi)能夠?qū)⑺鰯z像單元輸出的信號變焦至要被輸出到監(jiān)視器或要被記錄在記錄介質(zhì)上的一幀圖像的行數(shù)的整數(shù)倍。

在第一次審查意見通知書中，審查員指出權(quán)利要求1相對于對比文件不具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。為克服權(quán)利要求1存在的新穎性缺陷，申請人根據(jù)說明書中的相關(guān)記載將權(quán)利要求1修改為下述形式：

1.一種攝像設(shè)備，包括：

攝像單元，用于對光學(xué)圖像進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換；

光學(xué)變焦單元，用于響應(yīng)于變焦操作進(jìn)行光學(xué)變倍；電子變焦單元，用于對從所述攝像單元輸出的信號進(jìn)行電子變倍；以及

控制單元，用于在從廣角側(cè)起的第一變焦范圍內(nèi)，響應(yīng)于所述變焦操作，操作所述光學(xué)變焦單元和所述電子變焦單元；在比所述第一變焦范圍更靠近遠(yuǎn)攝側(cè)的第二變焦范圍內(nèi)，響應(yīng)于所述變焦操作，操作所述光學(xué)變焦單元而不操作所述電子變焦單元；以及在比所述第二變焦范圍更靠近所述遠(yuǎn)攝側(cè)的第三變焦范圍內(nèi)，響應(yīng)于所述變焦操作，操作所述光學(xué)變焦單元和所述電子變焦單元，其中所述電子變焦單元在第一變焦范圍內(nèi)能夠?qū)⑺鰯z像單元輸出的信號變焦至要被輸出到監(jiān)視器或要被記錄在記錄介質(zhì)上的一幀圖像的行數(shù)的整數(shù)倍。

申請人按照說明書中的相關(guān)記載在權(quán)利要求中增加了2個技術(shù)特征：（1）從廣角側(cè)起；（2）其中所述電子變焦單元在第一變焦范圍內(nèi)能夠?qū)⑺鰯z像單元輸出的信號變焦至要被輸出到監(jiān)視器或要被記錄在記錄介質(zhì)上的一幀圖像的行數(shù)的整數(shù)倍。

對于上述增加的第（1）特征，原說明書中記載了：“在變焦范圍I中，從對應(yīng)于廣角端的點(diǎn)A起至在遠(yuǎn)攝側(cè)的點(diǎn)B，……”，說明書附圖2中也體現(xiàn)了從廣角端到遠(yuǎn)攝端的概念，因而該特征的增加符合專利法第三十三條的規(guī)定。

對于上述增加的第（2）特征，原說明書中僅記載了一種具體的實(shí)施方式：在變焦范圍Ⅰ中，“將要提取的行數(shù)設(shè)置為960，由于待輸出至監(jiān)視器的行數(shù)是480，可以通過將為待輸出至監(jiān)視器的行數(shù)的整數(shù)倍的圖像的行數(shù)減少到一半來獲得具有480行的待輸出的圖像”。假如申請人在申請日提交權(quán)利要求時根據(jù)說明書中的這段記載來概括式撰寫權(quán)利要求中增加的技術(shù)特征，那么以權(quán)利要求的概括能否得到說明書的支持的角度來判斷，權(quán)利要求中該特征的概括式撰寫是符合相關(guān)規(guī)定的。但是在申請日之后對權(quán)利要求進(jìn)行修改時，則應(yīng)當(dāng)以專利法第三十三條的標(biāo)準(zhǔn)來衡量其是否符合規(guī)定。由于原說明書和權(quán)利要求書中僅記載了監(jiān)視器行數(shù)為480而提取行數(shù)為960這一種實(shí)施方式，權(quán)利要求中增加的技術(shù)特征是對說明書中該具體數(shù)值的概括，并且包含了不能根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書來直接地毫無疑義地確定的內(nèi)容——例如監(jiān)視器行數(shù)是240而提取行數(shù)是480/960等的情形，因此以權(quán)利要求的修改是否超范圍的角度來判斷，該特征的概括式撰寫的修改是不符合專利法第三十三條規(guī)定的。

分析：根據(jù)本案例可以看出，在對權(quán)利要求進(jìn)行修改時，應(yīng)主要根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容來修改，假如申請人要對說明書中的實(shí)施例進(jìn)行概括，則應(yīng)當(dāng)考慮概括后的技術(shù)特征是否包含了不能根據(jù)說明書的相關(guān)記載來直接地毫無疑義地確定的其它內(nèi)容，如果包含了這樣的內(nèi)容，那么這樣的修改通常是不符合專利法第三十三條規(guī)定的。

【案例2】

申請?zhí)枺?00910142953.0申請人：索尼株式會社申請日：2007年1月18日（優(yōu)先權(quán)日：2006年1月18日）

原始權(quán)利要求1：

1.一種裝載了第一記錄介質(zhì)和第二記錄介質(zhì)中的一個的用于拍攝對象的第一圖像的圖像拍攝裝置，所述圖像拍攝裝置包括：

檢測裝置，用于檢測所述圖像拍攝裝置是否裝載了所述第二記錄介質(zhì)；

確定裝置，用于根據(jù)檢測結(jié)果確定所述圖像拍攝裝置是否裝載了所述第二記錄介質(zhì)；以及顯示控制裝置，用于當(dāng)確定沒有裝載所述第二記錄介質(zhì)時，控制第二圖像中第三圖像的顯示，使得所述第三圖像不疊加在所述第一圖像上，所述第二圖像允許用戶指示各種功能的激活，以及，所述第三圖像允許所述用戶指示當(dāng)所述圖像拍攝裝置裝載了所述第二記錄介質(zhì)時所述用戶可操作的功能的激活。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的裝置，其中，所述第二圖像包括第一圖標(biāo)，允許所述用戶指示用于允許用戶選擇各種功能的屏幕的顯示，第二圖標(biāo)，允許所述用戶指示當(dāng)所述圖像拍攝裝置裝載了第一記錄介質(zhì)時所述用戶可操作的功能的激活，以及第三圖標(biāo)，允許所述用戶指示當(dāng)所述圖像拍攝裝置裝載了第二記錄介質(zhì)時所述用戶可操作的功能的激活，其中所述第三圖像為所述第三圖標(biāo)。

在第一次審查意見通知書中，審查員指出權(quán)利要求1相對于對比文件不具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。為克服權(quán)利要求1存在的新穎性缺陷，申請人根據(jù)說明書中的相關(guān)記載將權(quán)利要求1修改為下述形式：

1.一種裝載了第一記錄介質(zhì)和第二記錄介質(zhì)中的一個的用于拍攝對象的第一圖像的圖像拍攝裝置，所述圖像拍攝裝置包括：

檢測裝置，用于先后檢測所述圖像拍攝裝置是否裝載了所述第一記錄介質(zhì)和所述第二記錄介質(zhì)；確定裝置，用于根據(jù)檢測結(jié)果先后確定所述圖像拍攝裝置是否裝載了所述第一記錄介質(zhì)和所述第二記錄介質(zhì)；以及顯示控制裝置，用于當(dāng)確定沒有裝載所述第一記錄介質(zhì)時，控制包括第一圖標(biāo)、第二圖標(biāo)和第三圖標(biāo)的第二圖像中的第二圖標(biāo)的顯示，使得所述第二圖標(biāo)不疊加在所述第一圖像上，用于當(dāng)確定沒有裝載所述第二記錄介質(zhì)時，控制所述第二圖像中的所述第三圖標(biāo)的顯示，使得所述第三圖標(biāo)不疊加在所述第一圖像上。

為克服新穎性的缺陷，修改后的權(quán)利要求增加了檢測“第一記錄介質(zhì)”并控制相應(yīng)的圖標(biāo)顯示的技術(shù)特征，使之區(qū)別于審查員檢索到的對比文件。在說明書中，關(guān)于該部分功能的實(shí)現(xiàn)以結(jié)合附圖的具體實(shí)施例來描述，在該實(shí)施例中分別檢測“磁帶”和“存儲卡”是否被裝載，并相應(yīng)地控制圖標(biāo)141A和141B的顯示和隱藏。假如說明書中僅記載了這一種實(shí)施方式，根據(jù)說明書中的檢測和確定“磁帶”是否被裝載而概括得出權(quán)利要求中的檢測和確定“第一記錄介質(zhì)”是否被裝載的修改方式將被質(zhì)疑其修改方式不符合專利法第三十三條的規(guī)定。但是在說明書中的其它多處還記載了：“記錄介質(zhì)可以為磁帶或DVD，也可以是諸如硬盤驅(qū)動器的存儲裝置”、“數(shù)碼攝像機(jī)可以根據(jù)需要裝載記錄介質(zhì)”、“不管所裝載的記錄介質(zhì)的類型如何，數(shù)碼攝像機(jī)都能改變在LCD面板上顯示的按鈕”，結(jié)合說明書中的這些記載，可以直接地毫無疑義地推出權(quán)利要求中檢測和確定“第一記錄介質(zhì)”的相關(guān)技術(shù)特征，因而該修改符合專利法第三十三條的規(guī)定。此外，結(jié)合原從屬權(quán)利要求3關(guān)于“第二圖標(biāo)”、“第三圖標(biāo)”的描述，將說明書中具體所指的圖標(biāo)141A概括式修改為“第二圖標(biāo)”也符合專利法第三十三條的規(guī)定。

分析：根據(jù)本案例可以看出，當(dāng)說明書中關(guān)于某些技術(shù)特征存在概括式的記載、并有具體的實(shí)施例予以支持時，申請人可以將說明書實(shí)施例中的下位概念修改為權(quán)利要求中的上位概念，對于這樣的修改，申請人可以在意見陳述中指出修改依據(jù)并陳述合理進(jìn)行上位概括式修改的理由，以便更好的與審查員進(jìn)行溝通，加快發(fā)明專利申請的審批進(jìn)程。

【案例3】

申請?zhí)枺?00880017905.2申請人：LG電子株式會社

申請日：2008年4月8日（優(yōu)先權(quán)日：2007年4月10日）原始權(quán)利要求1：

1.一種數(shù)據(jù)處理方法，包括：

將描述主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的第一節(jié)目表信息與所述主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)復(fù)用，并且將第二節(jié)目表信息與移動業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)復(fù)用，所述第二節(jié)目表信息描述所述移動業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并且包括從所述第一節(jié)目表信息標(biāo)識的信息；

對已復(fù)用的移動業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)執(zhí)行糾錯編碼處理，并且以數(shù)據(jù)包為單位將進(jìn)行了所述糾錯編碼處理的所述移動業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與所述已復(fù)用的主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)復(fù)用；以及調(diào)制和發(fā)送所述已復(fù)用的數(shù)據(jù)包。

申請人在該P(yáng)CT申請進(jìn)入國家階段后對權(quán)利要求書進(jìn)行主動修改，重新撰寫提交了1組權(quán)利要求：

1.一種在發(fā)送器中發(fā)送廣播信號的方法，所述方法包括：

預(yù)處理移動數(shù)據(jù)，其中預(yù)處理移動數(shù)據(jù)包括：

對二維里德-索洛蒙RS幀進(jìn)行編碼，通過所述二維RS幀對所述移動數(shù)據(jù)進(jìn)行里德-索洛蒙-循環(huán)冗余校驗(yàn)RS-CRC編碼，將編碼后的RS幀分成多個部分，其中所述移動數(shù)據(jù)包括具有業(yè)務(wù)類型信息的信令表，所述業(yè)務(wù)類型信息標(biāo)識所述移動數(shù)據(jù)中承載的移動業(yè)務(wù)的類型；形成所述移動數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)組，其中所述數(shù)據(jù)組包括信令信息、已知數(shù)據(jù)序列、以及所述多個部分中的一個部分，其中用于主要數(shù)據(jù)、MPEG-2報頭以及非系統(tǒng)RS奇偶性的占位符被插入到每個數(shù)據(jù)組中；

在所述數(shù)據(jù)組中形成包括數(shù)據(jù)的移動數(shù)據(jù)包；

對所述移動數(shù)據(jù)包和包括主要數(shù)據(jù)的主要數(shù)據(jù)包進(jìn)行復(fù)用；

分別對復(fù)用的數(shù)據(jù)包中的主要數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)RS編碼，以及對復(fù)用的數(shù)據(jù)包中的移動數(shù)據(jù)進(jìn)行非系統(tǒng)RS編碼；以及

發(fā)送包括RS編碼的主要數(shù)據(jù)和移動數(shù)據(jù)的廣播信號。

申請人在PCT申請進(jìn)入國家階段后，根據(jù)說明書中所記載的一個具體實(shí)施例來重新概括撰寫了一組權(quán)利要求。說明書中的實(shí)施例記載了發(fā)送廣播信號時的各個具體步驟及詳細(xì)參數(shù)，但是修改后的權(quán)利要求中則僅記載了說明書中的關(guān)鍵步驟，省略了其余的次要步驟和參數(shù)等內(nèi)容，因而包含了不能根據(jù)說明書的記載來直接地毫無疑義地確定的其它實(shí)施方式，這樣的修改不能被接受。假如申請人堅(jiān)持修改后的權(quán)利要求，那么在發(fā)明專利的實(shí)質(zhì)審查階段，本案通常得不到授權(quán)。

分析：根據(jù)本案例可以看出，在對權(quán)利要求進(jìn)行修改時，假如根據(jù)說明書中記載的具體實(shí)施例來重新概括得出一個技術(shù)方案，由于省略了實(shí)施例中的某些具體步驟和參數(shù)，使得概括得出的技術(shù)方案包含了說明書中沒有記載也不能直接地毫無疑義地確定的內(nèi)容，因而這樣的修改通常不符合專利法第三十三條的規(guī)定。

3 建議

根據(jù)以上案例，結(jié)合近年來實(shí)質(zhì)審查過程中的修改超范圍判斷標(biāo)準(zhǔn)，筆者對于電視圖像領(lǐng)域的申請人在修改申請文件時提出以下建議：

1）在修改時盡量根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書的文字記載來修改，避免修改后出現(xiàn)沒有充足實(shí)施例佐證的情況下而對說明書的某個實(shí)施例進(jìn)行概括得出的技術(shù)方案。

2）假如申請人認(rèn)為在原說明書和權(quán)利要求書中沒有文字記載的內(nèi)容可以根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書來直接地毫無疑義地確定，則應(yīng)當(dāng)在意見陳述中說明理由，以便更好地通過書面形式與審查員進(jìn)行溝通，加快專利的審批進(jìn)程。

3）申請文件的撰寫，特別是權(quán)利要求書的撰寫要慎重，避免在后續(xù)過程中對申請文件進(jìn)行重新撰寫式的修改。

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010）[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

[2]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

[3]中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則(2009)[EB/OL].[2012-06-20].http://wenku.baidu.com/view/4f049e176edb6f1aff001f3e.html.