文 / 松本祥治 吳錦偉

好發(fā)明并不意味著好專利談如何評估選擇可用于許可的專利

文 / 松本祥治 吳錦偉

如今全球所有主要高科技企業(yè)都在積極地申請專利，最近中國的企業(yè)也加入了這一行列，譬如中興、華為，其年度全球?qū)＠暾埩恳呀?jīng)名列前茅。專利已如同產(chǎn)品開發(fā)、市場、銷售那樣是構(gòu)成完整的企業(yè)戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)，這已成為業(yè)界共識。故而成功的企業(yè)都會大力推行專利戰(zhàn)略，形成龐大的專利組合。

企業(yè)可以通過取得其產(chǎn)品技術(shù)的專利來降低其使用該技術(shù)的風(fēng)險程度，防止同樣的技術(shù)為其他公司使用；并且在制造、銷售企業(yè)產(chǎn)品時能充分享受自由，避免出現(xiàn)其他公司要求支付專利使用費(fèi)，或被要求停止生產(chǎn)該產(chǎn)品的問題。

企業(yè)往往將大額資金投入到本公司的專利申請和維持上。其中不僅包括知識產(chǎn)權(quán)工作人員的費(fèi)用，還包括在全球范圍內(nèi)申請、維持專利的費(fèi)用。申請一個美國專利并將其維持20年有效所需花費(fèi)大約為2-3萬美元。而如果還需在其他國家申請，此費(fèi)用將會更大。像富士通株式會社這樣的大公司所擁有的專利達(dá)8萬多件，這些專利在全世界范圍內(nèi)申請和維持所產(chǎn)生的費(fèi)用是相當(dāng)巨大的。

以前專利業(yè)務(wù)通常被認(rèn)為是企業(yè)經(jīng)營中需要承擔(dān)的一項(xiàng)支出，但目前將專利作為企業(yè)財產(chǎn)之一的看法越來越被企業(yè)所認(rèn)同。專利申請及維持所需費(fèi)用被看作是一種投資。企業(yè)對待專利就應(yīng)該像對待其他投資一樣，探求投資利益最大化。

專利投資收益的表現(xiàn)形式不僅限于保護(hù)本公司產(chǎn)品和市場份額不受競爭對手侵犯，還存在如下一些形式。首先是運(yùn)用專利組合形成戰(zhàn)略聯(lián)盟。擁有有力的專利組合，就能對其他公司產(chǎn)生組成戰(zhàn)略聯(lián)盟的吸引力，并且在聯(lián)盟中取得有利地位。其次相較公司自身研發(fā)而言，某些技術(shù)通過許可而獲得將更為合理，擁有強(qiáng)有力的專利組合可以幫助公司取得條件較為有利的交叉許可。最后，專利是具有買賣可能性的企業(yè)財產(chǎn)。對于未使用的專利，為了生成利益且實(shí)現(xiàn)專利維持費(fèi)用最小化，有時也會在公開市場進(jìn)行買賣。

為了達(dá)成上述其中任一目標(biāo)，第一步則是先理解本公司專利組合的內(nèi)容、技術(shù)，以及技術(shù)強(qiáng)項(xiàng)、專利限制等。理論上看似簡單，但實(shí)際一個產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)內(nèi)容非常浩瀚復(fù)雜，大多數(shù)情況下企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)人員可利用的資源有限，要有效地開展此活動十分困難。對于大公司而言，從專利組合所包含的幾萬個專利中評選少數(shù)可用于許可出售的“優(yōu)質(zhì)專利”更如大海撈針。

考慮到大企業(yè)要管理成千上萬個專利，首先要進(jìn)行的工作是對專利組合進(jìn)行分類，整理成可管理模式。專利分類模式很多，例如日本的F-term分類、國際專利分類（IPC）、美國專利分類（UPC）以及德溫特分類。但具體到某一具體產(chǎn)品領(lǐng)域，這些分類法就顯得不夠貼切和精細(xì)了。例如一個半導(dǎo)體存儲器制造商，其所擁有的專利大部分都無法按上述分類方法進(jìn)行恰當(dāng)分類。這樣一來，就有必要按技術(shù)及/或產(chǎn)品對專利組合進(jìn)行手工分類。因此很多日本企業(yè)常常會有重要專利清單來記錄其重要專利，并對這些重要專利分別進(jìn)行重新審視，從而對專利的實(shí)用性進(jìn)行評價。

因此，專利評估是企業(yè)內(nèi)部所有知識產(chǎn)權(quán)工作人員應(yīng)該掌握的基礎(chǔ)技能，因?yàn)樗菍?shí)現(xiàn)公司自身專利投資利益最大化的根本，也是出發(fā)點(diǎn)。但要有效地對專利價值做出正確的評估并非易事。

本文將結(jié)合筆者長期以來在專利訴訟、許可中技術(shù)評估與支持方面的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，分析達(dá)成優(yōu)質(zhì)專利所需要的條件，同時還將就正確評估專利時所面臨的問題，以及通過使用五個評價要素來實(shí)現(xiàn)投資收益最大化作一個粗略的探討。

我們需要從企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的觀點(diǎn)出發(fā)，考慮何為優(yōu)質(zhì)專利的要素。首先，關(guān)鍵在于專利本身。必須根據(jù)專利實(shí)施例的說明和權(quán)利要求的定義正確描述目標(biāo)產(chǎn)品。專利不僅僅被用于保護(hù)產(chǎn)品和市場免受競爭對手沖擊，而且與上文所述的交叉許可，及收取專利費(fèi)用一樣，還會被用作其他用途。一般認(rèn)為對專利申請保護(hù)范圍的描述與描述清楚自身發(fā)明的產(chǎn)品技術(shù)相比而言，更為重要的是對競爭對手將來可能使用的相關(guān)技術(shù)和出現(xiàn)的相關(guān)產(chǎn)品加以說明。為此申請專利時，盡可能使用上位的用語對發(fā)明進(jìn)行說明是標(biāo)準(zhǔn)慣例。這樣一來就有可能實(shí)現(xiàn)即使未來競爭對手一旦開發(fā)出類似技術(shù)，其仍然逃脫不出本公司已經(jīng)持有的專利保護(hù)范圍。

舉個在集成電路制造領(lǐng)域通過用詞擴(kuò)大專利保護(hù)范圍的例子。DDR DRAM在專利權(quán)利要求中往往被記載為“存儲裝置”，或者最好記載為“半導(dǎo)體裝置”。同樣的DVD刻錄機(jī)則被記載為“數(shù)字記錄裝置”或“記錄裝置”，而非“DVD刻錄機(jī)”。由于技術(shù)日新月異，很難預(yù)測技術(shù)將如何變化、發(fā)展。但是，不管是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)預(yù)測還是純屬幸運(yùn)巧合的情況，上位地進(jìn)行專利用詞定義將十分有益于專利投資收益率的最大化。

多數(shù)情況下，企業(yè)會花費(fèi)大量時間選擇可用于許可的專利。但是企業(yè)選擇專利與專業(yè)評估機(jī)構(gòu)相比，見解有所不同。主要區(qū)別在于，企業(yè)雖然非常熟悉本公司的產(chǎn)品，但對不同競爭對手產(chǎn)品的了解卻非常有限。這樣的企業(yè)很容易從制造者的觀點(diǎn)出發(fā)評價專利。比如說若企業(yè)的某項(xiàng)專利解決了該企業(yè)產(chǎn)品的一個嚴(yán)重設(shè)計問題，那么這毋庸置疑是一項(xiàng)好的發(fā)明，但是該專利是否專用于本公司的一個產(chǎn)品上，還是也有可能會被競爭對手的產(chǎn)品使用，這是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)人員所難以判斷的。再比如，DRAM和閃存等類似產(chǎn)品有很多解決方案，每一方案對應(yīng)若干專利，這些專利出發(fā)點(diǎn)雖是好的，但是哪些是領(lǐng)域內(nèi)必不可少的專利，哪些是除了本企業(yè)外其他方案鮮有涉及的專利。在沒有本領(lǐng)域多年產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的情況下，這會是一個很難判斷的課題。因此選擇以許可為目的的優(yōu)質(zhì)專利遠(yuǎn)比看起來更為復(fù)雜。事實(shí)上，在很多情況下，企業(yè)優(yōu)秀的發(fā)明并沒有成為優(yōu)質(zhì)的專利。

為了更準(zhǔn)確地評價專利，我們可以通過使用以下五個評價要素，完整地評價專利能否用于交易許可。這五個要素如下：

1. 技術(shù)上的優(yōu)勢。

2. 商業(yè)影響。

3. 可否被驗(yàn)證。

4. 權(quán)利穩(wěn)定性。

5. 權(quán)利要求強(qiáng)度。

技術(shù)上的優(yōu)勢是指從技術(shù)的觀點(diǎn)評價發(fā)明。需要考慮這幾個方面：解決的問題是否重要，提出的解決方案是否優(yōu)于針對同一問題的其他解決方案，是否存在解決相同問題的其他代替方案。比較理想的應(yīng)該是解決疑難問題的發(fā)明是一個比現(xiàn)有方案更好的解決方案。

要對這點(diǎn)進(jìn)行判斷，需要具備技術(shù)方面的扎實(shí)知識和設(shè)計經(jīng)驗(yàn)。一般來說，企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)工作人員對于自己熟悉領(lǐng)域的專利是能夠進(jìn)行正確評價的，但要評價不精通的技術(shù)就會覺得比較困難。而這種情況在許可談判時會經(jīng)常發(fā)生。尤其在分析可能被競爭對手產(chǎn)品所使用的專利時，需要具備很多專業(yè)領(lǐng)域以外的知識和技術(shù)。這樣一來就有必要從公司內(nèi)部或公司外部聘請其他的專家。

這項(xiàng)指標(biāo)是從技術(shù)的觀點(diǎn)來綜合評價發(fā)明的，尚未從法律解讀，即對發(fā)明的新穎性以及發(fā)明是否有在先技術(shù)等方面未加以考慮。另外，也沒有涉及到發(fā)明是否能夠用于目前市場上正在銷售的產(chǎn)品這個重要的問題。面對這些情況該如何進(jìn)行評價，這將在以下要素中進(jìn)行相應(yīng)說明。

商業(yè)影響這一要素對評價專利的強(qiáng)弱非常重要。當(dāng)發(fā)明被產(chǎn)品采用，且該產(chǎn)品實(shí)際在市場銷售或可能銷售的情況下，企業(yè)需要考慮該發(fā)明的商業(yè)影響。

使用此要素進(jìn)行評價時，需要考慮專利已存在的年數(shù)。發(fā)明被專利化之后，經(jīng)過一定時間，專利就有可能被市場產(chǎn)品使用。這些使用信息有助于我們將專利進(jìn)行正確分級。有時會出現(xiàn)某主流產(chǎn)品明顯采用了某項(xiàng)發(fā)明的情況，這類使用信息更清楚地表明了專利的價值。此外，有時還會存在某些發(fā)明陳舊化、不能再使用的情況。例如，隨著時間的推移，會出現(xiàn)解決設(shè)計問題的標(biāo)準(zhǔn)方法，那么相關(guān)替代解決方案的專利就不再具有使用價值了。

例如噴墨式打印機(jī)，在二十世紀(jì)九十年代，壓電型、噴墨型、靜電驅(qū)動型三種技術(shù)相互競爭。但隨著時間的推移，制造商越來越少，現(xiàn)在僅有壓電型和噴墨型兩種技術(shù)被廣泛使用。據(jù)此可以明確的是，靜電驅(qū)動型噴墨技術(shù)在商業(yè)方面的影響很小。

對于新專利的價值，有時很難做出明確的判斷。因?yàn)橐话銇碚f導(dǎo)入該專利技術(shù)的市場產(chǎn)品要完全普及還為時尚早。評估較新的專利所具有的商業(yè)影響除了依據(jù)上述的技術(shù)優(yōu)勢進(jìn)行判斷外，更多地是依靠本領(lǐng)域內(nèi)的專家根據(jù)該領(lǐng)域若干年的市場變化趨勢作出判斷，這種趨勢可以通過制作一些產(chǎn)品和技術(shù)的演化路線圖來體現(xiàn)。

在使用商業(yè)影響要素評估專利時，另一必須考慮的問題是發(fā)明所適用的市場情況。市場是大還是??？是正在成長還是正在縮??？有時某專利的商業(yè)影響與一般技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)。比如，802.11無線LAN就是一個例子。如果專利中的技術(shù)被應(yīng)用于無線LAN標(biāo)準(zhǔn)，那么就很容易確定使用該技術(shù)的產(chǎn)品銷售量，因此，其專利的商業(yè)影響也就不難確定了。

產(chǎn)品銷售的地域也是一個評估商業(yè)影響時需要考慮的重要要素，具體來說它是專利所在地區(qū)的銷售額。但是，由于目前大量商品通過中國大規(guī)模的OEM企業(yè)生產(chǎn)出來并在全世界以各式各樣的品牌上市，因此要確定最終銷售的國家非常困難。這需要了解市場中的代工關(guān)系。

可否被驗(yàn)證是一個能夠?qū)ζ髽I(yè)專利許可活動效率產(chǎn)生直接影響的要素。首先，通過反向工程技術(shù)，確定能否證明市場銷售產(chǎn)品中確實(shí)采用了該項(xiàng)專利。其次，確定他人產(chǎn)品采用該專利這一過程的容易度及費(fèi)用?？煞癖或?yàn)證這一指標(biāo)發(fā)揮作用的情形如下：

1、證明專利化了的發(fā)明是否被用于競爭對手的產(chǎn)品上。即通過事先調(diào)查做好充分的準(zhǔn)備，進(jìn)行交涉時可以讓對方毫無商量的余地。

2、不采取法律手段，而利用反向工程技術(shù)就能知道本公司的發(fā)明是否被使用，從而迅速進(jìn)行交涉，并簽訂許可合同。使用這一重要要素可以節(jié)約時間和費(fèi)用，同時最大限度地調(diào)動企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)部門的有限資源。

多數(shù)大規(guī)模的電子企業(yè)及半導(dǎo)體企業(yè)都在本企業(yè)內(nèi)部的研究部門進(jìn)行反向工程。但是，大部分的內(nèi)部研究部門只一味地支持制造業(yè)務(wù)部門，而針對支持知識產(chǎn)權(quán)活動的反向工程能力非常有限。這是因?yàn)閮?nèi)部研究部門一般都不具備專利知識，而且內(nèi)部研究部門和知識產(chǎn)權(quán)部門也存在一定程度上的信息隔絕。同時其對于市場現(xiàn)狀和歷史的了解不夠充分，但這些市場知識卻是應(yīng)用反向工程進(jìn)行專利評估所必不可少的。相同的，對專利進(jìn)行評估的企業(yè)內(nèi)部知識產(chǎn)權(quán)人員要想獲得反向工程知識也非常困難。這些要素相互關(guān)聯(lián)，使得企業(yè)內(nèi)部利用反向工程正確評估專利在產(chǎn)品上可否被驗(yàn)證這一問題變得很困難。

而且，半導(dǎo)體工藝呈線寬縮小化趨勢，越來越多的功能被整合到消費(fèi)類電子產(chǎn)品系統(tǒng)的LSI上，反向工程能力隨時間推移變得越來越困難。第三方的反向工程專業(yè)企業(yè)為了分析每年向市場投入的新元器件和系統(tǒng)，必須不斷創(chuàng)新和發(fā)展本公司的技術(shù)。例如現(xiàn)在UBM Techinsights公司能夠進(jìn)行線寬28納米的芯片電路反向。

觀察組和對照組均采用標(biāo)準(zhǔn)的化療方案，對獲得CR的急性髓細(xì)胞性白血病的緩解后治療，主要包括表柔紅霉素+阿糖胞苷（DA）、高三尖杉酯醇+阿糖胞苷（HA）、米托蒽醌+阿糖胞苷（MA）、阿霉素+阿糖胞苷（AA）及中/大劑量阿糖胞苷（Ara-C）等方案；對獲得CR的急性淋巴細(xì)胞白血病患者的緩解后治療，主要包括長春新堿+柔紅霉素+環(huán)磷酰胺+強(qiáng)的松（VDCP）、足葉乙苷+阿糖胞苷（EA）以及甲氨蝶呤（HD-MTX）等方案。觀察組加用十一味參芪片（吉林金恒制藥股份有限公司，國藥準(zhǔn)字Z10900029，0.3 g/片）口服，每日服用3次，每次服4粒。

權(quán)利穩(wěn)定性，當(dāng)被他人警告使用了其專利時，應(yīng)當(dāng)對該要素予以研究利用。作為被訴侵權(quán)的第一反應(yīng)通常是主張對方的專利無效。專利制度的要點(diǎn)就是申請專利的發(fā)明必須具有新穎性和創(chuàng)造性，最早申請專利的發(fā)明者將獲得專利。因此，證明某項(xiàng)專利無效最一般的方法是證明該專利不是新技術(shù)或者屬于無創(chuàng)新性的簡單替代變換。

一般情況下，找到專利申請之前的在先技術(shù)并將專利無效的過程是一個耗時很長的復(fù)雜過程，無法在評估本公司專利組合質(zhì)量時進(jìn)行。但是，充分理解專利申請當(dāng)時最先進(jìn)技術(shù)的內(nèi)容也是有必要的。一般來說，優(yōu)質(zhì)專利的創(chuàng)作過程都比較復(fù)雜，但被廣泛使用若干年后，再重新審視該專利時會覺得它非常簡單淺顯。所以，必須回溯到當(dāng)時，忽略申請之后出現(xiàn)的其他新技術(shù)。要有效地進(jìn)行此項(xiàng)操作，最好是利用藏有相關(guān)舊技術(shù)文獻(xiàn)的圖書館。相關(guān)舊技術(shù)文獻(xiàn)是指：

1、雜志、學(xué)會的會議記錄、數(shù)據(jù)手冊、產(chǎn)品操作手冊。2、有關(guān)技術(shù)及反向工程的報告。3、發(fā)明申請之前實(shí)際的產(chǎn)品群。

隨之而來的問題是關(guān)于數(shù)據(jù)庫的保存。我們知道數(shù)年甚至十?dāng)?shù)年之前的產(chǎn)品或芯片說明書是很難覓得的，特別是若要作為無效專利的證據(jù)，還需提供相應(yīng)的購入發(fā)票和收據(jù)。更難的是證明某項(xiàng)技術(shù)在專利申請前已經(jīng)被使用，因?yàn)檫@需要查找之前所有的產(chǎn)品，并且要對找到的產(chǎn)品進(jìn)行法院認(rèn)可的權(quán)威拆解和反向。目前在集成電路領(lǐng)域加拿大的SI公司有一個保存著自70年代以來多數(shù)芯片的產(chǎn)品的樣品庫，可供進(jìn)行以專利無效為目的的在先技術(shù)產(chǎn)品查詢。

最后需要考慮的要素是權(quán)利要求強(qiáng)度。特有的權(quán)利要求語言是根據(jù)其語言來定義專利的范圍，所以非常重要。要分析判斷一個專利是否應(yīng)用在產(chǎn)品上就必須分析特有的專利權(quán)利要求語言，看其包含的所有要素是否在產(chǎn)品上得以體現(xiàn)。這就要求權(quán)利要求的語言有充分的概括性和預(yù)見性，能夠囊括市場上所有采用該技術(shù)的產(chǎn)品特征以及相應(yīng)的變形類推，甚至還要能盡量概括該技術(shù)的未來發(fā)展，使其落入權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

另外常見的是，有些專利在對權(quán)利要求進(jìn)行描述時，會將各晶體管以及晶體管固有的內(nèi)部連接進(jìn)行詳細(xì)描述。這種專利存在一個弱點(diǎn)，即通過任意增加或者減少單個晶體管，或使用其他相類似的方式連接各晶體管就可以輕易規(guī)避這個專利，這就是我們常說的專利的規(guī)避設(shè)計。

還要注意避免使用不清楚或語義含混的用語。權(quán)利要求上記載的用語意思不清楚或者專利的實(shí)施例上沒有明確定義的情況下，對于不清楚的用語意思，權(quán)利人和被許可人或者被訴訟對象關(guān)于各自主張的語義解釋的爭論會沒完沒了，甚至?xí)绊懺S可或訴訟的結(jié)果。

常見的問題如有些結(jié)構(gòu)雖然在產(chǎn)品的制造過程中存在過，但在最終產(chǎn)品上已經(jīng)不存在了，這些結(jié)構(gòu)若被寫進(jìn)權(quán)利要求將導(dǎo)致權(quán)利要求范圍不明確。例如在特定芯片制造上使用各種層和掩模的半導(dǎo)體專利時，有時會沉積一層某種物質(zhì)，接著又研磨或刻蝕去除該層物質(zhì)。那么在最終產(chǎn)品部件上不能顯示是否使用過該層物質(zhì)。

同樣的問題也會出現(xiàn)在特定制造流程實(shí)施和操作順序相關(guān)的權(quán)利要求上，比如工藝執(zhí)行時的溫度和所需時間等的工藝流程，對于這種權(quán)利要求不和競爭對手唇槍舌劍辯論質(zhì)證一番是很難證明的。

所謂言多必失，冗長且復(fù)雜的權(quán)利要求容易產(chǎn)生問題。將一個復(fù)雜的專利權(quán)利要求中的每一要素對應(yīng)上目標(biāo)產(chǎn)品，即使對一個擁有各種實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和反向手段的專業(yè)人員來說也是非常困難的。企業(yè)雖然想通過交涉協(xié)商解決專利糾紛，但仍有一部分專利糾紛最終還是要通過法院裁決。法院的法官、律師、陪審員通常都不具備技術(shù)相關(guān)的背景知識，權(quán)利要求越復(fù)雜就越難讓普通人弄清楚產(chǎn)品是否侵害了專利。

上述的一些原則不僅在專利許可中應(yīng)當(dāng)予以重視，還應(yīng)該貫徹到企業(yè)的日常專利活動中去，以便提高企業(yè)專利質(zhì)量。若要有效保護(hù)本公司的產(chǎn)品和市場不受競爭對手侵害，就必須設(shè)法讓法院和海關(guān)理解競爭對手正在侵害自己的專利。為了使公司在專利聯(lián)盟內(nèi)形成優(yōu)勢，或者對標(biāo)準(zhǔn)專利池組委會產(chǎn)生影響，就必須通過證據(jù)證明自身專利在上文所述的五個方面具有優(yōu)越性，并體現(xiàn)出與本公司結(jié)成專利聯(lián)盟或在標(biāo)準(zhǔn)中納入本公司專利的潛在益處。另一個要點(diǎn)是，在出售本公司專利組合中的專利時，要設(shè)法通過搜集并反向市場產(chǎn)品，證明該專利在市場上已有他人實(shí)際使用，進(jìn)而找到使用者的競爭對手向其出示使用證據(jù)，定能使專利賣出一個較高的價格。

企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)工作人員面臨的一個挑戰(zhàn)就是挑選出本企業(yè)的優(yōu)質(zhì)專利。要解決這個問題，就必須有豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)和精準(zhǔn)的市場預(yù)見能力。而且必須認(rèn)識到，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)專利并不一定相同。結(jié)合本文前述的諸項(xiàng)判斷標(biāo)準(zhǔn)，判斷專利可能會怎樣被使用于競爭對手的產(chǎn)品中。另外，還要利用反向工程等技術(shù)，從能否發(fā)現(xiàn)和證明專利涉及技術(shù)被他人產(chǎn)品使用的視角來評估專利，這樣才能最大限度提高企業(yè)專利的投資收益。