文 / 孫平 / 孫潔 / 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局

關(guān)于專利代理機(jī)構(gòu)代理質(zhì)量責(zé)任的探討

文 / 孫平 / 孫潔 / 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局

通過一個(gè)申請(qǐng)人與專利代理機(jī)構(gòu)之間就代理質(zhì)量發(fā)生的訴訟案例，探討專利代理機(jī)構(gòu)代理質(zhì)量問題，并針對(duì)法院的判決闡述個(gè)人的不同觀點(diǎn)，最后就專利代理中的專利代理質(zhì)量的法律責(zé)任提出了個(gè)人的意見和建議。

專利代理；代理質(zhì)量；舉證責(zé)任

專利代理是指專利代理機(jī)構(gòu)受當(dāng)事人委托，在委托權(quán)限內(nèi)，以委托人的名義，按照《專利法》的具體規(guī)定，為委托人辦理專利申請(qǐng)或者其他專利事務(wù)，且由此產(chǎn)生的后果由委托人承擔(dān)的一種擴(kuò)展了的民事法律行為[1]。專利代理是在專利代理合同成立后，由代理方即專利代理機(jī)構(gòu)履行的給付義務(wù)的行為。因此專利代理本質(zhì)上是一種民事委托合同，當(dāng)事人的雙方是專利代理機(jī)構(gòu)和委托人，專利代理機(jī)構(gòu)的職責(zé)就是接受委托人的委托，代為辦理專利相關(guān)的各項(xiàng)事務(wù)，包括專利申請(qǐng)、提出復(fù)審及參加無效宣告程序等。

隨著專利申請(qǐng)量的而不斷增加，對(duì)專利代理的需求也越來越大，例如2007年，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理的中國專利申請(qǐng)數(shù)量為69.4萬件，按當(dāng)年的專利代理率71.5%計(jì)算，專利代理數(shù)量約為49.6萬件；2011年，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理的中國專利申請(qǐng)數(shù)量激增為163.3萬件，按63%計(jì)算，專利代理數(shù)量約為102.8萬件，比4年前增加1倍還多，而同期獲得專利代理人資格者數(shù)量由8825人增加至1.2291萬人，增長率只有近40%，現(xiàn)有從業(yè)人員承擔(dān)的代理量在加大。1. 參見http://news.k8008.com/html/201208/news_1212839_1.html。因此與快速增長的中國專利申請(qǐng)量相比，專利代理人數(shù)量偏少和專利代理行業(yè)能力不足的矛盾正在顯現(xiàn)，這種矛盾還體現(xiàn)在專利代理質(zhì)量的下降，由此引發(fā)的專利代理機(jī)構(gòu)與委托人之間就專利代理質(zhì)量的糾紛也越來越多。對(duì)于如何判斷專利代理機(jī)構(gòu)在專利代理中出現(xiàn)的專利代理質(zhì)量問題，還存在許多爭議。下面通過具體的案例進(jìn)行探討。

一、典型案例簡介

2005年4月6日，原告與被告簽訂了《委托專利申請(qǐng)合同》。2. (2008)滬二中民五(知)初字第192號(hào)判決書。合同約定：原告就名稱為“鋁合金無內(nèi)框中空玻璃窗”的發(fā)明創(chuàng)造委托被告代理申請(qǐng)實(shí)用新型專利；代理費(fèi)人民幣1,400元；圖紙(說明書附圖)由原告自制；被告認(rèn)真、細(xì)致地按照中國專利法規(guī)定準(zhǔn)備專利申請(qǐng)文件，并保證通過專利局的形式審查，取得專利申請(qǐng)?zhí)枺粚?duì)實(shí)用新型專利及外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)免費(fèi)服務(wù)至授權(quán)；申請(qǐng)專利技術(shù)的新穎性檢索由原告負(fù)責(zé)，被告起到參謀作用。

合同簽訂后，原告按合同約定向被告支付了代理費(fèi)人民幣1,400元，交付了圖紙并進(jìn)行了全面的技術(shù)交底。同時(shí)，原告在被告處取得被告制作的《申請(qǐng)中國專利須知》，該須知載明：被告將按照申請(qǐng)人提供的技術(shù)交底的內(nèi)容，撰寫申請(qǐng)文件，包括：說明書、權(quán)利要求書、摘要和附圖，在提交專利局前交申請(qǐng)人審閱并簽字。2006年4月26日，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)《實(shí)用新型專利證書》。

2007年3月起，原告發(fā)現(xiàn)案外人上海華申汽車窗廠等多家企業(yè)的產(chǎn)品侵犯了原告的“鋁合金無內(nèi)框中空玻璃窗”實(shí)用新型專利權(quán)，為此，原告向上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局舉報(bào)。但是，上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局均認(rèn)定上海華申汽車窗廠等多家企業(yè)不構(gòu)成侵權(quán)。原告認(rèn)為，被告在為原告申請(qǐng)專利的過程中，違反了《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》(以下簡稱《專利法實(shí)施細(xì)則》)的有關(guān)規(guī)定，把非必要技術(shù)特征記載到獨(dú)立權(quán)利要求中去。被告的上述行為違反了《委托專利申請(qǐng)合同》的約定和《申請(qǐng)中國專利須知》的規(guī)定，已構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

被告辯稱，根據(jù)《中華人民共和國專利法》(以下簡稱《專利法》)第四十條和《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》(以下簡稱《實(shí)施細(xì)則》)第二十一條、第四十四條的規(guī)定，在原告的實(shí)用新型專利獲得專利申請(qǐng)?zhí)柕那闆r下，說明被告撰寫的申請(qǐng)文件已經(jīng)通過了專利局的形式審查，即被告提交的申請(qǐng)文件符合《專利法》和《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定;其次，原告沒有證據(jù)證明被告在權(quán)利要求書中記載了非必要特征，且必要技術(shù)特征和非必要技術(shù)特征的劃分，是依據(jù)發(fā)明目的和保護(hù)的范圍而定的，是相對(duì)概念，而非絕對(duì)概念。被告在撰寫權(quán)利要求書后，就權(quán)利要求書的內(nèi)容與原告進(jìn)行了多次溝通，原告于2005年4月14日在被告處簽收了向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交的所有專利申請(qǐng)文件，并未提出異議，因此，原告對(duì)專利申請(qǐng)文件的所有內(nèi)容是明知的。

上海市第二中級(jí)人民法院認(rèn)為，原告去被告處領(lǐng)取了被告向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交的所有申請(qǐng)文件，即有理由相信，原告對(duì)所有申請(qǐng)文件的內(nèi)容(包括權(quán)利要求書的全部內(nèi)容)有了充分的了解。在此基礎(chǔ)上，如果原告對(duì)申請(qǐng)文件的相關(guān)內(nèi)容有異議，認(rèn)為被告在權(quán)利要求書中增加了許多非必要技術(shù)特征的內(nèi)容，可以立即向被告提出，并可以要求被告按照《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，采取補(bǔ)救措施，即自申請(qǐng)日起2個(gè)月內(nèi)，向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出修改申請(qǐng)。而原告無證據(jù)證明其當(dāng)時(shí)己向被告提出異議，還簽收了全部申請(qǐng)文件。法院由此認(rèn)定，原告已對(duì)所有申請(qǐng)文件的全部內(nèi)容予以了追認(rèn)。

法院認(rèn)為，原告沒有證據(jù)證明被告在履行《委托專利申請(qǐng)合同》的過程中，存在違反《專利法》和《實(shí)施細(xì)則》的行為，沒有證據(jù)證明被告在履行《委托專利申請(qǐng)合同》的過程中，存在違約行為，因此，對(duì)原告所堅(jiān)持的被告應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任的訴訟請(qǐng)求，法院不予支持。

二、對(duì)于典型案例的分析解讀

雖然被控侵權(quán)的技術(shù)方案并未落入其實(shí)用新型專利權(quán)利要求保護(hù)的范圍，這在專利領(lǐng)域是非常常見的一種現(xiàn)象，但是對(duì)于經(jīng)過專業(yè)的專利代理機(jī)構(gòu)的代理后依然出現(xiàn)這種情況，是否屬于正常現(xiàn)象呢？從法院的審理來看，似乎認(rèn)可了這一點(diǎn)。法院認(rèn)為專利代理機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面履行了專利代理合同，在經(jīng)過原告簽字認(rèn)可的情況下提交了申請(qǐng)文件，使原告獲得了專利權(quán)，因此不承擔(dān)違約責(zé)任。但是對(duì)專利代理機(jī)構(gòu)合同義務(wù)的理解是否應(yīng)當(dāng)是法院理解的那樣，在申請(qǐng)人簽字認(rèn)可的情況下，保障申請(qǐng)人獲得專利權(quán)即可呢？筆者對(duì)此具有不同的認(rèn)識(shí)，具體理由如下。

1.專利代理合同不同于普通的民事合同，不能按照普通的民事合同判斷專利代理機(jī)構(gòu)的違約責(zé)任。

在一般的情況下，合同雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)具有“合理注意人義務(wù)”，否則就會(huì)承擔(dān)過失責(zé)任。所謂的“合理注意人義務(wù)”是指多數(shù)人在特定情況下應(yīng)當(dāng)達(dá)到的注意程度[2]。在現(xiàn)實(shí)中，對(duì)于具有特殊技能和知識(shí)的人，如醫(yī)生、律師、會(huì)計(jì)師等專業(yè)人士的標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)當(dāng)比一般人的行為標(biāo)準(zhǔn)要高一些，即要達(dá)到專業(yè)人員的行為標(biāo)準(zhǔn)。我國對(duì)專利代理人和專利代理機(jī)構(gòu)規(guī)定了非常嚴(yán)格的資格準(zhǔn)入制度，例如代理人需要通過考試并進(jìn)行執(zhí)業(yè)，專利代理機(jī)構(gòu)需要通過國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局行政審批，未經(jīng)行政審批不得從事專利代理業(yè)務(wù)。之所以設(shè)置較高的資格準(zhǔn)入制度，其主要原因是專利代理行為具有高度的專業(yè)性和技巧性，能夠撰寫質(zhì)量高的專利申請(qǐng)文件，能夠得到保護(hù)范圍合適的專利權(quán)，保證委托人的利益得到維護(hù)。因此專利代理人的性質(zhì)與醫(yī)生、律師、會(huì)計(jì)師一樣，都屬于專業(yè)人士，相應(yīng)的合理注意人的義務(wù)標(biāo)準(zhǔn)必然要高于一般人。但是法院的觀點(diǎn)實(shí)際上將專利代理人的“合理注意人義務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)等同于一般人的行為標(biāo)準(zhǔn)，并沒有體現(xiàn)專利代理行為具有高度的專業(yè)性和技巧性的特性。

2.委托人和代理機(jī)構(gòu)的雙方存在信息不對(duì)稱，因此不能以委托人是否同意提交申請(qǐng)文件作為免除代理質(zhì)量問題責(zé)任的理由。

在專利代理過程中，專利代理機(jī)構(gòu)具備一支具有專業(yè)知識(shí)和法律知識(shí)的代理人隊(duì)伍，相比較而言，委托人一般都缺乏相應(yīng)的專利法律知識(shí)和專利業(yè)務(wù)知識(shí)，也正因?yàn)槲腥撕痛頇C(jī)構(gòu)的雙方的信息不對(duì)稱才使得委托人委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行專利代理。因此委托人一般情況下并不知道如何才能得到合適的保護(hù)范圍，而需要得到合適的專利權(quán)的保護(hù)范圍也是委托人委托代理機(jī)構(gòu)的一個(gè)主要原因。法院的判決強(qiáng)調(diào)委托人同意提交相關(guān)的申請(qǐng)文件，以此來免除代理機(jī)構(gòu)的撰寫質(zhì)量問題，實(shí)際上將委托人也作為具有專利代理知識(shí)和相關(guān)法律知識(shí)的人員來對(duì)待。試想，如果委托人具有相應(yīng)的專利代理知識(shí)和相關(guān)法律知識(shí)，又怎么會(huì)花大價(jià)錢來委托代理機(jī)構(gòu)，自己完全可以處理好專利申請(qǐng)的相關(guān)事情。因此，從委托人和代理機(jī)構(gòu)的雙方的信息不對(duì)稱這一角度來說，法院的理由有一些欠妥。

3.專利代理機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)不應(yīng)失衡。

根據(jù)法理學(xué)，民事權(quán)利和義務(wù)是相對(duì)應(yīng)的，民事主體具有相應(yīng)的權(quán)利，必然要承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。在專利代理過程中，專利代理機(jī)構(gòu)的權(quán)利就是有權(quán)接受委托人的委托代理專利業(yè)務(wù)并收取報(bào)酬，而其他沒有經(jīng)過行政許可的任何單位或個(gè)人不得接受委托人委托代理專利業(yè)務(wù)，也沒有資格收取報(bào)酬。因此專利代理機(jī)構(gòu)的權(quán)利屬于國家授予的壟斷性的權(quán)利，因?yàn)槿鄙倨渌鄳?yīng)的單位的競爭， 通過行政許可的機(jī)構(gòu)收費(fèi)要高于其他沒有獲得行政許可的企業(yè)，因?yàn)橥ㄟ^行政許可就是國家對(duì)代理機(jī)構(gòu)的一個(gè)認(rèn)證，對(duì)代理機(jī)構(gòu)的一個(gè)肯定。而專利代理機(jī)構(gòu)的義務(wù)就是提供具有一定的專業(yè)性的專利申請(qǐng)，包括申請(qǐng)文件的撰寫、答復(fù)等。從法院的判決來看，專利代理機(jī)構(gòu)收取了相應(yīng)的費(fèi)用，即獲得了相應(yīng)的權(quán)利，但是在義務(wù)方面卻沒有體現(xiàn)出相應(yīng)的專業(yè)性，即沒有承擔(dān)起相應(yīng)的義務(wù)，反將專利代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的專利申請(qǐng)質(zhì)量的這一義務(wù)推給了委托人。因此從法院的判決來看，專利代理機(jī)構(gòu)的承擔(dān)的義務(wù)和權(quán)利存在明顯的不等。

4.委托人的簽字只是專利代理合同的一個(gè)附隨義務(wù)，因此不能成為專利代理機(jī)構(gòu)的免責(zé)理由。

實(shí)際上，筆者認(rèn)為，在專利代理中的委托人簽字只是表明專利代理機(jī)構(gòu)已經(jīng)通知委托人專利代理業(yè)務(wù)的進(jìn)展，屬于合同中的附隨義務(wù)，即專利代理人有義務(wù)將申請(qǐng)過程中關(guān)系到委托人的利益的事項(xiàng)告知委托人，包括專利的申請(qǐng)、專利的審查過程等，并不代表對(duì)其文件質(zhì)量、權(quán)利要求保護(hù)范圍的判斷和認(rèn)可，就如同我們不能要求消費(fèi)者對(duì)商品的質(zhì)量進(jìn)行分析和判斷一樣，因?yàn)閷＠砩暾?qǐng)的給付義務(wù)與商品一樣，委托人往往是由于對(duì)該類事務(wù)的不熟悉才需要專門委托專利代理機(jī)構(gòu)并愿意給付對(duì)價(jià)。在專利代理人協(xié)會(huì)于2009年頒布的《專利代理服務(wù)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》中規(guī)定申請(qǐng)文件的撰寫增加、放棄或者修改的技術(shù)內(nèi)容，均應(yīng)得到委托人紙件或者郵件的確認(rèn)或其他方式的確認(rèn)，定稿文件需委托人紙件或者郵件確認(rèn)。 由此可見，在該指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)中，似乎是將委托人的確認(rèn)推斷為對(duì)專利申請(qǐng)文件的認(rèn)可。但是筆者認(rèn)為，實(shí)際上中華全國專利代理人協(xié)會(huì)出臺(tái)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的目的是為了提高服務(wù)質(zhì)量，提高專利代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)意識(shí)，并不是協(xié)助專利代理機(jī)構(gòu)逃避法律責(zé)任。

5.法院只考慮了合同的字面意思，并未考慮專利代理委托合同的目的。

合同法是調(diào)整平等主體之間交易關(guān)系的法律，因此合同是交易的手段[3]，交易的目的是要獲得一定的經(jīng)濟(jì)利益。在專利代理合同中，專利代理機(jī)構(gòu)所獲得的經(jīng)濟(jì)利益是收取費(fèi)用，在本案中專利代理機(jī)構(gòu)的合同目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)；委托人的合同目的是獲得撰寫合適的專利申請(qǐng)文件，并通過該專利獲得其想要獲得的經(jīng)濟(jì)利益，并不是僅僅獲得一張專利權(quán)證書。而委托人想要獲得經(jīng)濟(jì)利益是通過專利權(quán)的獨(dú)占來實(shí)現(xiàn)的，因此獲得合適的保護(hù)范圍是委托人獲得經(jīng)濟(jì)利益的一個(gè)充分條件。如果專利授權(quán)后不能得到有效的保護(hù)，僅僅一張專利證書并不能給申請(qǐng)人帶來任何實(shí)際的權(quán)利或者實(shí)現(xiàn)其欲達(dá)到的效果，就不能稱之為申請(qǐng)人的目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。因此在本案中，雖然通過代理機(jī)構(gòu)的代理，使申請(qǐng)人獲得了專利權(quán)，從表面上看代理機(jī)構(gòu)已經(jīng)履行了合同的義務(wù)，但是該發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案并不能獲得專利權(quán)的有效保護(hù)，不能使專利權(quán)人有效地主張自己的權(quán)益。因此從合同的目的上講，專利代理機(jī)構(gòu)履行合同義務(wù)的行為已經(jīng)使申請(qǐng)人最初委托代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)專利的目的落空，因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)為專利代理機(jī)構(gòu)存在違約的行為。

6.從合同解釋的角度出發(fā)，專利代理機(jī)構(gòu)存在違約行為

我國《合同法》第六十二條規(guī)定：質(zhì)量要求不明確的，按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履行；沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，按照通常標(biāo)準(zhǔn)或者符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)履行。對(duì)于專利代理委托合同，我國沒有統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者通用的標(biāo)準(zhǔn)，這是否意味著就是按照雙方約定來確定權(quán)利義務(wù)呢？筆者認(rèn)為在專利代理委托合同中，還存在著推定的默示條款，即法律上暗含的條款。默示條款是合同履行之必須，否則合同所欲達(dá)到的目的無法實(shí)現(xiàn)。筆者認(rèn)為，專利代理委托合同的默示條款應(yīng)當(dāng)保證專利代理質(zhì)量要在形式上符合專利法及其相關(guān)的規(guī)定，此處的形式上的要求一般包括不需要通過檢索直接可以確定的一些問題，例如公開不充分、實(shí)用性、不予授權(quán)的主題、權(quán)利要求清楚等內(nèi)容需要符合專利申請(qǐng)的要求，同時(shí)也要對(duì)于根據(jù)申請(qǐng)人或者自己檢索的最接近的對(duì)比文件來確定合理的保護(hù)范圍。因?yàn)樯鲜鰡栴}對(duì)于一個(gè)專業(yè)的專利代理人可以在撰寫申請(qǐng)文件前或撰寫完成后直接發(fā)現(xiàn)。對(duì)于需要檢索來確定的一些問題，例如新穎性和創(chuàng)造性，則需要根據(jù)合同的約定來進(jìn)行，例如委托人委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢索，則需要將其新穎性和明顯的創(chuàng)造性作為其默示條款，對(duì)于有爭議的創(chuàng)造性，筆者認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)將其作為默示條款。本案中的必要技術(shù)特征，因?yàn)樯暾?qǐng)人提交了交底材料，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)按照交底材料以及新穎性檢索材料（如果進(jìn)行檢索）確定必要技術(shù)特征。因此如果代理機(jī)構(gòu)沒有撰寫好必要技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為專利代理機(jī)構(gòu)存在違約行為。

7.從專利代理行業(yè)發(fā)展來看，法院的上述判決會(huì)影響代理行業(yè)的健康發(fā)展。

目前專利代理行業(yè)的發(fā)展過程中，存在著不少掛證和無證代理的現(xiàn)象。掛證現(xiàn)象實(shí)際上也相當(dāng)于無證代理，因?yàn)榇砣藢⒋碜C借給他人使用，自己并不參與代理。從法院的判斷來看，只要是申請(qǐng)人簽字確認(rèn)，就可以認(rèn)為是申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件的認(rèn)可，從而免除代理機(jī)構(gòu)的責(zé)任，這就導(dǎo)致專利代理行業(yè)只有收益，基本上沒有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵趯?shí)際代理過程中，專利代理機(jī)構(gòu)一般都會(huì)要求委托人簽字確認(rèn)，這也是《專利代理服務(wù)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》中的要求。因此上述判決會(huì)導(dǎo)致掛證現(xiàn)象以及黑代理問題更加嚴(yán)重，從而影響專利代理行業(yè)的健康發(fā)展。

三、關(guān)于確立專利代理質(zhì)量責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的建議

針對(duì)前面提出的各種問題，筆者提出如下建議。

1.對(duì)于專利代理質(zhì)量，應(yīng)當(dāng)盡快出臺(tái)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以便專利代理合同中的雙方權(quán)利義務(wù)進(jìn)一步明確。

專利代理的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)從專利代理的目的出發(fā)，以所取得專利權(quán)的有效保護(hù)為原則。在專利代理實(shí)務(wù)糾紛認(rèn)定中，我們一方面不能期望專利代理機(jī)構(gòu)是一個(gè)無所不能、過高質(zhì)量的代理主體，正如我們不能苛刻地要求每一個(gè)運(yùn)動(dòng)員都應(yīng)該是世界冠軍，認(rèn)為其應(yīng)當(dāng)提供該技術(shù)方案所能獲得的最高水準(zhǔn)的專利保護(hù)。如果這樣，對(duì)其違約認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)就會(huì)提高，那么專利代理機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和成本也會(huì)加大，從而挫傷其積極性，打擊專利代理行業(yè)的發(fā)展。另一方面，我們也不能對(duì)專利代理機(jī)構(gòu)履行義務(wù)的能力期望值過低，使專利代理方有為其違約行為責(zé)任推脫的理由，那樣顯然不利于申請(qǐng)人合法權(quán)益的維護(hù)。因此，筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以“專利代理的合理人注意義務(wù)”為認(rèn)定參照。

專利代理人都通過了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的統(tǒng)一考試，具有較強(qiáng)的專業(yè)性，應(yīng)當(dāng)屬于專利領(lǐng)域的專有人才，應(yīng)當(dāng)具有專利代理領(lǐng)域通常應(yīng)當(dāng)達(dá)到的水平，即承擔(dān)專利代理的合理人注意義務(wù)。所謂專利代理人的合理注意人義務(wù)是指主要看其他專利代理人處于接受委托的專利代理人的情況下，會(huì)做出相同的行為還是不同的行為，如果做出相同的行為，則可以推斷代理人盡到了相應(yīng)的義務(wù)，不承擔(dān)責(zé)任，否則，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。對(duì)于專利代理人的合理人注意義務(wù)通常應(yīng)當(dāng)達(dá)到的水平，筆者認(rèn)為包括如下的內(nèi)容：

1） 專利代理人應(yīng)當(dāng)具有代理資格，例如按照目前的要求是應(yīng)當(dāng)取得資格證和執(zhí)業(yè)證，如果不符合專利代理資格的要求而進(jìn)行代理，相當(dāng)于無證代理，應(yīng)當(dāng)直接認(rèn)定代理機(jī)構(gòu)存在違約；

2） 全面掌握申請(qǐng)人提交的交底材料以及提交的其他現(xiàn)有技術(shù)文件，并根據(jù)提供的資料或者自己檢索的現(xiàn)有技術(shù)來確定合適的保護(hù)范圍，如果代理人根據(jù)申請(qǐng)人提交的材料或者自己檢索的材料得到的保護(hù)范圍不合適，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為代理機(jī)構(gòu)違約；

3） 全面掌握專利撰寫和答復(fù)的相關(guān)知識(shí)，包括不需要通過檢索能夠明顯確定的問題，例如說明書公開充分、權(quán)利要求書的實(shí)用性、發(fā)明保護(hù)的主題等發(fā)明是否屬于不予授權(quán)等，如果因?yàn)樯鲜雒黠@的問題導(dǎo)致的申請(qǐng)文件無法獲得授權(quán)，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為代理機(jī)構(gòu)存在違約；

4） 全面掌握專利復(fù)審和無效的撰寫和答復(fù)的相關(guān)知識(shí)，包括復(fù)審和無效理由的撰寫等；

5） 全面掌握專利申請(qǐng)、復(fù)審和無效的流程，如果因?yàn)閷＠頇C(jī)構(gòu)導(dǎo)致的流程上出現(xiàn)問題而使得專利申請(qǐng)駁回或視撤，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定代理機(jī)構(gòu)存在違約。

2．對(duì)于委托人明顯堅(jiān)持的意見，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行免責(zé)。

在申請(qǐng)過程中，代理機(jī)構(gòu)具有的一個(gè)附隨義務(wù)是說明義務(wù)。所謂的說明義務(wù)是指專利代理過程中，例如提交申請(qǐng)文件或者答復(fù)審查意見通知書的過程中，如果委托人指示錯(cuò)誤，明顯不利于其合法利益時(shí)，專利代理人應(yīng)當(dāng)向委托人充分說明其指示存在的問題以及相應(yīng)的后果。如果申請(qǐng)人堅(jiān)持自己的意見，則因?yàn)樯暾?qǐng)人的堅(jiān)持導(dǎo)致的專利申請(qǐng)的駁回或者視撤，代理機(jī)構(gòu)將不承擔(dān)責(zé)任。

3.對(duì)于屬于自由裁量的內(nèi)容，專利代理機(jī)構(gòu)免責(zé)。

專利代理過程中涉及到較多的是法律應(yīng)用和事實(shí)認(rèn)定的問題，對(duì)于法律應(yīng)用問題，需要進(jìn)行法律解釋，法律解釋必然會(huì)存在一些產(chǎn)生爭議的邊界區(qū)域[4]，同樣，對(duì)于事實(shí)的認(rèn)定也會(huì)存在爭議區(qū)域。在爭議區(qū)域，因?yàn)闆]有統(tǒng)一的處理方式，每個(gè)專利代理人會(huì)做出相同的行為還是不同的行為的比例差不多，因此專利代理人可以進(jìn)行自由裁量來確定處理方式，但是需要將處理方式的利弊提前告知委托人。筆者認(rèn)為在爭議區(qū)域內(nèi)處理相關(guān)事宜，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定專利代理機(jī)構(gòu)存在責(zé)任。對(duì)于爭議區(qū)域，最為常見的另一個(gè)例子就是創(chuàng)造性的認(rèn)定，不同的代理人對(duì)于結(jié)合的啟示具有不同的認(rèn)識(shí)，因此可能處理的結(jié)果就會(huì)不同。

4.關(guān)于專利代理質(zhì)量的糾紛處理中，建議有條件地進(jìn)行責(zé)任推定

民事證明責(zé)任的一般原則是誰提出誰舉證，因此對(duì)于專利代理責(zé)任來說，要證明專利代理機(jī)構(gòu)存在責(zé)任，自然需要委托人舉證。但是在專利代理過程中，委托人相對(duì)于專利代理機(jī)構(gòu)來說，在對(duì)案件的信息占有上處于劣勢地位，遠(yuǎn)離案件證據(jù)，產(chǎn)生了舉證困難或舉證不能的情形，此時(shí)有一種觀點(diǎn)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)采用舉證責(zé)任倒置較為合理，即專利代理機(jī)構(gòu)舉證其代理質(zhì)量符合要求[5]。但是如果采用舉證責(zé)任倒置，很可能會(huì)產(chǎn)生大量的針對(duì)專利代理機(jī)構(gòu)關(guān)于專利代理質(zhì)量的訴訟，甚至?xí)a(chǎn)生許多惡意訴訟，這樣會(huì)導(dǎo)致專利代理機(jī)構(gòu)整天忙于訴訟而無法有效開展專利代理業(yè)務(wù)，因此，筆者不贊成專利代理質(zhì)量的糾紛處理中采用舉證責(zé)任倒置的方式。

筆者認(rèn)為，針對(duì)委托人在舉證責(zé)任上的劣勢地位，可以通過有條件的責(zé)任推定方式來推定專利代理機(jī)構(gòu)具有一定的責(zé)任。此時(shí)的條件應(yīng)當(dāng)進(jìn)行嚴(yán)格的限制，否則條件過于寬松，則依然會(huì)產(chǎn)生大量的針對(duì)專利代理機(jī)構(gòu)的訴訟，甚至包括惡意訴訟。筆者認(rèn)為，此時(shí)的條件應(yīng)當(dāng)局限于專利權(quán)人在維護(hù)自己的權(quán)利失敗的情況，例如通過法院侵權(quán)判決，發(fā)現(xiàn)自己專利文件撰寫存在問題，或者因?yàn)楣_不充分或者其他明顯的問題而被復(fù)審委無效。當(dāng)委托人沒有證據(jù)證明權(quán)利損失的時(shí)候，不允許進(jìn)行責(zé)任的推定。一旦進(jìn)行責(zé)任的推定，則在委托人舉證證明權(quán)利遭受損害的時(shí)候，此時(shí)專利代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)證明自己存在免責(zé)的情況，例如撰寫中與委托人明顯堅(jiān)持按照自己的意見進(jìn)行撰寫，例如創(chuàng)造性無效中，針對(duì)創(chuàng)造性問題存在的自由裁量的情況等。筆者認(rèn)為，此時(shí)的專利代理機(jī)構(gòu)免責(zé)的證明可以認(rèn)為是證明責(zé)任中的特殊構(gòu)成要件， 因此需要由專利代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行舉證。

對(duì)于責(zé)任推定的方式的證明標(biāo)準(zhǔn)，其客觀證明責(zé)任依然在委托人一方，即當(dāng)專利代理機(jī)構(gòu)的責(zé)任認(rèn)定處于無法確定的情況下，此時(shí)的客觀證明責(zé)任依然由委托人承擔(dān)，這一點(diǎn)也與舉證責(zé)任倒置不同。

[1]吳觀樂.專利代理實(shí)務(wù)[M]，北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2007:9.

[2]王勝明.中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法釋義[M].北京：法律出版社2010：41.

[3]韓世遠(yuǎn).合同法總論（第三版）[M].北京：法律出版社2011：3,46.

[4]王利明.法律解釋學(xué)導(dǎo)論-以民法為視角[M].北京：法律出版社2009：212.

[5] 戈曉美.專利代理行為民事責(zé)任分析[D].蘭州：蘭州大學(xué)，2011：34.