劉衛(wèi)東

摘 要 “轉(zhuǎn)換保護”機制有利于鼓勵發(fā)明創(chuàng)造者積極申請發(fā)明專利；可以彌補從發(fā)明專利申請日到發(fā)明專利授權(quán)以前，發(fā)明專利申請人的合法權(quán)益得不到有效保護的缺陷；能有效彌補實用新型穩(wěn)定性較差的弱點，并減少“問題專利”的數(shù)量，較為有效地緩解了專利申請積壓的矛盾。

關(guān)鍵詞 專利 轉(zhuǎn)換保護

對所有同時采用發(fā)明專利制度和實用新型制度的國家，都有可能存在同一申請人就同一發(fā)明創(chuàng)造同時提出發(fā)明和實用新型專利申請從而導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)的可能性。在全世界范圍內(nèi)，對實用新型主要采取三種保護模式，一是將其作為專利法的一部分，與發(fā)明專利同樣保護，大多數(shù)國家采用的是這種方法；二是對其進行專門立法，如德國、日本和韓國等；三是將實用新型制度作為外觀設(shè)計法的一部分，如意大利、烏拉圭等。而我國是將發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計都規(guī)定在一部專利法中。雖然美國沒有實用新型制度，但是其針對發(fā)明專利之間的重復(fù)授權(quán)問題的解決方式，也值得參考。所以下文將以美國、日本、德國三個典型國家為參考，探討其關(guān)于避免重復(fù)授權(quán)的立法經(jīng)驗。

一、美國的相關(guān)規(guī)定

美國的專利制度中沒有實用新型這種類型，因此不存在實用新型與發(fā)明專利相互轉(zhuǎn)換的問題。其禁止重復(fù)授權(quán)原則僅是針對發(fā)明專利之間的重復(fù)授權(quán)現(xiàn)象，包括兩種情況：1、同一申請人已經(jīng)就相同的發(fā)明創(chuàng)造獲得了一項專利權(quán)。在這種情況下，其解決方案是申請人陳述先后兩個申請不相同的理由，或者對在后專利申請的權(quán)利要求進行修改使其與已獲得專利權(quán)的發(fā)明專利技術(shù)方案不實質(zhì)相同，否則，駁回其在后申請。2、同一申請人在后申請的專利是在先取得的專利的顯而易見的變形。此時，需要申請人通過聲明放棄重合期，從而避免專利保護期限的延長?？梢钥闯觯绹挠^點認(rèn)為，專利到期后，對發(fā)明或者該發(fā)明的顯而易見的變形，公眾都可以自由使用。盡管在非法定的“顯而易見類型”情況下，前后兩個專利在授權(quán)后有同時存在的重合期，但是美國不關(guān)心這段重合期，而是十分在意到期后的延長。我們可以由此推斷出：在美國，同時存在的重合期不是問題的所在，而到期后的延長才是美國專利制度所不能容忍的。既然不容忍延長，美國的做法就很直接，不是通過放棄其中一個專利而防止重合，而是讓專利權(quán)人作出一個聲明，將后一專利的到期日提前到在先專利的到期日，即后一專利在在先專利的到期日那一天就提前終止?？梢?，美國的做法是剪除后一段的延長期而不關(guān)心前一段的重合期。

二、日本的相關(guān)規(guī)定

日本通過專門的立法對實用新型進行保護，并且對其專利法和實用新型法都規(guī)定了先申請原則。無論是同一申請人，還是不同申請人，也無論是申請兩項實用新型專利、兩項發(fā)明專利或者一項發(fā)明專利和一項實用新型專利，都按照先申請原則處理。從而在立法上很有效的防止了重復(fù)授權(quán)的產(chǎn)生。但是并不是說在日本實用新型和發(fā)明專利之間就不可以轉(zhuǎn)換，因為其還規(guī)定了專門的轉(zhuǎn)換制度。實用新型登記申請可以轉(zhuǎn)換為發(fā)明專利申請，但是這種轉(zhuǎn)換必須在在先申請被授權(quán)之前作出，也就是說，只有兩項申請之間可以相互轉(zhuǎn)換。并且實用新型登記申請被轉(zhuǎn)換后，該原申請被視為撤回。根據(jù)《日本特許法》第46條規(guī)定：“實用新案注冊申請人，可將實用新案注冊申請案改為特許申請案。但對該實用新案注冊申請應(yīng)予拒絕之最初審定副本自交送日起經(jīng)過三十天之后，或其實用新案注冊申請日起已經(jīng)過七年之后（對其實用新案注冊申請案應(yīng)予拒絕之最初審定的副本自交送日起三十天之內(nèi)的期間除外），不在此限。

三、德國的相關(guān)規(guī)定

德國是實用新型專利的創(chuàng)始國。在德國，實用新型由專門的立法對其保護。申請人可以對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既提出發(fā)明專利申請，又提出實用新型注冊申請，而且“如果發(fā)明專利申請?zhí)岢鲈谇埃瑢嵱眯滦妥陨暾堖€可以要求發(fā)明專利申請的申請日，和該申請所享有的優(yōu)先權(quán)日”。德國專利法和實用新型法中并沒有因為已經(jīng)有同樣的發(fā)明創(chuàng)造在先獲得了實用新型注冊保護而必須撤銷發(fā)明專利或者使之無效的規(guī)定，也沒有在授予發(fā)明專利權(quán)之前要求申請人放棄其實用新型注冊的規(guī)定。也就是說，在德國，同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造是可以同時享有發(fā)明專利權(quán)和實用新型注冊保護的。

四、我國的情況介紹

我國在上個世紀(jì)90年代，國家知識產(chǎn)權(quán)局受理的專利申請數(shù)量不斷增加，而審查員嚴(yán)重不足，導(dǎo)致出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的申請積壓現(xiàn)象，一些發(fā)明專利申請需要等待6-7年才能被授予專利權(quán)，引起了申請人和社會公眾的強烈反響。為了及時解決這一問題，在不修改《專利法》和《專利法實施條例》的情況下，國家知識產(chǎn)權(quán)局在《審查指南》中創(chuàng)立這樣一種制度，即允許同一申請人同日或者先后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請發(fā)明專利，又申請實用新型專利。由于對實用新型專利申請僅進行初步審查，能夠很快被授予實用新型專利權(quán)，因此申請人可以就其發(fā)明創(chuàng)造及時獲得專利保護；在對其發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查后，認(rèn)為符合授權(quán)條件的，只要該申請人聲明放棄其已經(jīng)獲得的實用新型專利權(quán)，就可以授予其發(fā)明專利權(quán)，因此申請人可以就其發(fā)明創(chuàng)造獲得更長期限的專利保護?！稗D(zhuǎn)換保護”機制有利于鼓勵發(fā)明創(chuàng)造者積極申請發(fā)明專利；可以彌補從發(fā)明專利申請日到發(fā)明專利授權(quán)以前，發(fā)明專利申請人的合法權(quán)益得不到有效保護的缺陷；能有效彌補實用新型穩(wěn)定性較差的弱點，并減少“問題專利”的數(shù)量。該措施較為有效地緩解了專利申請積壓的矛盾。

（作者單位：河南省知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心）