毛思婧

2014年10月30日，由美國(guó)凱拓國(guó)際律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱凱拓）舉辦的“2014知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律研討會(huì)”在上海舉行，來(lái)自凱拓的4位在美合伙人專程飛抵上海，和近百名企業(yè)法務(wù)人員分享探討了美國(guó)專利近期的最新動(dòng)態(tài)。

應(yīng)對(duì)非執(zhí)業(yè)實(shí)體（NPE）

隨著專利貨幣化的不斷發(fā)展，非執(zhí)業(yè)實(shí)體、專利質(zhì)押等都成為專利獲利的相關(guān)詞。自2008年起，在美國(guó)法院提起的專利案件數(shù)呈急速上升狀態(tài)，截止至2013年9月，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)遠(yuǎn)超6000件，其中近50%案件的提起者都是非執(zhí)業(yè)實(shí)體（以下簡(jiǎn)稱NPE）。凱拓合伙人Babak Sani先生指出，在近20年來(lái)的法院判決中，盡管平均損害賠償?shù)臄?shù)字有所下降，但NPE獲得的平均損害賠償仍保持著高于執(zhí)業(yè)實(shí)體獲得賠償?shù)乃?。近幾年，專利交易市?chǎng)迅速發(fā)展，2013年，柯達(dá)公司以5.2億美元的價(jià)格出售了自己1100件專利，其中的收購(gòu)方除了像蘋果、三星這樣的大財(cái)團(tuán)外，也包括NPE的巨頭高智發(fā)明。NPE擁有大量的專利，通過(guò)專利授權(quán)和專利訴訟獲取利益，對(duì)整個(gè)專利市場(chǎng)形成了不小的沖擊，打破了傳統(tǒng)的概念。

很多人認(rèn)為，對(duì)于NPE這類專利流氓，在早期進(jìn)行和解是一種示弱的表現(xiàn)，這反而會(huì)鼓勵(lì)NPE去訴訟更多其他的公司，以此獲得更多利益。凱拓合伙人James Isbester先生卻不這么認(rèn)為。在他看來(lái)，早期和解是一種理性的行為。他認(rèn)為，NPE提起訴訟的目的有兩個(gè)，一是更早地獲得款項(xiàng)來(lái)資助其進(jìn)行訴訟；二是確認(rèn)專利的有效性。早期和解反而會(huì)盡可能地降低被告的成本，一旦其他公司率先和NPE達(dá)成了以上目的，那么被告想要再和NPE和解就會(huì)變得非常困難。若不進(jìn)行早期和解，一旦讓NPE知曉了被告的銷售業(yè)績(jī)，還可能導(dǎo)致NPE根據(jù)得到的相關(guān)資料向法院請(qǐng)求提高訴訟的賠償額，到時(shí)候反而會(huì)得不償失。

針對(duì)不同類型的NPE，Isbester先生和與會(huì)企業(yè)代表提出了不同的應(yīng)對(duì)策略。例如像高智發(fā)明這類的“巨型流氓”，它們擁有充足的資金和專業(yè)的訴訟團(tuán)隊(duì)，相比其他類型的NPE而言更愿意提起訴訟，針對(duì)此類巨型流氓，絕不能輕視它們，應(yīng)該把其視為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手去積極應(yīng)對(duì)訴訟。而面對(duì)上市公司，其大量購(gòu)買專利的原因在于裝飾其業(yè)績(jī)報(bào)告，它們通常希望盡可能得降低其訴訟成本并獲得早期收益。提出中止審理往往會(huì)打斷上市公司的業(yè)務(wù)模式，造成其利益損失，因此如何更好地利用中止審理等程序有助于企業(yè)應(yīng)對(duì)此類專利流氓。Isbester先生在會(huì)上提醒中國(guó)企業(yè)，在訴訟過(guò)程中，被告應(yīng)盡可能簡(jiǎn)化取證的流程，更多地依賴非正式的取證方式來(lái)降低成本。此外，還要減少提交申請(qǐng)的數(shù)量，把重心集中于關(guān)鍵點(diǎn)上，對(duì)侵權(quán)辯論中的問(wèn)題予以質(zhì)疑即可。同時(shí)，要盡量避免使用一些成本高昂的訴訟工具，如大規(guī)模的數(shù)據(jù)庫(kù)文件及視頻證據(jù)等，這些證據(jù)無(wú)論是在制作管理還是在庭審出示時(shí)都會(huì)增加成本。

為了防止NPE帶來(lái)的不利影響，許多防御性專利集合體也應(yīng)運(yùn)而生，其中最為成功的例子是RPX。作為會(huì)員制專利風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)提供商，RPX從市場(chǎng)中收購(gòu)專利，通過(guò)繳納年費(fèi)的方式訂購(gòu)專利組合，保證其會(huì)員不會(huì)因?yàn)檫@些專利而遭遇訴訟，從而有效地避免了相關(guān)領(lǐng)域的侵權(quán)訴訟。據(jù)Sani先生介紹，RPX目前持有約4500項(xiàng)專利資產(chǎn)，也成功地在520項(xiàng)訴訟中駁回了逾65項(xiàng)專利起訴。

多方復(fù)審（Inter Partes Review，IPR）

Isbester先生認(rèn)為，NPE的訴訟將永久存在于美國(guó)商業(yè)之中，但是如今該問(wèn)題已經(jīng)比過(guò)去要容易管理得多，多方復(fù)審逐漸開始成為對(duì)NPE專利展開進(jìn)攻的強(qiáng)大工具。

建立在原多方再審程序之上，于2012年9月16日生效的多方復(fù)審程序是美國(guó)法典第35編中一個(gè)新的專利無(wú)效程序。據(jù)介紹，該程序在美國(guó)專利商標(biāo)局的專利審判和上訴委員會(huì)進(jìn)行，可以對(duì)任何類型的已有專利就其新穎性和顯而易見性提起多方復(fù)審。該程序允許除專利權(quán)人以外的任何人挑戰(zhàn)現(xiàn)有專利，但只能以專利和印刷出版物為質(zhì)疑基礎(chǔ)。值得注意的是，若提起人為相關(guān)專利訴訟的被告，為避免被告利用多方復(fù)審程序拖延相關(guān)的訴訟程序，多方復(fù)審首次提起的時(shí)間被限定在送達(dá)起訴狀之后的一年內(nèi)。

作為一個(gè)迷你版的無(wú)效訴訟程序，多方復(fù)審涵蓋了審訊以及證據(jù)發(fā)現(xiàn)等具有訴訟性質(zhì)的程序。凱拓合伙人WabKadaba先生向與會(huì)企業(yè)介紹，多方復(fù)審程序最大的優(yōu)點(diǎn)在于高效，整個(gè)程序最長(zhǎng)在立案后1年內(nèi)（特殊情況可以延長(zhǎng)至一年半）即可作出終局判決，而聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟往往需要幾倍的時(shí)間。除了時(shí)間短之外，多方復(fù)審程序的花費(fèi)也比較低廉，而一般聯(lián)邦法院的專利訴訟往往動(dòng)輒幾百萬(wàn)美元。更重要的是，在多方復(fù)審程序中，美國(guó)專利商標(biāo)局的法官都具有專業(yè)的技術(shù)背景，這更有利于公正地判決。

另外，David Sipiora先生也提到了多方復(fù)審程序的另一個(gè)重要作用——為正在進(jìn)行的訴訟提供中止訴訟的機(jī)會(huì)。在中止審理的過(guò)程中，不會(huì)產(chǎn)生訴訟費(fèi)用，因此通過(guò)多方復(fù)審程序，被告的訴訟成本會(huì)相應(yīng)降低。據(jù)了解，在過(guò)去的兩年中，申請(qǐng)多方復(fù)審的案件有近76%批準(zhǔn)了其中止申請(qǐng)。

當(dāng)然，多方復(fù)審程序也是有風(fēng)險(xiǎn)的。凱拓律師提醒國(guó)內(nèi)企業(yè)，當(dāng)相關(guān)的專利有效性訴訟已經(jīng)在進(jìn)行中時(shí)，那么則無(wú)法提起該程序。如果挑戰(zhàn)方敗訴，今后他就再也不能在任何程序（包括聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟和337調(diào)查）中用同樣的理由提出專利無(wú)效的請(qǐng)求。因此，無(wú)論是選擇訴訟，還是選擇多方復(fù)審程序，都必須做好充分的準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)。

在專業(yè)律師看來(lái)，多方復(fù)審提供了較易質(zhì)疑專利有效性的方法，已經(jīng)成為非常高效的工具，可以有效降低被告的訴訟成本，同時(shí)能夠迫使專利所有權(quán)人考慮更有利于訴訟的和解方式，避免訴訟帶來(lái)額外的經(jīng)濟(jì)損失。Kadab先生也指出，該程序只能適用于不太復(fù)雜的專利訴訟。

據(jù)了解，凱拓國(guó)際律師事務(wù)所（KilpatrickTownsend）是一家在全球擁有18個(gè)分支機(jī)構(gòu)的美國(guó)律所，在中國(guó)已積累近十年的經(jīng)驗(yàn)。凱拓知識(shí)產(chǎn)權(quán)部擁有超過(guò)300名律師，其上海辦公室立足張江高科技園，重點(diǎn)為張江高科技企業(yè)提供在美法律服務(wù)。