陳資赟

永康市人民法院

涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題

陳資赟

永康市人民法院

隨著我國改革開放的不斷推進(jìn)，外向型經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。在國際貿(mào)易中，涉外定牌加工是我國經(jīng)濟(jì)對外開放的一種主要的貿(mào)易方式。由于我國是發(fā)展中國家，勞動力的價(jià)格低廉，吸引不少外資投資成立出口加工企業(yè)，而且出口經(jīng)濟(jì)在一定時期內(nèi)將長期存在。其中涉外定牌加工業(yè)務(wù)也為該類企業(yè)經(jīng)常采用。但是在涉外定牌加工中涉及到商標(biāo)的使用，也容易發(fā)生商標(biāo)侵權(quán)糾紛。

涉外定牌加工；商標(biāo)侵權(quán)

商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)以造成相關(guān)公眾的混淆為必要條件，對于定牌加工貿(mào)易中加工方在出口商品上貼附商標(biāo)與中國相關(guān)商標(biāo)權(quán)人的注冊商標(biāo)相同或近似的行為，是否會構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

定牌加工，在我國又稱為定牌生產(chǎn)，簡稱OEM，英文可以翻譯為“原始設(shè)備制造商”。定牌加工是目前國際市場上一項(xiàng)十分流行的而又行之有效的生產(chǎn)形式。近年來，隨著我國定牌加工貿(mào)易的增長，由此引發(fā)的商標(biāo)糾紛也不斷增多，其表現(xiàn)形式呈多樣化，原因也較為復(fù)雜。其中一種情形為受境外商標(biāo)權(quán)人委托定牌加工，該商品僅用于出口，并不在國內(nèi)銷售，而加工方貼附有商品上的商標(biāo)同他人在中國注冊的商標(biāo)相同或近似，這種商標(biāo)使用行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，在理論和實(shí)務(wù)中一直存有爭議。

在定牌加工的具體合同中，加工產(chǎn)品所需的原材料有的是委托加工方提供，有的由加工方根據(jù)委托方自己采購。但是在兩者交付的產(chǎn)品上所使用的商標(biāo)，均按委托定做方的要求予以標(biāo)記，加工方進(jìn)行產(chǎn)品加工的行為屬于受托行為。1

商標(biāo)使用之侵權(quán)行為在定牌加工中，相應(yīng)的爭議為：

1、是否有商標(biāo)注冊人的許可

這里的商標(biāo)注冊人應(yīng)當(dāng)為中國大陸依法獲得商標(biāo)注冊的商標(biāo)注冊人，不是在境外取得的注冊商標(biāo)的注冊人。商標(biāo)權(quán)作為知識產(chǎn)權(quán)的一種，具有地域?qū)傩浴?因此，境外的商標(biāo)注冊人的許可本身不能認(rèn)為是《商標(biāo)法》第五十二條中的“商標(biāo)注冊人的許可”。因此，在涉外定牌加工行為中，定作方在境外取得的商標(biāo)權(quán)在中國不具有效力，不享有商標(biāo)專有權(quán)，也不構(gòu)成定作方或加工方商標(biāo)侵權(quán)抗辯的法定事由。同樣，對在我國是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的判定，不存在適用外國法的問題，只能適用中國的相關(guān)法律。商標(biāo)的地域性決定了我國的商標(biāo)法律制度只保護(hù)在我國注冊的商標(biāo)權(quán)人。

2、定牌加工是否屬于商標(biāo)的使用

筆者認(rèn)為，對我國《商標(biāo)法》所規(guī)定的商標(biāo)的“使用”含義，《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條有明確的規(guī)定：商標(biāo)法和本條例所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。涉外定牌加工行為明顯落入了該規(guī)定中“使用”的范圍。

3、未在國內(nèi)銷售的法律后果，是否是產(chǎn)生混淆，構(gòu)成侵權(quán)

筆者認(rèn)為，首先，知識產(chǎn)權(quán)理論有別于傳統(tǒng)民事侵權(quán)理論，并不以實(shí)際損害事實(shí)發(fā)生為構(gòu)成要件，在我國的商標(biāo)法律體系下，是否給商標(biāo)權(quán)人造成損害并不能影響商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定。其次，在理論上，混淆原則確實(shí)是判斷商標(biāo)侵權(quán)的基本原則。但在目前我國的商標(biāo)法律框架下，法律、法規(guī)、司法解釋明確規(guī)定混淆原則作為認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)要件的，只限于對馳名商標(biāo)的保護(hù)、商標(biāo)名稱或者裝潢與商標(biāo)的沖突、企業(yè)字號與商標(biāo)的沖突、域名與商標(biāo)的沖突、類似商標(biāo)或服務(wù)的認(rèn)定、商標(biāo)相似性的判定等方面。3

據(jù)上，筆者認(rèn)為，對涉外定牌加工行為是否構(gòu)成侵犯中國商標(biāo)注冊人的專用權(quán)的判定，既要遵守我國目前的商標(biāo)法律規(guī)定，又應(yīng)該重視OEM產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的現(xiàn)狀，充分考量中國商標(biāo)權(quán)人、定作方、加工方三者之間的利益平衡。核心是在我國現(xiàn)有的法律框架下，如何適用和理解商標(biāo)混淆的原則問題。

商標(biāo)最基本的功能是識別功能。識別性包含了兩種關(guān)系：商標(biāo)與商品或服務(wù)之間的聯(lián)；商標(biāo)所標(biāo)示的商品或服務(wù)與提供者之間的聯(lián)系。任何商標(biāo)都應(yīng)當(dāng)具有可識別性，這樣才能夠?qū)⑾M(fèi)者引導(dǎo)到某種商品或服務(wù)上，使消費(fèi)者正確區(qū)分某類商品或服務(wù)的不同提供者。因此，商標(biāo)權(quán)人對商標(biāo)的使用，其主要目的在于使消費(fèi)者不致對其商品或服務(wù)與其它生產(chǎn)經(jīng)營者的商品或服務(wù)發(fā)生混淆和誤認(rèn)。

商標(biāo)的混淆原則正是基于保護(hù)商標(biāo)的識別性而產(chǎn)生的。混淆原則包含兩層含義：1、消費(fèi)者無從分辨或混同兩個事實(shí)上產(chǎn)自不同企業(yè)的商品，即消費(fèi)者對商標(biāo)與其所標(biāo)示的商品或服務(wù)的聯(lián)系發(fā)生誤認(rèn)；2、消費(fèi)者很清楚某一商品不可能由某一企業(yè)直接生產(chǎn)，但卻可能認(rèn)為該企業(yè)與實(shí)際生產(chǎn)者之間存在某種許可、授權(quán)或參股的關(guān)系，但由于實(shí)際上并不存在這種關(guān)系，消費(fèi)者就有關(guān)商品或服務(wù)的來源發(fā)生誤認(rèn)或混同。由此，混淆包括實(shí)際混淆和混淆的可能兩種，在混淆的判斷中應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷?；煜瓌t的基本出發(fā)點(diǎn)應(yīng)在于防止消費(fèi)者發(fā)生誤認(rèn)，混淆主要侵害了商標(biāo)的本質(zhì)屬性——識別功能。但在我國的商標(biāo)法律規(guī)定中，并沒有將混淆原則作為判定所有商標(biāo)侵權(quán)的必要條件。

根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)界的主流觀點(diǎn)，知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)認(rèn)定暨停止侵權(quán)之民事責(zé)任的認(rèn)定，不需要考慮過錯，而知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的賠償責(zé)任的認(rèn)定，還是采納過錯責(zé)任原則，或者說是過錯推定原則。那么作為加工方，在加工過程中要對自己的侵權(quán)行為承擔(dān)民事責(zé)任，有過錯的應(yīng)當(dāng)賠償責(zé)任。加工方在加工過程中未盡到審查義務(wù)，侵害他人商標(biāo)專有權(quán)的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

從賠償責(zé)任構(gòu)成要件來看，知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)理論有別于傳統(tǒng)民事侵權(quán)理論，并不以損害事實(shí)發(fā)生為構(gòu)成要件，在我國商標(biāo)法體系下，也是如此。4

法律是各種社會利益的博弈結(jié)果，是利益平衡的產(chǎn)物，而法律所追求的利益目標(biāo)，即為立法機(jī)關(guān)的政策目標(biāo)，因此法律是政策選擇的結(jié)果。在境內(nèi)貿(mào)易定牌加工中，加工方的商標(biāo)侵權(quán)賠償責(zé)任適用過錯責(zé)任，以加工方是否履行了合理的商標(biāo)使用權(quán)審查義務(wù)為是否承擔(dān)賠償責(zé)任的判斷標(biāo)準(zhǔn)，符合發(fā)展社會經(jīng)濟(jì)的政策目標(biāo)，也滿足了保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益的政策要求。在對外定牌加工中，境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人由于利益驅(qū)動，要求禁止未經(jīng)其許可的貼牌加工行為，而司法機(jī)關(guān)出于保守的天性，對法律進(jìn)行嚴(yán)格的解釋適用，認(rèn)定對外定牌加工中標(biāo)示境內(nèi)商標(biāo)的行為屬于商標(biāo)侵權(quán)的行為，恰好滿足了境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的利益需求，但是對加工業(yè)卻是造成了一定的不利影響。

注釋

1張玉敏：《涉外“定牌加工”商標(biāo)侵權(quán)糾紛的法律適用》，《知識產(chǎn)權(quán)》2008年第4期，p71

2祝建軍：《涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)》，《人民司法?案例》2008年第2期，p57-58

3方雙復(fù)：《涉外定牌生產(chǎn)中商標(biāo)侵權(quán)行為的認(rèn)定》，《電子知識產(chǎn)權(quán)》2006年第12期，p44

4吳漢東：《知識產(chǎn)權(quán)法》，中國政法大學(xué)出版社，2002