淺析我國引入部分外觀設(shè)計保護制度的必要性

○張 靜 蘇建亞

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心 北京 100081）

隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)展和消費水平的不斷提高，企業(yè)之間的競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品之間的競爭，不同企業(yè)之間同類型產(chǎn)品的競爭就日趨激烈，產(chǎn)品的更新?lián)Q代也逐步加快。對于一些傳統(tǒng)的或者產(chǎn)品開發(fā)相對比較成熟的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品整體改進的設(shè)計空間已經(jīng)很小，且部分產(chǎn)品的外形整體上幾乎無法改變，故只能對產(chǎn)品的局部進行創(chuàng)新和改進。然而由于我國專利法對外觀設(shè)計專利的保護是整個產(chǎn)品的外觀設(shè)計，雖然有相似外觀設(shè)計保護制度，但由于設(shè)計時間以及產(chǎn)品本身的局限性，有不少設(shè)計無法同時按照相似外觀設(shè)計提交專利申請。在初步審查時，若在后申請對產(chǎn)品作局部的設(shè)計以整體產(chǎn)品形式提交申請，產(chǎn)品的局部創(chuàng)新可能被認定為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”而不能獲得專利權(quán)。即使獲得了外觀設(shè)計專利權(quán)，在后續(xù)的無效程序中，也可能由于與在先的外觀設(shè)計專利整體相近似被認定為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”被宣告專利權(quán)無效。因此，在我國引入部分外觀設(shè)計保護制度已經(jīng)成為必然。

一、各國關(guān)于部分外觀設(shè)計的法律規(guī)定

歐美一些發(fā)達國家較早地開始了對部分外觀設(shè)計進行保護的制度。歐洲2002年頒布的《歐盟理事會共同體外觀設(shè)計保護條例》，指出歐共體外觀的保護對象不僅可以是工業(yè)品或手工藝品的整體外觀設(shè)計，還可以是工業(yè)品或手工藝品的部分外觀設(shè)計，包括其顏色、輪廓、形狀、線條、產(chǎn)品本身的紋理、材料或其裝飾。在歐盟所有成員國內(nèi)，無論是注冊外觀設(shè)計還是非注冊外觀設(shè)計，均保護部分外觀設(shè)計。美國《專利法》第171條第1款規(guī)定：“就產(chǎn)品而發(fā)明的任何新的、原創(chuàng)性的和裝飾性的外觀設(shè)計，其發(fā)明者可依據(jù)本法的規(guī)定和要求獲得專利?！贝藯l款并未規(guī)定可獲專利權(quán)的外觀設(shè)計必須是完整的產(chǎn)品。

在以日本為首的亞洲地區(qū)也逐步開始了對部分外觀設(shè)計進行保護的制度。日本1999年開始實施新的意匠法，對產(chǎn)品中具有新穎性的部分提供了部分外觀設(shè)計保護。日本意匠法第2條第1款規(guī)定：“本法所稱的外觀設(shè)計是指對產(chǎn)品（包括產(chǎn)品的一部分。除第8條外）的形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合所做出的通過視覺引起美感的設(shè)計”。韓國從2001年7月1日開始實施部分外觀設(shè)計保護制度。韓國外觀設(shè)計保護法第2條規(guī)定：“外觀設(shè)計是指產(chǎn)生視覺美感印象的產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩或其結(jié)合；除適用本法第12條時之外，同樣適用于產(chǎn)品的一部分以及字體?！?/p>

我國專利審查指南（2010版）在“不授予外觀設(shè)計專利權(quán)的情形”中列舉了“產(chǎn)品的不能分割或者不能單獨出售且不能單獨使用的局部設(shè)計，例如襪跟、帽檐、杯把等”。根據(jù)指南規(guī)定可以推斷出：外觀設(shè)計專利的保護被明確限定為對產(chǎn)品的整體保護。而針對產(chǎn)品某一部分的形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合進行創(chuàng)新設(shè)計的部分外觀設(shè)計，其屬于產(chǎn)品不可分割的組成部分，不屬于現(xiàn)行專利法中的外觀設(shè)計專利保護客體。因此，在我國初步審查實踐中排除了對產(chǎn)品部分外觀設(shè)計的保護。

二、我國現(xiàn)行的相似外觀設(shè)計保護制度

由于目前沒有實行部分外觀設(shè)計保護制度，同時為了滿足市場的需求且避免被侵權(quán)無效掉，我國專利法第三次修改后，引入了“相似外觀設(shè)計”這一概念，不僅減少了申請人提交多個申請文件的繁瑣程序，也為申請人節(jié)省了經(jīng)濟費用，同時，一定程度上消除了“重復(fù)授權(quán)”和“抵觸申請”的影響，保護了外觀設(shè)計專利申請人的合法權(quán)益。專利審查指南（2010版）第一部分第三章9.1中指出：根據(jù)專利法第三十一條第二款的規(guī)定，同一產(chǎn)品兩項以上的相似外觀設(shè)計可以作為一件申請?zhí)岢?。一件外觀設(shè)計專利申請中的相似外觀設(shè)計不得超過10項。判斷相似外觀設(shè)計時，應(yīng)當將其他外觀設(shè)計與基本外觀設(shè)計單獨進行對比。一般情況下，經(jīng)整體觀察，如果其他外觀設(shè)計和基本外觀設(shè)計具有相同或者相近似的，并且二者之間的區(qū)別點在于局部細微變化、該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計、設(shè)計單元重復(fù)排列或者僅色彩要素的變化等情形，則通常認為二者屬于相似的外觀設(shè)計。同一申請人對一種產(chǎn)品的外觀提出新的設(shè)計方案時，為了滿足市場的需求，可能在形成一種基本設(shè)計方案的同時，圍繞該基本設(shè)計方案形成許多與該基本設(shè)計相似的設(shè)計方案。因此，要想進行全部保護就應(yīng)向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出相似設(shè)計專利申請。

相似外觀設(shè)計是相對于基本外觀設(shè)計而言的。所謂基本外觀設(shè)計，它是由申請人在多個設(shè)計中選擇出來的設(shè)計，相似外觀設(shè)計是與此相關(guān)的基于同一個設(shè)計構(gòu)思創(chuàng)造出來的設(shè)計。由此可以看出，相似外觀設(shè)計由同一申請人提出申請，必須和基本外觀設(shè)計同時提出。因此，相似外觀設(shè)計既有獨立性又有依賴性。其獨立性主要表現(xiàn)在每一項設(shè)計都是一個獨立的設(shè)計，可以與基本設(shè)計相分離。也就是說，若相似外觀設(shè)計中除基本設(shè)計外的每一項設(shè)計與基本設(shè)計不相似，則應(yīng)刪除不相似的設(shè)計或者以分案形式提出。另外，若合案申請的多項相似外觀設(shè)計中的一項外觀設(shè)計因侵權(quán)判斷為相同或者相近似而被宣告無效并不意味著其余項的外觀設(shè)計也無效。其依賴性主要表現(xiàn)在相似外觀設(shè)計中的每一項設(shè)計不能單獨進行轉(zhuǎn)讓或者保護，必須捆綁在一起進行轉(zhuǎn)讓或者保護。專利權(quán)人在放棄專利權(quán)時必須同時放棄所有的外觀設(shè)計，即“放棄專利權(quán)只能放棄一件專利的全部，放棄部分專利權(quán)的聲明視為未提出”。由此可見，申請人有可能會因某種原因造成專利權(quán)無法得到更有利的保護。

三、我國引入部分外觀設(shè)計制度的必要性

目前，我國專利法實行整體外觀設(shè)計保護制度，其不足之處主要有以下幾點。

第一，在將外觀設(shè)計作為一個整體進行保護的情況下，對產(chǎn)品部分的改進會因為在先權(quán)利的存在而喪失新穎性，不能得到授權(quán)；而對一些外觀已經(jīng)相對固定的產(chǎn)品來說不會有很大的改進空間，打擊了設(shè)計者的積極性，違背了專利法的立法宗旨。

第二，一些申請人借鑒國外主要工業(yè)外觀設(shè)計大國在申請外觀設(shè)計時的通行做法，利用實線、虛線、參考圖以及設(shè)計要點來突出說明要求保護的設(shè)計要部，但由于現(xiàn)行保護制度的規(guī)定，導(dǎo)致申請人需將申請文件中用虛線表示的部分改為實線，從而無法突出要求保護的產(chǎn)品的設(shè)計要部。

第三，整體保護制度容易使設(shè)計的要部被忽視，而設(shè)計要部的不明確常常導(dǎo)致外觀設(shè)計專利保護范圍不合理的擴大，進而使侵權(quán)的認定也變得困難。

現(xiàn)行《專利法》引入了TRIPS協(xié)議中所采用的外觀設(shè)計授權(quán)標準，從而提高了我國外觀設(shè)計專利權(quán)的授權(quán)標準，激勵著我國產(chǎn)品外觀的創(chuàng)新水平不斷提高。既然外觀設(shè)計制度的原意是保護產(chǎn)品外觀設(shè)計中的創(chuàng)新，那么產(chǎn)品的局部創(chuàng)新就應(yīng)當受到保護，只有這樣才符合對產(chǎn)品外觀設(shè)計保護的初衷，才能真正發(fā)揮專利保護的優(yōu)勢，推動產(chǎn)品外觀設(shè)計的不斷創(chuàng)新。部分外觀設(shè)計指的是產(chǎn)品的不可分割或者不能單獨出售且不能單獨使用的部分，不能以獨立的形式存在，必須依附于產(chǎn)品本身。那么整體設(shè)計和部分設(shè)計的區(qū)別就在于是否能與產(chǎn)品相分離，能與產(chǎn)品相分離就可以申請整體外觀設(shè)計保護，不能與產(chǎn)品分離就可以以部分外觀設(shè)計進行保護。

所以，我國引入部分外觀設(shè)計可以解決以下問題。

可以使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)或者設(shè)計空間相對較小的領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品的創(chuàng)新得到更加充分有效的保護；克服了時間的局限性，對更新?lián)Q代較快的產(chǎn)品或者系列產(chǎn)品的創(chuàng)新得到更加充分有效的保護，鼓勵不同的設(shè)計人對同一產(chǎn)品進行創(chuàng)新設(shè)計；由于部分外觀設(shè)計是在整體外觀設(shè)計的基礎(chǔ)上做出的，故對部分外觀設(shè)計的侵權(quán)判斷是將整體外觀設(shè)計的判斷范圍縮小了，同時也使產(chǎn)品的設(shè)計要部更加明確，使侵權(quán)判定更加簡單透明化。

四、關(guān)于我國部分外觀設(shè)計的立法建議及積極意義

引入部分外觀設(shè)計保護制度后，那么產(chǎn)品的外觀設(shè)計既包含產(chǎn)品的整體外觀設(shè)計又包含產(chǎn)品的部分外觀設(shè)計。因此，可參考日本意匠法第2條第1款的規(guī)定，將我國專利法第二條第四款修改為：“外觀設(shè)計，是指對產(chǎn)品（包括產(chǎn)品的部分）的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計，所謂的部分是指產(chǎn)品的不能分割或者不能單獨出售且不能單獨使用的部分且為產(chǎn)品獨創(chuàng)性的部分”。

引入部分外觀設(shè)計保護制度，能夠刺激設(shè)計者創(chuàng)作的積極性，也會使設(shè)計水平以及設(shè)計質(zhì)量有所提升，使申請人或者企業(yè)獲得更好的經(jīng)濟效益，對樹立產(chǎn)品和企業(yè)的形象有一定的促進作用。設(shè)計水平、設(shè)計質(zhì)量的提高同樣會帶來產(chǎn)品質(zhì)量的提高，有利于提升我們的生活質(zhì)量。高質(zhì)量的產(chǎn)品能促進社會的多樣性發(fā)展，有利于推進社會的和諧建設(shè)。部分外觀設(shè)計保護制度的引入意味著我國對產(chǎn)品外觀設(shè)計保護的加強，能夠縮短與國際知識產(chǎn)權(quán)保護之間的距離，極大地促進我國專利保護制度的完善。

雖然引入部分外觀設(shè)計保護制度會帶來許多正面的影響，但任何事物都有兩面性，故該制度的引入同樣會帶來一系列的問題，如：如何凸顯該部分為產(chǎn)品的獨創(chuàng)性部分以及保護范圍等。目前外觀設(shè)計仍實施初步審查制度，部分外觀設(shè)計仍可以采用整體產(chǎn)品的名稱來命名，采用虛實線相結(jié)合的方式提交視圖，獨創(chuàng)性部分用實線進行繪制，產(chǎn)品的其余部分用虛線繪制，若實線部分在整體中所占比例較小，應(yīng)同時提交該部分的放大圖，同樣簡要說明中對設(shè)計要點的描述應(yīng)簡明扼要且與部分設(shè)計的內(nèi)容一致，而不是寬泛的描述為“外觀設(shè)計的設(shè)計要點在于形狀”、“外觀設(shè)計的設(shè)計要點在于X視圖”等；建議寫為“外觀設(shè)計的設(shè)計要點在于視圖中實線所示部分的設(shè)計”。根據(jù)專利法第五十九條第二款的規(guī)定：外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準。因此，該部分外觀設(shè)計的保護范圍仍為產(chǎn)品的整體，以及相類似的同類產(chǎn)品均應(yīng)受到保護，但突出了產(chǎn)品的設(shè)計要部，會使產(chǎn)品的侵權(quán)認定變得簡單明了。

[1]國家知識產(chǎn)權(quán)局：專利審查指南[M].知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[2]李明德：歐盟知識產(chǎn)權(quán)法[M].法律出版社，2010.

[3]杜穎、易繼明：日本專利法[M].經(jīng)濟科學(xué)出版社，2009.