從審查實踐反思實用新型專利申請

經(jīng)驗人：田飛飛 羅曉雅

自1985 年4 月1 日《中華人民共和國專利法》開始施行，我國就建立了囊括發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計三種專利的專利制度。筆者在國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索與服務(wù)系統(tǒng)（簡稱S系統(tǒng)）中，進入CNABS數(shù)據(jù)庫進行查詢得出，2014 年，發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計三種專利分別獲得授權(quán)公告的件數(shù)為233863、700577、364283，其分別占授權(quán)專利總量的18%、54%、28%。由以上數(shù)據(jù)可以看出，實用新型專利在2014 年三種獲得授權(quán)中所占比例最大，這也是以其審查周期短、審批程序簡單、費用低、有利于專利市場化等優(yōu)點受到申請人熱切關(guān)注的直接體現(xiàn)。經(jīng)過專利法的幾次修改，目前，我國實用新型專利的保護期限為10 年，并于2001 年7 月開始實施初步審查加評價（檢索）報告制度，2008 年修改后的《專利法》進一步將其完善為專利權(quán)評價報告制度。

本文從有關(guān)實用新型的審查實踐，提出實用新型專利申請需注意的問題，對于國內(nèi)申請人更好地了解和利用實用新型制度，更快、更好地獲得適當?shù)膶＠Ｗo具有一定的指導和借鑒意義。

實用新型專利權(quán)的取得

每件實用新型專利申請必須符合專利法關(guān)于實用新型的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過國務(wù)院專利行政部門受理、初步審查合格后，才能獲得專利權(quán)。筆者認為，申請人要想快速取得實用新型專利權(quán)，需在提交專利申請時注意如下幾個方面。

（1）注意提交申請的主題必須為產(chǎn)品。因為實用新型只保護產(chǎn)品，其應當是經(jīng)過產(chǎn)業(yè)方法制造的，有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的實體。一切方法以及未經(jīng)人工制造的自然存在的物品不屬于實用新型專利保護的客體。如果盲目申請保護一種技術(shù)、工藝、方法、計算機程序或產(chǎn)品的特定用途，其必然不符合要求。

（2）申請文件要完整，必須有附圖。對于實用新型專利申請，依照專利法第26 條的規(guī)定，“應當提交請求書、說明書及其摘要和權(quán)利要求書等文件”，專利法實施細則第38、39 條規(guī)定實用新型必須包括附圖，缺少幅圖，國務(wù)院專利行政部門將不予受理。對于申請文件中必須有附圖的要求，是實用新型區(qū)別與發(fā)明的重要區(qū)別之一，提交的實用新型專利申請沒有附圖，連獲得初步審查的機會都沒有。因此，完整的實用新型的申請文件應當包括“請求書、說明書、說明書附圖、摘要附圖、權(quán)利要求書、說明書摘要”（以下簡稱“五書”）。

（3）正確解讀審查員發(fā)出的通知書，仔細補正，積極與審查員進行交互、溝通。初步審查是實用新型專利申請是否能獲得授權(quán)的必經(jīng)程序，《專利審查指南2010》對實用新型專利申請的初步審查作了具體規(guī)定，實用新型專利申請的初步審查包括形式缺陷審查和明顯實質(zhì)性缺陷審查。對涉及五書、補正文件、簽章及部分著錄項目變更、申請文件中文字、圖片格式以及其他文件如優(yōu)先權(quán)、專利代理委托書、部分費用等可通過補正克服的形式缺陷的實用新型專利申請，審查員會發(fā)出補正通知書；對涉及有關(guān)保護客體、是否違反法律、社會公德或者妨害公共利益、向外申請的保密審查、新穎性、實用性、單一性、權(quán)利要求清楚簡要/得到說明書的支持、說明書清楚完整等不可能通過補正克服的明顯實質(zhì)性缺陷的實用新型專利申請，審查員會發(fā)出審查意見通知書。

上述兩種通知書的答復期限均為自收到通知書之日起兩個月，期滿未答復的，專利申請將被視為撤回。然而，其導致的法律后果卻不盡相同，對于前者所指出的缺陷，經(jīng)申請人補正以后仍存在原缺陷的，審查員會再發(fā)一次補正通知書，當申請人再次補正后，仍未克服原缺陷的，本申請將被駁回；然而，對于后者所指出的缺陷，經(jīng)申請人補正未克服原缺陷的，將直接導致本申請被駁回。換句話說就是二者的駁回時機不同，前者屬于“多補駁回”，后者屬于“一次駁回”，對于補正可克服的缺陷，申請人多了一次聽證機會。補正通知書是實用新型專利申請中最常見的通知書，其通常也表示本申請具備授權(quán)前景，只要申請人按照通知書的要求克服存在的缺陷，即可獲得專利權(quán)，然而“多補駁回”暗含了國務(wù)院專利行政部門協(xié)助申請人獲得權(quán)利同時又兼顧節(jié)約審查資源的意思。因此，申請人并不會有無限制地修改下去機會。然而，如果只是因為小小的形式缺陷而被駁回，錯失專利權(quán)是很可惜的，即便申請人進一步修改好申請文件以后走向復審獲得了專利權(quán)，也會是對申請人精力財力的浪費，延長了獲得專利權(quán)的時間，同時也無疑增加了專利復審委員會的負擔，也是一種不必要的行政資源的浪費。對于此類通知書的答復，筆者認為，申請人應仔細閱讀通知書內(nèi)容，并逐條對照修改，盡量避免遺漏問題導致的多次補正；另外，要適當利用電話討論，加快審查進程，補正通知書涉及的形式缺陷尤其適于討論，申請人可撥打通知書末尾審查員的電話，來消除對于通知書中審查意見的疑問，以更好更快地克服缺陷。

（4）采用電子申請以提高申請、補正效率。為了更快捷、方便地獲得專利授權(quán)，申請人可以采用電子申請代替紙件申請，由于節(jié)約了郵路時間，通知書于發(fā)文日當天即可到達申請人，而申請人在收到通知書以后，在當天作出答復，審查員也因此可以更快地看到申請人的補正文件，并繼續(xù)審查。即電子申請將大大節(jié)約審批時間，加快了專利申請的審查，便于申請人快速取得專利權(quán)。申請人有關(guān)電子申請的問題可以撥打國家知識產(chǎn)權(quán)局電子申請咨詢電話010-62088050。

穩(wěn)定、有效的專利權(quán)的構(gòu)建

由于實用新型專利不進行實質(zhì)審查，沒有經(jīng)過檢索，只是在初步審查合格后即獲得授權(quán)，因而授權(quán)后的權(quán)利穩(wěn)定性相對發(fā)明較低。因此，申請人若想獲得一個穩(wěn)定、有效的專利權(quán)，上述審查制度對實用新型專利申請文件的撰寫實際上提出了比發(fā)明甚至更為嚴格的要求。

（1）應當注意說明書的清楚完整。專利法第26 條第3 款規(guī)定了“說明書應當對實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準”。而由于初審任務(wù)量大、單件案子的審查時間短，初審員很難發(fā)現(xiàn)不明顯的公開不充分的缺陷，在實用新型申請不存在其他缺陷的情況下作出授權(quán)決定。如果這種實用新型專利在無效階段或在作出專利權(quán)評價報告時才被發(fā)現(xiàn)說明書存在的公開不充分的缺陷，則由此帶來的損失也只能由申請人自行承擔。

（2）注意權(quán)利要求書中保護范圍的層疊嵌套。專利法第59 條第1 款規(guī)定了“實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”，足可見權(quán)利要求書的撰寫是一個專利的關(guān)鍵，其保護范圍的設(shè)置直接影響到專利運用的效能。保護范圍過小，容易使他人繞過該專利，使專利作用大大減弱；保護范圍過大，又容易使專利被無效。由于無效宣告程序中僅允許對權(quán)利要求進行刪除與合并的修改，因此，設(shè)置層疊嵌套的保護范圍就非常必要，通過撰寫多個從屬權(quán)利要求以及滿足單一性的并列從屬權(quán)利要求可以限定出由大到小、相互交叉的保護范圍，并為今后的修改留出較大余地，從而增強專利的穩(wěn)定性。當然專利申請的費用與權(quán)利要求的數(shù)目相關(guān)，需要申請人在權(quán)利要求的設(shè)置與費用之間作適當折中。

實用新型專利申請中需注意的特殊問題

（1）正確認識專利權(quán)評價報告。如前所述，專利權(quán)評價報告制度是我國實用新型專利制度的重要組成部分。雖然專利權(quán)評價報告的作出包括了檢索、對專利新穎性、創(chuàng)造性等的評價，類似于實質(zhì)審查，然而，它只是比較客觀的對相關(guān)專利權(quán)的穩(wěn)定性進行評價，在報告作出的過程中并沒有與當事人的交互，如通知書、補正文件的來往。專利權(quán)評價報告是人民法院或者管理專利工作的部門審理、處理專利侵權(quán)糾紛時可以采用的證據(jù)，它既不是行政決定，當事人不能就此專利權(quán)評價報告提起行政復議和行政訴訟，也不是用來判斷專利權(quán)是否有效的證據(jù)，不能代替無效宣告程序。

（2）注意同日申請發(fā)明和實用新型的情形。我國專利法明確規(guī)定同一申請人可同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利。同時申請發(fā)明和實用新型可以使申請人較快的獲得實用新型專利以得到最早的保護，當發(fā)明申請經(jīng)過實質(zhì)審查階段授權(quán)以后，申請人可以通過放棄在先取得的實用新型專利，獲得發(fā)明專利，從而使該發(fā)明創(chuàng)造得到及時且延續(xù)的保護。申請人在提出專利申請時需分別進行說明，即在請求書中選中同日申請欄。另外，特別需要注意的是，當申請人在提交申請文件時遺漏了附圖，而此時，又符合專利法實施細則第40 條所說補交附圖可修改申請日的情形。在這種情況下，建議申請人將補正文件同日提交到相應的實用新型、發(fā)明中，以免由于二者補交附圖日期不同導致修改后的申請日不同，從而造成二者中的一個成為另一個的抵觸申請，影響權(quán)利的正常取得。

結(jié)束語

我國的實用新型專利制度主要是為了對中小企業(yè)創(chuàng)新成果的小發(fā)明、小創(chuàng)造，技術(shù)含量低于發(fā)明專利卻同樣有利于促進科技進步和經(jīng)濟發(fā)展的這類發(fā)明創(chuàng)造提供保護從而建立的。希望本文從審查實踐提出的關(guān)于實用新型專利申請的注意事項能夠?qū)ξ覈髽I(yè)或個人申請實用新型專利給予一定的啟示和借鑒意義，從而進一步激勵自主創(chuàng)新，促進科技進步和經(jīng)濟社會發(fā)展。