“337調(diào)查”典型案例分析及啟示

李子健|文

面對“337調(diào)查”時，企業(yè)應(yīng)冷靜分析自身處境，聘請頂級律師團(tuán)隊共同制定應(yīng)對策略。同時應(yīng)做好知識產(chǎn)權(quán)分析和預(yù)警工作。侵權(quán)判斷、無效之訴、繞道設(shè)計等均離不開專利分析，而專利預(yù)警可提早發(fā)現(xiàn)侵權(quán)風(fēng)險，做到未雨綢繆。

“337調(diào)查”是指美國國際貿(mào)易委員會根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)（簡稱“337條款”）及相關(guān)修正案進(jìn)行的調(diào)查，禁止的是一切不公平競爭行為或向美國出口產(chǎn)品中的任何不公平貿(mào)易行為。美國ITC有三項糾正不公平進(jìn)口行為的工具：一、有限排除令。有限排除令只影響被列入起訴書的侵權(quán)人；二、普遍排除令。普遍排除令的威力最大，美國ITC一旦發(fā)布普遍排除令，受該措施影響的不僅包括申請書中列名的被告，還包括其他未在申請書中列名，但可能向美國出口同類涉案產(chǎn)品的企業(yè)；三、禁止令。禁止令影響已處于美國境內(nèi)的侵權(quán)商品。

近幾年，美國ITC受理的“337調(diào)查”案件不斷增多，不少中國企業(yè)成為“337調(diào)查”的對象。

“337調(diào)查”案件回顧

案例1：燒結(jié)釹鐵硼材料“337調(diào)查”

美國當(dāng)?shù)貢r間2012年8月17日，日本日立金屬及其美國子公司向美國ITC提出申訴，指控美國進(jìn)口及在美國市場銷售的上述涉案產(chǎn)品侵犯了該公司專利，要求啟動“337調(diào)查”，并發(fā)布普遍排除令。美國當(dāng)?shù)貢r間2012年9月18日，美國國際貿(mào)易委員會應(yīng)日本日立金屬及其美國子公司要求，對中國、美國、德國和奧地利等國家的共計29家企業(yè)生產(chǎn)的燒結(jié)稀土磁體產(chǎn)品發(fā)起“337調(diào)查”。2013年5月14日，煙臺正海、寧波金雞、安徽大地熊與日立金屬達(dá)成和解，同意支付專利費用，從而取得了日立金屬專利授權(quán)，并且日立金屬公司不打算再擴(kuò)大被許可中國企業(yè)數(shù)量。

案例2：三氯蔗糖“337調(diào)查”

2007年4月6日，英國泰萊科技有限公司和美國泰萊三氯蔗糖公司以專利侵權(quán)為由，要求美國ITC對中國三家三氯蔗糖生產(chǎn)企業(yè)和國內(nèi)外貿(mào)易商等25家被告，展開針對三氯蔗糖及其下游產(chǎn)品侵權(quán)行為的“337調(diào)查”。鹽城捷康雖然沒有被列為被告，但決定主動加入此次“337調(diào)查”。經(jīng)過24個月的拉鋸，美國ITC于2009年4月6日發(fā)布最終公告：“按照美國國際貿(mào)易委員會的程序，在鹽城捷康三氯蔗糖制造有限公司出口到美國的產(chǎn)品中，沒有觸犯337條款，未參加應(yīng)訟和被判定侵權(quán)的被調(diào)查企業(yè)的產(chǎn)品禁止出口到美國”。

案例3：木地板“337調(diào)查”

2005年7月，美國UniLin Beheer以及荷蘭UniLin、愛爾蘭地板工業(yè)公司依據(jù)“337條款”聯(lián)合向美國ITC告狀圣象集團(tuán)等中國18家地板企業(yè)的地板鎖扣專利侵權(quán)，要求禁止這些企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入美國市場。美國ITC初裁除了宣布UniLin公司的779號專利無效，836號專利部分無效；國內(nèi)企業(yè)的繞道設(shè)計的產(chǎn)品“第7號鎖扣”不侵權(quán)。UniLin公司選擇上訴，2007年1月5日，美國ITC針對木地板行業(yè)的“337調(diào)查”發(fā)布終裁結(jié)果，裁定中國涉案的18家木地板企業(yè)侵犯了荷蘭UniLin公司的鎖扣專利，并簽發(fā)普遍排除令。

案例4：通信領(lǐng)域的“337調(diào)查”

美國國際貿(mào)易委員會2013年1月31日宣布，對華為、中興、HTC和三星公司的3G和4G無線設(shè)備發(fā)起“337調(diào)查”，以確定這些產(chǎn)品是否侵犯美國公司專利權(quán)。經(jīng)過7個多月的調(diào)查，美國國際貿(mào)易委員會主審法官于2013年9月12日，對無線消費性電子設(shè)備及組件“337調(diào)查”案做出初裁，裁定被告中興通訊和華為公司不侵權(quán)，這也是兩家公司今年第二次在“337調(diào)查”中勝訴。

案例分析

案例1中，有關(guān)釹鐵硼的核心組分專利將在2014年全部到期。上述涉案專利涉及高性能燒結(jié)釹鐵硼材料及生產(chǎn)工藝，雖然不是有關(guān)釹鐵硼材料組分的核心專利，但是其他企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品若想在市場上具備競爭力，則難以繞過這些專利技術(shù)，也就是說，上述涉案專利的地位接近核心專利。在本案中，日立金屬公司采用了專利延伸戰(zhàn)略以延長其市場壟斷地位，即在核心專利到期之前，通過申請改進(jìn)的材料專利或方法專利延長專利保護(hù)期，繼續(xù)保持市場壟斷地位。面對專利封鎖，涉案的大陸3家中國稀土企業(yè)最終選擇與日立金屬和解。在核心專利難以繞行的情況下，和解恐怕是最好的結(jié)果。這些企業(yè)雖然需要支付高昂的專利許可費，但畢竟能夠在市場上分一杯羹。中北通磁等企業(yè)不是“337調(diào)查”的對象，因此在調(diào)查期間沒有主動參與和日立金屬公司的談判，在正海磁材等公司獲得日立公司專利許可后，才意識到可能失去從市場上獲利的機(jī)會，因此聯(lián)合數(shù)家稀土企業(yè)擬訴日立金屬專利無效。

但是筆者認(rèn)為，正海磁材等公司很可能已經(jīng)錯過了與日立金屬公司談判的最佳時機(jī)，如果能夠在“337調(diào)查”剛剛啟動之時主動與日立金屬公司的談判，獲得專利許可的機(jī)會可能更高。但是，由于國內(nèi)企業(yè)普遍對國際知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則的了解不夠，對于此類案件往往認(rèn)為事不關(guān)己，沒有必要去攪混水，殊不知美國ITC一旦發(fā)布普遍排除令，其排除的范圍不僅僅限于被訴企業(yè)，整個行業(yè)都會被限制進(jìn)入美國市場。

反觀案例2，鹽城捷康雖未被列入調(diào)查對象，但是考慮到只要中國三家被告生產(chǎn)企業(yè)中有任何一家敗訴，ITC就會簽發(fā)普遍排除令，捷康公司將被排除在美國市場以外，因此決定主動加入到“337調(diào)查”當(dāng)中。捷康公司的主動加入，打亂泰萊公司節(jié)奏，加上捷康公司長期注重知識產(chǎn)權(quán)的投資和保護(hù)，對此次應(yīng)訴做了充分的準(zhǔn)備，最終導(dǎo)致泰萊公司敗訴。捷康公司不僅贏得了市場，更因此提高了其在全球的知名度。

回過頭看案例1，中國企業(yè)通過購買專利許可，與競爭對手和解實屬無奈之舉。如果能通過繞道設(shè)計規(guī)避專利技術(shù)，則可以避免高昂的專利許可費。案例3中國木地板企業(yè)為了應(yīng)對“337調(diào)查”就采取了繞道設(shè)計的對策，并且在美國ITC初步裁決時被認(rèn)為不侵權(quán)，這種繞道設(shè)計的思路在當(dāng)時被視為經(jīng)典。然而不幸的是，美國ITC的最終裁決裁定中國涉案的18家木地板企業(yè)侵犯了荷蘭UniLin公司的鎖扣專利，并簽發(fā)普遍排除令。

在案例4中，中興和華為兩家公司是國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)工作的典范，兩家公司通過PCT條約等途徑進(jìn)行專利全球布局，率先實現(xiàn)“走出去”戰(zhàn)略。在PCT申請方面，華為和中興公司的申請量在全球名列前三。因此，與其他案例相比，中興和華為在遭遇知識產(chǎn)權(quán)糾紛時表現(xiàn)得更加自信，調(diào)查周期也較短，并能夠最終贏得勝利。

啟示

通過前面的案例分析，可以給國內(nèi)企業(yè)帶來幾點啟示：

1、企業(yè)應(yīng)提高知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識，善用國際知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則。提高知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識既要注重自身知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)，也要尊重他人知識產(chǎn)權(quán)。

2、企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)專利全球布局，構(gòu)筑高質(zhì)量專利網(wǎng)。企業(yè)的自主創(chuàng)新能力是企業(yè)在市場競爭環(huán)境下生存的根本，專利數(shù)量的多寡、質(zhì)量的高低是企業(yè)創(chuàng)新能力的重要體現(xiàn)。加強(qiáng)專利全球布局可以大大提高知識產(chǎn)權(quán)訴訟中的勝訴概率。以專利網(wǎng)為籌碼，企業(yè)可以迫使對方撤訴，或者在和解談判過程中爭取到更大的利益。

3、企業(yè)面對“337調(diào)查”應(yīng)制定合適的應(yīng)對策略。面對“337調(diào)查”時，企業(yè)應(yīng)冷靜分析自身處境，聘請頂級律師團(tuán)隊共同制定應(yīng)對策略。主動的策略包括專利繞道設(shè)計規(guī)避專利侵權(quán)、通過交叉許可化解矛盾、通過反訴迫使對手坐下來談判。被動的策略包括將對方專利無效、爭取與對手和解以獲得專利許可等。另外，面對可能出現(xiàn)的“普遍排除令”，企業(yè)主動出擊加入“337調(diào)查”有時能起到出其不意的效果。

4、應(yīng)做好知識產(chǎn)權(quán)分析和預(yù)警工作。侵權(quán)判斷、無效之訴、繞道設(shè)計等均離不開專利分析，而專利預(yù)警可提早發(fā)現(xiàn)侵權(quán)風(fēng)險，做到未雨綢繆。事實上，華為和中興公司投入大量人力和財力進(jìn)行專利分析和預(yù)警工作，這也是它們能夠在“337調(diào)查”中獲勝的重要原因。