關(guān)于商標(biāo)法第三十二條在先權(quán)利的分析
——以一則商標(biāo)行政糾紛案為例

文/賀保平 田小伍

關(guān)于商標(biāo)法第三十二條在先權(quán)利的分析
——以一則商標(biāo)行政糾紛案為例

文/賀保平 田小伍

一、基本案情

案例名稱：鄭州某專利事務(wù)所有限公司訴國家商評(píng)委商標(biāo)行政糾紛案

原告：鄭州某專利事務(wù)所有限公司

被告：國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)

第三人：河南某商標(biāo)事務(wù)所有限公司

案由：商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案

一審：京（2012）—中知行初字第1785號(hào)

二審：京（2013）高行終字第353號(hào)

【案情介紹】

2003年12月25日，河南某商標(biāo)事務(wù)所有限公司申請(qǐng)注冊(cè)第3861597號(hào)“中原”商標(biāo)（簡(jiǎn)稱被異議商標(biāo)），指定使用的服務(wù)為第42類的商標(biāo)代理、專利代理、法律服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、版權(quán)管理、包裝設(shè)計(jì)、工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估、知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢。

鄭州某專利事務(wù)所有限公司在法定期限內(nèi)向商標(biāo)局提出異議申請(qǐng)，其主要理由是：異議人及其“中原”品牌在相關(guān)行業(yè)具有一定的知名度，河南某商標(biāo)事務(wù)所有限公司申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)的行為侵犯了其商號(hào)權(quán)，并涉嫌以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)異議人在先使用并有一定影響的商標(biāo)，違反了《中華人民共和國商標(biāo)法》（簡(jiǎn)稱《商標(biāo)法》）第三十一條之規(guī)定。2010年5月16日，商標(biāo)局作出（2010)商標(biāo)異字第10414號(hào)“中原”商標(biāo)異議裁定書，認(rèn)定異議理由不成立，被異議商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)。鄭州某專利事務(wù)所有限公司不服第10414號(hào)裁定，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出復(fù)審請(qǐng)求，2012年3月7日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出商評(píng)字[2012]第10112號(hào)《關(guān)于第3861597號(hào)“中原”商標(biāo)異議復(fù)審裁定書》，認(rèn)為鄭州某專利事務(wù)所有限公司提供的證據(jù)不能證明在被異議商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)?jiān)恢埃爸性弊鳛楫愖h人的企業(yè)字號(hào)在與被異議商標(biāo)核定使用的相同服務(wù)或類似服務(wù)上具有一定的知名度，裁定：被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。鄭州某專利事務(wù)所有限公司不服第10112號(hào)裁定，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟，請(qǐng)求撤銷第10112號(hào)裁定。

二、法院判決

北京市第一中級(jí)人民法院審理后認(rèn)為：在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前，原告使用在專利申請(qǐng)代理業(yè)務(wù)上的“中原”商號(hào)已經(jīng)具有了一定的知名度。同時(shí)，第三人與原告均位于河南省鄭州市同一行政區(qū)。因此，被異議商標(biāo)核定使用在與專利申請(qǐng)代理服務(wù)相同或類似的“商標(biāo)代理、專利代理、法律服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、版權(quán)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估、知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢”服務(wù)上，容易使相關(guān)公眾認(rèn)為第三人提供的服務(wù)與原告提供的服務(wù)來源相同或者二者之間具有密切的關(guān)聯(lián)性，從而對(duì)原告的商號(hào)權(quán)造成損害。故被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)違反了《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定，依法不應(yīng)當(dāng)予以在上述服務(wù)上核準(zhǔn)注冊(cè)。判決撤銷商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的第10112號(hào)裁定、由商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出裁定。

第三人不服一審判決，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院判決駁回上訴，維持原判。

三、案例評(píng)析

（一）保護(hù)字號(hào)權(quán)的法律適用問題

《商標(biāo)法》第三十二條（原《商標(biāo)法》第三十一條）規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，但對(duì)在先權(quán)利的范圍并無具體規(guī)定。依據(jù)此法律條款的字面含義，無法確定字號(hào)權(quán)是否屬于在先權(quán)利的一種，如果確定字號(hào)權(quán)屬于商標(biāo)法本條款規(guī)定的在先權(quán)利，則法官在審理案件時(shí)候就可以引用該條文進(jìn)行裁判，如果字號(hào)權(quán)不屬于商標(biāo)法本條款規(guī)定的在先權(quán)利，法官引用此條款裁判就存在法律適用錯(cuò)誤的嫌疑。此問題不僅對(duì)法官形成了考驗(yàn)，也是律師等法律工作者在司法實(shí)踐中無法回避的難題，本案即涉及此爭(zhēng)議問題。

一種觀點(diǎn)認(rèn)為在知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持權(quán)利法定原則，清華大學(xué)的崔國斌教授曾在《中國法學(xué)》上發(fā)表文章《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法官造法的批判》，主張?jiān)谥R(shí)產(chǎn)權(quán)司法實(shí)踐中應(yīng)嚴(yán)格限制法官的造法活動(dòng)。持此觀點(diǎn)的人們認(rèn)為，查遍中國全部現(xiàn)行有效的法律，未曾找到關(guān)于字號(hào)權(quán)或者商號(hào)權(quán)的規(guī)定，《民法通則》中關(guān)于企業(yè)名稱權(quán)的規(guī)定不能等同于字號(hào)權(quán)或者商號(hào)權(quán)，所以字號(hào)權(quán)（商號(hào)權(quán)）并不屬于商標(biāo)法第32條中的在先權(quán)利。此觀點(diǎn)在我國司法實(shí)踐中已經(jīng)有大量的體現(xiàn)，比如北京市第一中級(jí)人民法院曾有判決記載“我國現(xiàn)行法律、法規(guī)沒有對(duì)字號(hào)權(quán)做出明確的規(guī)定，當(dāng)事人據(jù)此主張權(quán)利缺乏法律依據(jù)”。

另外一種觀點(diǎn)認(rèn)為不宜對(duì)在先權(quán)利進(jìn)行刻板的理解，企業(yè)名稱中起到識(shí)別作用的主要元素在于字號(hào)，如果將字號(hào)權(quán)排除出在先權(quán)利范圍，將導(dǎo)致社會(huì)上大量搶注他人字號(hào)為注冊(cè)商標(biāo)的現(xiàn)象，這種現(xiàn)象顯然是不具有正當(dāng)性的，如果固守權(quán)利法定理念，司法面臨這種搶注行為將會(huì)處于無法可依的尷尬局面。持此種觀點(diǎn)的人還指出《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》已經(jīng)進(jìn)行擴(kuò)大解釋，明確在先權(quán)利包括“商號(hào)權(quán)（即字號(hào)權(quán)）、著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)等”，雖然此文件是商標(biāo)局、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在審理案件時(shí)適用的規(guī)范性文件，人們法院在進(jìn)行裁判時(shí)可以參照適用。這種觀點(diǎn)在我國司法實(shí)踐中也有體現(xiàn)，比如同樣是北京市第一中級(jí)人民法院的判決，在判決說理部分記載到“企業(yè)字號(hào)是企業(yè)名稱中的一個(gè)重要組成部分，具有重要的識(shí)別和區(qū)分的作用，在先權(quán)利中應(yīng)當(dāng)包括字號(hào)的權(quán)利”。

本案一審法院認(rèn)為商標(biāo)法第32條中的在先權(quán)利包含字號(hào)權(quán)（商號(hào)權(quán)），并據(jù)此撤銷了商評(píng)委的復(fù)審裁定，二審對(duì)上述判決予以維持。筆者認(rèn)為，目前我國司法界對(duì)字號(hào)權(quán)的保護(hù)已經(jīng)形成共識(shí)，將與他人在先登記、使用并具有一定知名度的商號(hào)相同或者基本相同的文字申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)，容易導(dǎo)致中國相關(guān)公眾混淆的不予核準(zhǔn)注冊(cè)。

（二）如何審查字號(hào)的知名度

這里涉及到相關(guān)公眾的界定以及知名度的認(rèn)定。司法實(shí)踐中，審查某字號(hào)在相關(guān)公眾中是否擁有一定的知名度時(shí)，相關(guān)公眾一般是使用字號(hào)的企業(yè)所在的行業(yè)。該相關(guān)公眾也可以是使用字號(hào)企業(yè)產(chǎn)品的流通領(lǐng)域直接相關(guān)者，或者使用字號(hào)企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的消費(fèi)者。但是，針對(duì)不同的相關(guān)公眾，當(dāng)事人的舉證內(nèi)容側(cè)重點(diǎn)有差異。在相關(guān)公眾為使用字號(hào)的企業(yè)所在的行業(yè)情形下，當(dāng)事人提供行業(yè)主管部門或者行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的榮譽(yù)資料即可證明，如本案中原告提供的“2003年度專利工作先進(jìn)集體”和“全國專利系統(tǒng)先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)；而在相關(guān)公眾為使用字號(hào)企業(yè)產(chǎn)品的流通領(lǐng)域直接相關(guān)者或者使用字號(hào)企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的消費(fèi)者情形下，當(dāng)事人可提供使用字號(hào)企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)覆蓋的地域、產(chǎn)品/服務(wù)的市場(chǎng)占有率、媒體及宣傳持續(xù)的時(shí)間及頻度、權(quán)威調(diào)查公司（如零點(diǎn)調(diào)查公司）公正的調(diào)查報(bào)告等予以證明。本案中，原告在訴訟中提供了其歷年來代理全國部分省市和河南省各市縣企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、高等院校及自然人的專利申請(qǐng)情況，其在河南省代理機(jī)構(gòu)中代理量排名等證據(jù)，旨在證明原告的服務(wù)覆蓋的地域、市場(chǎng)占有率等，進(jìn)而證明其在相關(guān)領(lǐng)域的知名度。

（三）企業(yè)字號(hào)產(chǎn)生的權(quán)益能否承繼

本案還涉及一個(gè)特殊的問題，就是企業(yè)字號(hào)所產(chǎn)生的相關(guān)權(quán)益能否承繼的問題。擁有一定知名度的企業(yè)字號(hào)，具有重要的識(shí)別和區(qū)分的作用，這些權(quán)益以企業(yè)字號(hào)為載體，經(jīng)過改制而新設(shè)的企業(yè)，能否自然承繼改制前企業(yè)字號(hào)的相關(guān)權(quán)益，對(duì)本案結(jié)果有著重大影響?；诿袷聶?quán)利的一般理解，企業(yè)名稱權(quán)（字號(hào)權(quán)）屬于人格權(quán)的一種，如同自然人的姓名權(quán)一樣，具有很強(qiáng)的人身屬性，不能承繼、轉(zhuǎn)讓、許可他人使用。筆者認(rèn)為企業(yè)名稱,尤其是字號(hào)，是區(qū)別不同市場(chǎng)主體的商業(yè)標(biāo)識(shí)，不同于一般意義上的人身權(quán)，其本質(zhì)上屬于一種財(cái)產(chǎn)權(quán)益，或者說財(cái)產(chǎn)屬性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于人身屬性，字號(hào)所產(chǎn)生的相關(guān)權(quán)益可以承繼。本案的法官接受了筆者的觀點(diǎn)，認(rèn)為原告的“中原”字號(hào)在改制前已經(jīng)取得了一定的知名度，改制后原告的“中原”字號(hào)承繼了改制前的知名度。

根據(jù)原告提供的工商資料，其前身于1996年1月26日經(jīng)中國專利局、河南省專利管理局批準(zhǔn)、市工商行政管理局某分局核準(zhǔn)成立，核準(zhǔn)住所為河南省鄭州市某區(qū)，經(jīng)營范圍主營“專利申請(qǐng)代理”，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為股份合作制，機(jī)構(gòu)代碼為41109。原告自此開始在專利代理服務(wù)項(xiàng)目上使用“中原”字號(hào)，以“鄭州某專利事務(wù)所”名義開展專利代理服務(wù)。2004年11月23日，原告的前身經(jīng)河南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局同意、鄭州市工商行政管理局某分局核準(zhǔn)，依照國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于專利代理機(jī)構(gòu)脫鉤改制的實(shí)施意見進(jìn)行規(guī)范，改制成現(xiàn)在的原告，其法定代表人、經(jīng)營場(chǎng)所、經(jīng)營范圍均未發(fā)生變化，其機(jī)構(gòu)代碼仍然為41109。自1996年1月26日至今，原告在專利代理服務(wù)上持續(xù)使用“中原”字號(hào)。而第三人于2003年12月25日申請(qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)，時(shí)間明顯晚于原告商號(hào)權(quán)的取得時(shí)間。根據(jù)原告提供的榮譽(yù)資料，基于其前身2003年度在河南省專利工作中做出了優(yōu)異成績(jī)，2004年3月被河南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局評(píng)為“2003年度專利工作先進(jìn)集體”；基于其前身成立以來（尤其是1999年以來）對(duì)全國專利事業(yè)發(fā)展作出的突出貢獻(xiàn)，2004年1月被中華人民共和國人事部、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于授予“全國專利系統(tǒng)先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)。上述資料證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前原告的前身已將“中原”作為企業(yè)字號(hào)使用在與被異議商標(biāo)指定使用的服務(wù)相同或類似的服務(wù)上，并具有一定的知名度，原告擁有“中原”在先字號(hào)權(quán)。第三人與原告同處鄭州市某區(qū)，被異議商標(biāo)指定使用在與專利申請(qǐng)代理服務(wù)相同或類似的“商標(biāo)代理、專利代理、法律服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、版權(quán)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估、知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢”等服務(wù)項(xiàng)目上，容易使相關(guān)公眾認(rèn)為其服務(wù)與原告提供的服務(wù)來源相同或者二者具有密切的關(guān)聯(lián)性，從而對(duì)原告的商號(hào)權(quán)造成損害。被異議商標(biāo)的注冊(cè)顯然違反《商標(biāo)法》第三十二條（原《商標(biāo)法》第三十一條）規(guī)定，依法不應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。

作者系北京大成（鄭州）律師事務(wù)所律師