楊靜安

關(guān)鍵詞 撤銷成功率 調(diào)查方法 應(yīng)對策略

《商標(biāo)法》第四十九條規(guī)定，“注冊商標(biāo)……沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)”。該規(guī)定在實(shí)務(wù)中被稱為“撤銷商標(biāo)三年不使用”，簡稱“撤三”。撤三主要用于解決在先障礙問題：企業(yè)在申請注冊商標(biāo)時(shí)，若查詢到在先商標(biāo)近似程度較高甚至完全相同，直接申請會面臨駁回風(fēng)險(xiǎn)，但如果該障礙商標(biāo)注冊已經(jīng)滿三年并且沒有使用記錄，則可以通過撤三來排除障礙。用撤三來解決申請障礙，相比于洽談轉(zhuǎn)讓、共存等方式，經(jīng)濟(jì)成本要低得多。

我國的有效商標(biāo)注冊總量已經(jīng)達(dá)到世界的三分之一，并且增長迅猛，可供自由選擇的商標(biāo)資源日益有限，自己能想到的好商標(biāo)，很多時(shí)候都已經(jīng)被他人“捷足先登”，申請注冊一枚想要的商標(biāo)越來越難。在這種情況下，撤三必然會越來越頻繁地被企業(yè)運(yùn)用，成為商標(biāo)申請注冊過程中排除在先障礙的常用手段。本文從實(shí)務(wù)的角度，討論撤三申請與“答辯”雙方的攻守策略及技巧。

一、撤三申請實(shí)務(wù)與技巧

（一）分析和調(diào)查撤銷成功率

1.撤銷成功率分析

可以結(jié)合實(shí)際情況，從不同角度綜合分析是否有實(shí)際使用行為，或者是否存在使用可能，從而判斷撤銷的成功機(jī)率。

第一，了解有沒有使用的線索。如果有，則分析使用是否規(guī)范。比如是否使用在核定的商品項(xiàng)目上，使用在哪些核定商品項(xiàng)目上，使用的商標(biāo)圖樣與核準(zhǔn)的商標(biāo)圖樣是否相同或者顯著部分相同。

第二，注冊人是公司還是自然人。如果是自然人，由于營業(yè)條件限制等原因，使用可能性相對稍低。

第三，注冊地址是否變化。商標(biāo)注冊地址與實(shí)際經(jīng)營地址，如果不一致，則容易出現(xiàn)難以收到官方下發(fā)的《提供使用證據(jù)通知書》的情況，從而難以參與案件程序，這將更容易導(dǎo)致商標(biāo)撤銷。自然人注冊商標(biāo)出現(xiàn)這種情況的可能性更高。

第四，是否具備使用資質(zhì)。不少行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要特定的資質(zhì)，比如藥品生產(chǎn)等。通過查詢資質(zhì)情況，可以推斷是否有使用商標(biāo)的條件，從而推測使用可能性。

第五，核心商標(biāo)還是保護(hù)性商標(biāo)。如果擬申請撤銷的商標(biāo)是注冊人主營業(yè)務(wù)所在類別上的商標(biāo)，則撤銷可能性較低；如果是注冊人在非營業(yè)范圍上注冊的防御性商標(biāo)，則撤銷可能性相對較高。

第六，商標(biāo)注冊時(shí)間長還是短。一般而言，注冊時(shí)間越長，商標(biāo)獲得有效管理和使用的可能性越低；注冊時(shí)間越短，商標(biāo)得到重視和使用的可能性相對越高。

2.撤銷分析過程中的調(diào)查方法

第一，商標(biāo)查詢。比如查詢商標(biāo)注冊的地址等信息，注冊的相同或近似商標(biāo)的情況，是否有許可備案等。

第二，網(wǎng)絡(luò)調(diào)查。比如利用“百度圖片”搜索注冊人經(jīng)營信息、產(chǎn)品信息；通過工商信息網(wǎng)站查詢經(jīng)營資質(zhì)、關(guān)聯(lián)公司、公司地址變更信息等。

第三，實(shí)地調(diào)查。比如對注冊人企業(yè)所在地進(jìn)行調(diào)查，了解是否有相應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)的情況；對相關(guān)產(chǎn)品的銷售場所做調(diào)查，了解是否有相應(yīng)產(chǎn)品銷售的情況。

第四，其他調(diào)查。比如郵寄掛號信確認(rèn)注冊人能否正常收取郵件。

（二）撤三申請操作實(shí)務(wù)中的方法與技巧

1.撤三申請主體

一般不將實(shí)際需求者作為撤銷申請人，而是選擇沒有關(guān)聯(lián)的第三方作為申請人，尤其是自然人。這種做法主要是為了隱藏撤銷申請人的真實(shí)需求，避免暴露“目標(biāo)”，提升撤銷成功率，同時(shí)也為下一步可能開展的洽談轉(zhuǎn)讓等工作創(chuàng)造條件。

2.申請撤銷的商品項(xiàng)目

實(shí)踐中常常會爭論，到底申請撤銷部分商品項(xiàng)目還是全部商品項(xiàng)目？多數(shù)人會選擇對部分類似商品群組上的商品予以撤銷群組，其理由在于更有針對性，即，所提撤銷的商品項(xiàng)目上，注冊人必須提供商標(biāo)使用證據(jù)，否則這些商品就會被撤銷。但需注意的是，從實(shí)踐情況來看，目前審查商標(biāo)撤銷案件的商標(biāo)局的做法是：無論全部撤銷還是部分撤銷，只要商標(biāo)注冊人在申請撤銷的一項(xiàng)商品上使用過注冊商標(biāo)，則在全部商品上的注冊均予以維持。與此形成差異的是，在對商標(biāo)撤銷進(jìn)行復(fù)審的商評委那里，無論全部撤銷還是部分撤銷，均按類似群進(jìn)行審查，具體而言，商標(biāo)注冊人在核定的一項(xiàng)商品上使用注冊商標(biāo)的，僅在與該商品相類似的商品上的注冊可予以維持。

這就意味著，不能簡單地認(rèn)為針對部分商品撤銷，注冊人就必須在這部分商品上提供有效的使用證據(jù)才能維持注冊。相反，既然在商標(biāo)局階段提部分商品撤銷與提全部商品撤銷沒有明顯區(qū)分，何不直接針對全部核定商品提起撤銷？這種做法的好處在于，在后續(xù)的復(fù)審程序中，如果注冊人在提供證據(jù)時(shí)，不清楚撤銷申請真正想要撤銷的到底是哪個(gè)群組上的商品項(xiàng)目，就很難有的放矢，有針對性地提供相應(yīng)商品上的使用證據(jù)。也就是說，若考慮到復(fù)審程序的審理特點(diǎn)，反而是提全部撤銷更有助于“迷惑”注冊人，從而提高真正想要撤銷商品上的撤銷成功率。當(dāng)然，到底選擇哪一種方式，還是要基于對使用可能性的評估、案件周期的預(yù)估與計(jì)劃等多方面因素來綜合確定。

3.關(guān)于多份撤銷與連續(xù)撤銷

上文提到了到底申請撤銷部分商品項(xiàng)目還是全部商品項(xiàng)目的問題，有人選擇同時(shí)提起多份全部撤銷的申請以及部分撤銷的申請，或者針對每項(xiàng)商品逐一提出申請。也有人甚至針對同樣的撤銷多次、重復(fù)提交申請，如果注冊人疲于應(yīng)付，針對其中一次申請沒有提供有效證據(jù)，該申請中被裁定商標(biāo)撤銷的，則相應(yīng)的商標(biāo)權(quán)利（也可能是部分商品上的權(quán)利）歸于滅失。從撤銷申請人的角度來講，想盡一切辦法增加成功幾率，這無可厚非。但是這樣做會增加撤銷申請人、被申請人的成本和負(fù)擔(dān)，即通常所說的增加“訴累”，并增加不必要的案件申請量，為本來就不堪重負(fù)的審查資源帶來更大壓力。因此，撤銷申請仍應(yīng)做好前期調(diào)查，有的放矢，制定更為精確的策略，而不是一味地采用“海量戰(zhàn)術(shù)”。

4.撤三申請的時(shí)間及與其他程序的銜接

撤三申請的同時(shí)往往伴隨著撤銷申請人一方的后續(xù)新申請?！俺啡焙汀靶律暾垺笔且粚M合，銜接好時(shí)間才能達(dá)到想要的效果。一方面，從“撤三+新申請”的需要來看，新申請的商標(biāo)應(yīng)該緊跟著被撤銷的商標(biāo)，因此提出申請的時(shí)間不能太晚。否則，注冊人會知曉被撤三信息，然后立即補(bǔ)充申請，帶來新的障礙商標(biāo)。另一方面，撤三與新申請之間應(yīng)存在時(shí)間差，注冊申請時(shí)間過早，審查時(shí)撤三結(jié)果還不能確定，申請會被駁回。

實(shí)務(wù)中還有這樣的疑問：撤三申請與新申請同時(shí)提出更好，還是新申請的商標(biāo)被駁回之后再提出更好呢？實(shí)際上，二者各有優(yōu)劣：同時(shí)提出顯然有利于盡早確定撤三結(jié)果，從而實(shí)現(xiàn)撤銷申請人一方早日注冊想要的商標(biāo)的目的。但所撤銷的商標(biāo)并非一定就是自身申請商標(biāo)被駁回時(shí)所引證的商標(biāo)。具體而言，可能不引證該商標(biāo)，也可能在引證該商標(biāo)的同時(shí)還引證了其他更多的商標(biāo)，即存在一定的不確定性。如果等待駁回之后，引證商標(biāo)情況可以完全確定，此時(shí)提起撤三能夠解決“不確定性”的問題。但是，駁回復(fù)審程序中不一定能夠等待撤三的審查結(jié)果。因?yàn)槌啡暾埡罄m(xù)還可能發(fā)生復(fù)審、訴訟程序，這些程序的時(shí)間周期遠(yuǎn)長于駁回復(fù)審程序，撤銷結(jié)論久久不能做出，很可能導(dǎo)致申請的商標(biāo)在駁回復(fù)審程序中得不到支持。

結(jié)合大量的“撤三+申請”實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及當(dāng)前商評委支持“緩裁”的現(xiàn)狀來看，目前相對穩(wěn)妥的做法是提交撤三的同時(shí)提交注冊申請，如果駁回，在駁回復(fù)審中等待撤三結(jié)果最終確定。駁回復(fù)審過程中撤三結(jié)果不能審結(jié)的，可以向商評委書面請求中止審理，等待撤三結(jié)果確定后再做出審理。當(dāng)然，這僅是結(jié)合當(dāng)前的操作實(shí)際而言的，如果“緩裁”的做法發(fā)生變化，則前述策略很難發(fā)生作用。

二、應(yīng)對撤三的策略與要點(diǎn)

（一）提交商標(biāo)使用證據(jù)的方法與注意事項(xiàng)

1.可以作為商標(biāo)在商品或者服務(wù)上使用的證據(jù)

商標(biāo)直接使用在商品、商品包裝或者容器、商品交易文書上，或者使用在服務(wù)場所及服務(wù)相關(guān)物品上，或者使用在廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，都屬于撤三案件中的“商標(biāo)使用”。其中商品商標(biāo)直接使用的證據(jù)相對容易收集，實(shí)踐中更多的疑問主要是在服務(wù)商標(biāo)使用證據(jù)的體現(xiàn)形式上，其可以包括：使用于服務(wù)的介紹手冊、服務(wù)場所招牌、店堂裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價(jià)目表、獎(jiǎng)券、辦公文具、信箋以及其他與指定服務(wù)相關(guān)的用品上等類似使用方式，關(guān)鍵在于能夠用于識別服務(wù)來源。

2.證據(jù)形式：原件或公證

在商標(biāo)確權(quán)案件中，廣泛存在認(rèn)可復(fù)印件的情況。但撤三案件的審理主要取決于使用證據(jù)本身，因此證據(jù)的形式非常重要。特別是，后續(xù)程序走得越遠(yuǎn)，案件雙方當(dāng)事人在證據(jù)“三性”上越是較真，因此，商標(biāo)注冊人應(yīng)當(dāng)盡可能提供證據(jù)原件來證明商標(biāo)的使用情況。如果提供原件確有困難，可以提供經(jīng)公證與原件一致的復(fù)印件。

3.關(guān)鍵證據(jù)：發(fā)票

發(fā)票是撤三案件中非常重要的使用證據(jù)。一方面，發(fā)票是市場交易雙方支付費(fèi)用的憑證，能夠證明雙方交易行為的實(shí)際履行情況。當(dāng)商標(biāo)注冊人擬證明其使用商標(biāo)的商品用于市場銷售時(shí)，除了提供記載使用該商標(biāo)的商品銷售合同之外，如果能夠提供發(fā)票證明該合同實(shí)際履行，則有助于形成較為完整的商標(biāo)使用證據(jù)鏈。另一方面，發(fā)票經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證，相比于當(dāng)事人自己制定的合同以及產(chǎn)品包裝等可以自制的證據(jù)而言，證明力更強(qiáng)，并且發(fā)票便于核實(shí)真實(shí)性。需要注意的是，在商業(yè)慣例中，商標(biāo)圖樣不會出現(xiàn)在發(fā)票中，發(fā)票中主要記載的是文字，商標(biāo)名稱可以通過發(fā)票中的商品名稱體現(xiàn)出來，但圖形商標(biāo)則較難實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。也有很多發(fā)票中只記載產(chǎn)品通用名稱，而不記載商品名，如此一來，發(fā)票中就不能直接體現(xiàn)商標(biāo)使用情況。在這種情況下，就需要通過銷售合同甚至是產(chǎn)品照片等方面的證據(jù)予以佐證，證明發(fā)票中記載的信息與涉案商標(biāo)有關(guān)。這也同時(shí)提醒企業(yè)，需要將商標(biāo)管理思維融入到生產(chǎn)經(jīng)營的整個(gè)過程中，在擬定產(chǎn)品銷售合同、開具銷售發(fā)票時(shí)，盡可能體現(xiàn)商標(biāo)和商品名稱。

4.證據(jù)鏈與證據(jù)量

常常有企業(yè)咨詢，撤三案件中到底提供什么樣的證據(jù)最好。實(shí)際上，撤三案件中的商標(biāo)使用證據(jù)，應(yīng)當(dāng)能夠顯示使用的商標(biāo)標(biāo)識、使用的商品或服務(wù)項(xiàng)目、使用主體、使用日期以及使用地域范圍等信息，很難有哪個(gè)單一的證據(jù)可以完整呈現(xiàn)這些信息，更多的還是應(yīng)當(dāng)考慮形成完整證據(jù)鏈。比如，提供實(shí)際的產(chǎn)品以及產(chǎn)品包裝，能夠顯示具體的商標(biāo)圖樣、生產(chǎn)時(shí)間（生產(chǎn)批號）、生產(chǎn)主體信息；提供產(chǎn)品的銷售合同，可以顯示產(chǎn)品的銷售時(shí)間、地域范圍情況；提供合同對應(yīng)的發(fā)票，可以證明合同的實(shí)際履行情況；提供與產(chǎn)品有關(guān)的媒體報(bào)道或者展會信息等，可以進(jìn)一步佐證前述證據(jù)的真實(shí)性。在實(shí)踐中，有時(shí)候找到相互印證的完整證據(jù)鏈會比較困難，這時(shí)候需要通過增加證據(jù)的量，即，只要是實(shí)際使用商標(biāo)的證據(jù)，盡可能多提供，從而在整體上反映出存在真實(shí)使用商標(biāo)的意圖和事實(shí)。

（二）主動防范撤三風(fēng)險(xiǎn)的做法

從尊重法律規(guī)定、促進(jìn)法律價(jià)值實(shí)現(xiàn)的角度來講，商標(biāo)注冊人有實(shí)際使用商標(biāo)的，在面臨被撤三時(shí)應(yīng)當(dāng)盡力收集使用證據(jù)材料，力爭維持注冊商標(biāo)；如果商標(biāo)確實(shí)沒有使用的，則需要承擔(dān)因不使用而被撤銷的后果。但事實(shí)上，很多企業(yè)的注冊商標(biāo)盡管沒有使用，但仍有重要的現(xiàn)實(shí)價(jià)值，比如申請注冊今后可能用到的儲備性商標(biāo)，或者為避免他人在主營業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)商品或服務(wù)上搶注商標(biāo)，甚至是通過阻止他人在其他類別的申請注冊行為從而保護(hù)自身品牌不被淡化等。不少大型企業(yè)提出，多年來通過大量注冊積累所構(gòu)筑的完整保護(hù)體系，如今常常面臨被撤銷的威脅，令人防不勝防，對企業(yè)多年的工作成果造成威脅。還有一些更為極端的情況，某些企業(yè)濫用撤三的法律程序，謀取不正當(dāng)利益。

在撤三頻發(fā)的情況下，對于商標(biāo)注冊人來說，除了在被提起撤三時(shí)積極準(zhǔn)備證據(jù)材料之外，還需要在日常管理過程中做好多方面的基礎(chǔ)工作，未雨綢繆，降低被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在發(fā)現(xiàn)被撤銷的跡象時(shí)，主動做一些補(bǔ)救性的新申請注冊。主動防范撤銷風(fēng)險(xiǎn)的做法一般包括如下情形：

1.市場預(yù)測。應(yīng)當(dāng)在商標(biāo)管理過程中通過對市場動向的關(guān)注，預(yù)測自身注冊商標(biāo)被撤銷的可能性。比如，自身注冊商標(biāo)被行業(yè)內(nèi)其他公司擅自使用，并在短期內(nèi)獲得了很大的市場規(guī)模，這種情況下該商標(biāo)很可能就會成為被撤銷的目標(biāo)。

2.商標(biāo)監(jiān)測。通過商標(biāo)監(jiān)測軟件能夠盡早知悉商標(biāo)被提撤銷的情況，可提前準(zhǔn)備使用證據(jù)。而針對營業(yè)地址變更后與商標(biāo)注冊地址不一致的情況，更需要通過設(shè)置監(jiān)測掌握官方發(fā)布的公告送達(dá)信息。事實(shí)上，當(dāng)商標(biāo)注冊人不能正常收取官方下發(fā)的提供使用證據(jù)通知書時(shí)，很多公告送達(dá)信息都是通過監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的。

3.追加申請。預(yù)測到可能被提撤三或者得知已經(jīng)被提撤三時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即追加新的注冊申請。這就相當(dāng)于在被申請撤銷的商標(biāo)之后增加一個(gè)新的權(quán)利，以擋住撤銷申請人的注冊申請。假如被提撤銷的商標(biāo)最終被決定撤銷，新申請的商標(biāo)若能獲準(zhǔn)注冊，還可以延續(xù)在先的商標(biāo)權(quán)利。

4.盡量使用。如果商標(biāo)在短期內(nèi)確實(shí)沒有使用需求，但又需要防范被撤三的，可以考慮階段性、小批量地投入使用，然后通過公證購買等方式保存證據(jù)。商標(biāo)注冊人還可以考慮許可有條件的企業(yè)使用，比如許可給經(jīng)銷商、關(guān)聯(lián)公司、生產(chǎn)商等。

5.批量注冊。對很多大型企業(yè)而言，要將所注冊的重要商標(biāo)都投入使用確實(shí)不現(xiàn)實(shí)。這種情況下，一些企業(yè)將重要商標(biāo)批量篩選出來，每三年內(nèi)重新提交一次申請。這就相當(dāng)于原來注冊的商標(biāo)剛滿三年，可能會面臨撤三風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，又增加了新的商標(biāo)，使得權(quán)利能夠一直延續(xù)下去。

以上防范撤三風(fēng)險(xiǎn)的做法中，有些是不值得廣泛提倡的。比如，純粹為了規(guī)避被撤銷風(fēng)險(xiǎn)的小批量臨時(shí)使用行為，在審查過程中很可能被審查機(jī)關(guān)視為“象征性使用”行為而不予認(rèn)可。而每三年批量補(bǔ)充注冊一次的做法，會進(jìn)一步不合理地增加整體的商標(biāo)注冊量。我們?nèi)匀徽J(rèn)為，商標(biāo)的生命在于使用，企業(yè)應(yīng)當(dāng)盡可能基于正當(dāng)?shù)氖褂眯枰?，合理和適量地注冊商標(biāo)。