昌學(xué)霞

一、引 言

在創(chuàng)造性判斷中，“三步法”是目前的主要判斷方法，可操作性強。但近些年，在應(yīng)用“三步法”的過程中出現(xiàn)了一些問題，主要是在運用過程中刻板教條地遵循“三步法”的每一步驟，導(dǎo)致重特征評述輕構(gòu)思把握，無法對發(fā)明的智慧貢獻作出正確、完整的評價，因此在創(chuàng)造性判斷中又提出了把握發(fā)明構(gòu)思、重塑發(fā)明過程的要求。從思路上看，這兩者還是存在差異的，三步法是在已知被評價方案后進行的在后評價，而重塑發(fā)明過程則要求忘記被評價的技術(shù)方案，從“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度判斷在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上獲得該方案是否要經(jīng)過創(chuàng)造性勞動。雖然重塑發(fā)明過程看似更科學(xué)，但不難發(fā)現(xiàn)，這僅是一種理想狀態(tài)，用其評價創(chuàng)造性操作起來存在諸多困難。首先專利審查畢竟不是科學(xué)研究，審查都是針對特定的已知的方案進行的；其次本領(lǐng)域技術(shù)人員也是一種假想的人，審查員或者法官本身的技術(shù)很難接近本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平；最后，一個現(xiàn)有方案能夠被改變的方面往往很多，通常情況下，一個真實的人或者團隊正好想到被評價方案的概率很小。

可見，把握發(fā)明構(gòu)思、重塑發(fā)明過程的可操作性差。實踐中，我們?nèi)匀恢饕捎谩叭椒ā眮碓u判創(chuàng)造性。在這種情況下，處理好“三步法”與發(fā)明構(gòu)思之間的關(guān)系，采用高效便捷的方式實現(xiàn)客觀公平的創(chuàng)造性評判是我們努力的方向。

二、技術(shù)問題與發(fā)明構(gòu)思

眾所周知，技術(shù)問題是發(fā)明創(chuàng)造的前提和基礎(chǔ)，除了極少數(shù)偶然作出的發(fā)明外，絕大多數(shù)的發(fā)明都是一個發(fā)現(xiàn)問題解決問題的過程。本文僅從技術(shù)問題這一方面來討論發(fā)明構(gòu)思在創(chuàng)造性評判中的作用。

作為創(chuàng)造性評判的主要方法，“三步法”將技術(shù)問題作為一個承上啟下的樞紐?！叭椒ā钡牡诙剑础按_定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”。在這一步中，我們都知道要客觀分析，不能僅以申請人或?qū)＠麢?quán)人在說明書中聲稱的技術(shù)問題作為實際要解決的技術(shù)問題，而是要根據(jù)該特征在該被評價方案中能達到的技術(shù)效果來確定。盡管如此，這顯然也是一種事后的評價，因為我們確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)是被評價方案中的特征在該方案中所起的效果，在沒有被評價方案的情況下，這樣的效果在申請日或優(yōu)先權(quán)日（以下簡稱“申請日”）之前不一定是明確的。如果不假思索地在這樣的技術(shù)問題基礎(chǔ)上判斷采用區(qū)別特征解決這樣的技術(shù)問題是否顯而易見，難免會犯事后諸葛亮的錯誤。這樣的錯誤正是我們在實際評價過程中一不小心就會犯的錯誤。

還原發(fā)明構(gòu)思、重塑發(fā)明過程必然也要關(guān)注技術(shù)問題，但提出問題的角度存在差異。發(fā)明構(gòu)思的理想狀態(tài)是完全不知道被評價的方案，從本領(lǐng)域技術(shù)人員的視角去發(fā)現(xiàn)最接近現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷，從而確定需解決的技術(shù)問題。顯然這更加貼近發(fā)明的實際過程。但大多數(shù)情況下，難以發(fā)現(xiàn)與被評價的方案相同的要解決的技術(shù)問題。原因很多，可能是現(xiàn)有技術(shù)存在方方面面的問題，導(dǎo)致重合的可能性小，也有可能是在當(dāng)時現(xiàn)有技術(shù)的水平上，這樣的問題根本難以提出?！叭椒ā笔鞘潞蟠_定問題，發(fā)明構(gòu)思是事前發(fā)現(xiàn)問題。顯然，只有事后確定的問題越接近事前發(fā)現(xiàn)的問題，我們對創(chuàng)造性的評價才會越客觀公正。

三、歐專局的相關(guān)規(guī)定與判例

業(yè)內(nèi)人士皆知，歐專局的相關(guān)規(guī)定和判例一直是中國專利工作者研究和學(xué)習(xí)的對象，中國創(chuàng)造性評判的“三步法”就是借鑒歐專局的“問題-解決法”（problem and solution approach）形成的，兩者總體的判斷思路并無實質(zhì)差異，但“問題-解決法”的命名就體現(xiàn)了歐專局對技術(shù)問題的重視，并且這樣的重視貫穿“三步法”的每一步。

在歐專局的CASELAW①European Patent Office. Case Law of the Boards of Appeal, 8th ed［EB/OL］. （2016-07）［2018-03-14］. http://www. epo. org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html.中，對“問題-解決法”的每一步均作了具體的限定。在“問題-解決法”的第（1）步，即確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，CASELAW指出，比起相同的技術(shù)特征，原始技術(shù)問題的形成占有更高的權(quán)重。在第（2）步，即確定解決的“客觀技術(shù)問題”，CASELA W指出，在鑒別問題時，不允許利用僅僅在申請日或優(yōu)先權(quán)日之后獲取的知識。在闡述問題時，不能利用僅僅在優(yōu)先權(quán)日或申請日之后認識到或者證實的現(xiàn)有設(shè)備或方法的缺陷來形成技術(shù)問題，特別是當(dāng)該問題被引用用于證明“問題發(fā)明”的創(chuàng)造性（參見案例T 2/83）。必須根據(jù)優(yōu)先權(quán)日或申請日之前本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識來評價創(chuàng)造性。對問題-解決法來說，問題必須是在優(yōu)先權(quán)日，特定技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可能被要求去解決的技術(shù)問題。在第（3）步，即從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和客觀解決的技術(shù)問題出發(fā)，考慮請求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來講是否是顯而易見的，應(yīng)用“能夠-會判斷法”（could-would approach），“能夠 -會判斷法” 意味著問題不在于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能夠?qū)嵤┌l(fā)明，而在于他是否會懷著解決優(yōu)先的技術(shù)問題的希望或者一些改進或優(yōu)勢的期望而這么做(參見案例 T 2/83）。下面介紹一典型案例，看看歐專局對待技術(shù)問題的態(tài)度和方法。

讀者能夠發(fā)現(xiàn)，CASELAW中關(guān)于“問題-解決法”的第（2）、（3）步的介紹中，均引用了同一案例，即T 2/83。該案例的涉案專利申請涉及一種胃藥，其說明書記載要解決的技術(shù)問題是提供一種同時具有防脹氣效果和抗酸效果的胃藥，含有兩種有效成分，即用于防脹氣的二甲基硅油，和抗酸劑成分。該說明書還記載了，二甲基硅油與抗酸劑成分直接接觸時，由于抗酸劑成分對二甲基硅油強烈的吸收作用，二甲基硅油的釋放被延遲或在一定程度上被阻止。為了解決該問題，一份美國專利公開了一種解決方案，即用大量的固體載體吸附二甲基硅油，再與抗酸劑成分組成藥片。但發(fā)明人發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)過規(guī)定的保存期后，相比于兩種有效成分直接接觸的藥片，該藥片能較快發(fā)揮防脹氣作用，但是相比于沒有抗酸劑成分的藥片而言，其發(fā)揮消泡作用的速度仍較慢。該發(fā)明為了克服現(xiàn)有技術(shù)的缺陷，提供了一種方案，即：一種含有二甲基硅油和抗酸劑的藥片，包括：第一體積部分，含有二甲基硅油和能夠吸附二甲基硅油的固體載體；第二體積部分，含有抗酸劑；……特征在于：第一和第二體積部分之間具有屏障，阻止第一體積部分中的二甲基硅油與第二體積部分中的抗酸劑接觸，防止成分從一個體積部分轉(zhuǎn)移到另一個體積部分。

審查部門在駁回決定中引用了兩篇對比文件，其中最接近的現(xiàn)有技術(shù)為對比文件1，公開了一種胃腸藥，含有硅油和一種胃腸道活性成分，兩種成分分為兩個體積部分，之間設(shè)置了屏障。而對比文件2即為前述涉案專利說明書提及的美國專利文獻。該案中，委員會指出，為了解決二甲基硅油被抗酸劑吸收，從而延緩或一定程度上阻止其釋放的問題，一種方案就是如對比文件1中所述的在兩種成分之間加入屏障，但因為制造更加麻煩，現(xiàn)有技術(shù)的趨勢是更加傾向于使用對比文件2中的方法，即對二甲基硅油使用大量載體。委員會認為：該專利的創(chuàng)造性，不在于技術(shù)人員是否能夠（could）在層之間加入屏障，而在于其是否會（would）這么做以期望獲得改進或利益。由于對比文件2的藥片，從字面上看或者鑒于其商業(yè)化，被認為是轉(zhuǎn)移和吸收問題的滿意答案，加入屏障反而被認為是多余的，浪費的，沒有效果的。而實際上發(fā)現(xiàn)屏障具有明顯的效果，結(jié)果是不可預(yù)期的，因此請求的改進具備創(chuàng)造性。但上述考慮是以該申請的申請日或優(yōu)先權(quán)日之前對比文件2的藥片的缺點沒有被發(fā)現(xiàn)為條件的，否則技術(shù)人員只能別無選擇地采用屏障來抵抗混合物中的轉(zhuǎn)移。委員會認為審查部門正確的認識到了具體的手段不具有可專利性，因為其已經(jīng)公知，但這不能用于吸附在固體載體上的二甲基硅油，因為與其相關(guān)的技術(shù)問題并非眾所周知。

在上述案例中，實審部顯然僅考慮技術(shù)特征在其專利申請中所達到的技術(shù)效果來確定技術(shù)問題，并在此基礎(chǔ)上判斷解決問題的手段是否顯而易見，從而得出了不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。但上訴委員會從申請日或優(yōu)先權(quán)日的現(xiàn)有技術(shù)狀況出發(fā)，判斷在當(dāng)時的技術(shù)水平上，能否發(fā)現(xiàn)或提出這樣的技術(shù)問題，如果技術(shù)問題都不能提出，那么即使手段是簡單的、容易實現(xiàn)的，也不能認為整個技術(shù)方案是顯而易見的。CASELA W指出，在評價創(chuàng)造性時，如果該發(fā)明要解決的技術(shù)問題在現(xiàn)有技術(shù)文件中既未被提及也未被暗示，必須避免在該問題的影響下對現(xiàn)有技術(shù)文件進行解釋，這屬于事后分析。

在CASELA W中，申訴委員會還提出了問題發(fā)明的概念，即在某些情況下，盡管要求保護的方案現(xiàn)在看是微不足道的且本身是顯而易見的，但未被認知的技術(shù)問題的發(fā)現(xiàn)會產(chǎn)生可被授權(quán)的主題，前述案例T 2/83就是其中一個典型的案例。

筆者認為，上訴委員會雖然沒有提出發(fā)明構(gòu)思的概念，但是其在確定技術(shù)問題后站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度重新審視該技術(shù)問題的做法，實際上就是退回到申請日前的實際的技術(shù)水平，分析當(dāng)時的普通技術(shù)人員能夠提出什么樣技術(shù)問題，看看前面確定的技術(shù)問題是否超出該普通技術(shù)人員的水平，這實際上是在還原發(fā)明過程，體現(xiàn)了發(fā)明構(gòu)思在評價創(chuàng)造性中的作用，即用發(fā)明構(gòu)思來檢驗“問題-解決法”的技術(shù)問題確定得是否合理。

四、思考與借鑒

在評價創(chuàng)造性時，我們不可避免地會看到被評價的方案，為了便于操作，我們也不可避免地要用被評價方案的效果來確定技術(shù)問題，我們所作的判斷基本為事后判斷，但是為了保證事后判斷的客觀、公正、合理，歐專局申訴委員會的做法值得我們借鑒，即在用“問題-解決法”或三步法確定了實際要解決的技術(shù)問題后，我們應(yīng)該回過頭來，重塑發(fā)明過程，用發(fā)明構(gòu)思對這樣的事后判斷作一個檢驗，保證創(chuàng)造性的評判過程沿著發(fā)明構(gòu)思這條中軸線前進。

前面已經(jīng)說過，“三步法”與“問題-解決法”在精神內(nèi)涵上基本是一致的，我們在“三步法”的機械運用過程中，有一部分問題就是出在僅考慮解決已經(jīng)確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段是否顯而易見，而忽視了對技術(shù)問題本身的考量。下面列舉一專利復(fù)審委員的典型案例②第27939號復(fù)審決定書。。在該案例中，復(fù)審委員會指出：對該申請而言，判斷創(chuàng)造性的關(guān)鍵在于對該申請實際解決的技術(shù)問題的正確認識。這是因為，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)特別是對比文件1的基礎(chǔ)上不能認識到上述實際所要解決的技術(shù)問題的存在，或者說對上述技術(shù)問題的認識超出本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力或水平的話，本領(lǐng)域技術(shù)人員就很難有動機或者說不可能以上述技術(shù)問題為指引去改進或?qū)ふ液线m的現(xiàn)有技術(shù)進而提出該申請要求保護的方案。即，在上述現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，在本領(lǐng)域人員的水平和能力的范圍內(nèi)能夠認識到上述技術(shù)問題的存在，是判斷該申請創(chuàng)造性的前提和關(guān)鍵。

該案例涉及一發(fā)明專利申請，其請求保護一種化合物的制備方法，說明書背景技術(shù)中記載該化合物經(jīng)常被著色，純度不高，因此該發(fā)明的目的是提供一種適于工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的制備方法，來生產(chǎn)未被著色、高純度的該化合物產(chǎn)品。其權(quán)利要求1的方案與對比文件1的區(qū)別在于：該發(fā)明反應(yīng)在內(nèi)壁上具有耐腐蝕層的容器中進行，而對比文件1沒有限定容器是否耐腐蝕。該發(fā)明說明書記載，該發(fā)明采用在內(nèi)壁上具有耐腐蝕層的容器是為避免了金屬離子溶出，從而保證產(chǎn)品不被著色。

實審階段的駁回決定中認為為了防止反應(yīng)器中金屬元素的溶出，提高產(chǎn)品純度，采用防腐蝕容器是一種慣用技術(shù)手段，不具備創(chuàng)造性。復(fù)審委員會撤銷了該駁回決定，復(fù)審決定認為基于上述區(qū)別技術(shù)特征，該申請要解決的技術(shù)問題是提供一種未著色的該種化合物的制備方法，而依據(jù)對比文件1公開的內(nèi)容，本領(lǐng)域技術(shù)人員很難意識到該類化合物中雜質(zhì)金屬離子的存在以及有除去雜質(zhì)金屬離子以改善其色度的實際需求；不同于一般純化過程中需要除去的常規(guī)雜質(zhì)（例如未反應(yīng)的原料，多余的溶劑或反應(yīng)當(dāng)副產(chǎn)物本身等），該發(fā)明方法中雜質(zhì)金屬離子是源自反應(yīng)容器溶出的微量物質(zhì)。如果現(xiàn)有技術(shù)沒有任何啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以從理論上確定雜質(zhì)離子的存在和來源。如果不能認識到產(chǎn)生上述產(chǎn)品著色現(xiàn)象的原因，本領(lǐng)域技術(shù)人員很難有動機對上述現(xiàn)有技術(shù)提出如該發(fā)明所作的改進，進而復(fù)審決定認定該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

通過以上述案例可見，我們在利用“三步法”判斷一技術(shù)方案的創(chuàng)造性時，也已經(jīng)意識到要考慮技術(shù)問題的提出本身是否是容易的。在該案中，駁回決定運用“三步法”，看似毫無破綻，但仔細分析，能夠發(fā)現(xiàn)駁回決定實際是在得到區(qū)別技術(shù)特征后，僅根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征推導(dǎo)技術(shù)問題，并在此基礎(chǔ)上得出顯而易見的結(jié)論，在“三步法”的第二、第三步中明顯忽視了對現(xiàn)有技術(shù)的考量，偏離發(fā)明構(gòu)思。而復(fù)審階段，合議組根據(jù)采用該區(qū)別技術(shù)特征實際所追求的、最終的技術(shù)效果確定了實際要解決的技術(shù)問題，然后又回過頭來，通過對現(xiàn)有技術(shù)的分析，發(fā)現(xiàn)這個技術(shù)問題的提出并非是容易的，并據(jù)此肯定了該發(fā)明的創(chuàng)造性。并且，合議組認為，該案中如果知曉了因容器的金屬離子溶出造成的化合物著色的技術(shù)問題，那么為了解決該問題使用在內(nèi)壁上具有耐腐蝕層的容器這個技術(shù)手段顯然是很容易的。即合議組認為該案中解決技術(shù)問題的手段是顯而易見的，但是技術(shù)問題的發(fā)現(xiàn)賦予了整個方案創(chuàng)造性。該案例充分體現(xiàn)了在復(fù)審階段合議組對發(fā)明構(gòu)思的把握。

在目前的專利審查過程中，也出現(xiàn)了一些申請人或?qū)＠麢?quán)人強調(diào)技術(shù)問題本身的可專利性。在這種情況下，我們要考慮但顯然不能輕信申請人或?qū)＠麢?quán)人的一面之詞，而是應(yīng)該努力還原申請日前的現(xiàn)有技術(shù)狀況，客觀進行評價。正如歐專局雖然提出了問題發(fā)明的概念，但他們對問題發(fā)明還是持審慎態(tài)度的。他們認為技術(shù)問題的認知僅在非常例外的情形下才對創(chuàng)造性作出貢獻。比如以下情形，新問題的提出不能支持創(chuàng)造性③European Patent Office. Case Law of the Boards of Appeal, 8th ed［EB/OL］. （2016-07）［2018-03-14］. http://www. epo. org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html.：①持續(xù)地從事于對已知設(shè)備和/或產(chǎn)品消除缺陷、克服缺點以及獲得改進是技術(shù)人員的常規(guī)任務(wù)；②簡單地通過尋找克服常規(guī)工作中產(chǎn)生的困難的方法而提出的問題并不會賦予創(chuàng)造性；③對于構(gòu)成理論上的本領(lǐng)域技術(shù)人員常規(guī)活動基礎(chǔ)的常規(guī)技術(shù)問題的認知，比如消除缺陷、優(yōu)化參數(shù)、或者節(jié)約能源或時間，不具備創(chuàng)造性。

在案例T 630/9 2中，委員會認為，雖然現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)有了很好的結(jié)果，但技術(shù)人員不應(yīng)排除進一步將活體疫苗的逆轉(zhuǎn)率降低到更低水平的可能。在案例T 160/9 5中，委員會認為：雖然被引用文獻均未公開或者明示現(xiàn)有技術(shù)的繃帶有何缺陷或不足，但是任何人，更不必說是本領(lǐng)域技術(shù)人員，在使用該繃帶時，一般會立即發(fā)現(xiàn)刺激新組織生長或者甚至二次傷害是一個非常嚴(yán)重的問題，從而就有改變或者除去繃帶以求變好的需求。因此委員會認為上述兩案中技術(shù)問題的提出對要求保護的技術(shù)主題的創(chuàng)造性沒有貢獻。實際上，委員會如果認為技術(shù)問題對創(chuàng)造性有貢獻，通常會進行充分的論述。最具代表性的是寵物門案例T 540/9 3。在該案例中，委員會為了說明寵物在寵物門中想返回而收回爪子導(dǎo)致爪子被卡住的技術(shù)問題是否是容易提出的，從不同階段（上市前的測試階段、上市后的使用階段）、不同對象（有經(jīng)驗的寵物、沒有經(jīng)驗的寵物、測試人員、寵物主人）進行了分析。歐專局的上述做法值得我們借鑒。

五、小 結(jié)

通過前面的介紹可知，無論是歐專局還是國知局，在評價創(chuàng)造性時，一般都采用“三步法”或“問題-解決法”這種操作性強的方法，確定被評價方案實際要解決的技術(shù)問題均是以被評價方案相比于最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征為依據(jù)的。但是為了保證結(jié)論的正確，均要回頭重新審視現(xiàn)有技術(shù)，在發(fā)明構(gòu)思的指引下，整體評價現(xiàn)有技術(shù)，審視技術(shù)問題的確定是否正確合理，技術(shù)問題的認知本身是否需要創(chuàng)造性的勞動，必要時對“三步法”的路線加以調(diào)整，以期更加貼近真正的發(fā)明之路。同時還要注意，還原發(fā)明構(gòu)思不是指還原被評價方案的發(fā)明人的構(gòu)思，而是要盡量站在當(dāng)時技術(shù)水平下本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度對現(xiàn)有技術(shù)進行客觀評價。并且在發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題是一個現(xiàn)有技術(shù)未明示或暗示的新問題時，不能輕易地認定該技術(shù)問題的提出本身就是具有創(chuàng)造性的，還要充分運用本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識能力，排除其他能夠容易提出該技術(shù)問題的情形，以避免矯枉過正，過猶不及。

發(fā)明實際上是一個發(fā)現(xiàn)問題解決問題的過程，解決問題的手段固然具有可專利性，但也不應(yīng)忽視發(fā)明人在發(fā)現(xiàn)問題的過程中付出的創(chuàng)造性勞動，發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的前提和基礎(chǔ)，技術(shù)創(chuàng)新需要更多地研究現(xiàn)有技術(shù)，發(fā)現(xiàn)別人沒有發(fā)現(xiàn)的不足，這樣創(chuàng)新才能有源源不斷的動力，技術(shù)才能得到全面的進步。