王慶龍

一、 創(chuàng)造性判斷中的“技術(shù)啟示”

由于《專利審查指南》（2010版）中沒(méi)有針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的“反向教導(dǎo)”進(jìn)行規(guī)定，為了清晰全面地理解“反向教導(dǎo)”的含義，我們可以從現(xiàn)有技術(shù)的“技術(shù)啟示”入手?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）在其第二部分第四章關(guān)于創(chuàng)造性的審查內(nèi)容中，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)整體是否存在技術(shù)啟示進(jìn)行了詳細(xì)的介紹。

根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，要判斷發(fā)明創(chuàng)造相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)，通?？梢园凑找韵氯齻€(gè)步驟進(jìn)行，即通常所說(shuō)的“三步法”，其具體包括：步驟一，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。所述的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案。步驟二，確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。具體通過(guò)將要保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對(duì)比，找出區(qū)別技術(shù)特征，再根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。步驟三，判斷要保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見(jiàn)。在最后一個(gè)步驟中，現(xiàn)有技術(shù)整體是否存在技術(shù)啟示對(duì)顯而易見(jiàn)性的判斷至關(guān)重要。根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，在該步驟的判斷過(guò)程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出了將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題）的技術(shù)啟示，這種技術(shù)啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，有動(dòng)機(jī)地改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見(jiàn)的，不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

《專利審查指南》（2010版）進(jìn)一步規(guī)定，下述情況，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)存在上述技術(shù)啟示。一是所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)；二是所述區(qū)別技術(shù)特征為與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段，該技術(shù)手段在其他部分所起的作用與該區(qū)別技術(shù)特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決重新確定的技術(shù)問(wèn)題所起的作用相同；三是所述區(qū)別技術(shù)特征為另一篇對(duì)比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對(duì)比文件中所起的作用與區(qū)別技術(shù)特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決重新確定的技術(shù)問(wèn)題所起的作用相同。如果結(jié)論為是，則存在技術(shù)啟示，否則不存在技術(shù)啟示。

通過(guò)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定可知，若現(xiàn)有技術(shù)中存在例如上述三種情形便可以認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)整體存在“技術(shù)啟示”，基于該“技術(shù)啟示”本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)獲得要求保護(hù)的發(fā)明。那么是否現(xiàn)有技術(shù)中不存在上述的三種情形，就屬于現(xiàn)有技術(shù)存在“反向教導(dǎo)”了呢？

二、何為“反向教導(dǎo)”

從“反向教導(dǎo)”的字面理解，基于現(xiàn)有技術(shù)反向教導(dǎo)所傳遞的信息，其會(huì)阻止本領(lǐng)域技術(shù)人員將現(xiàn)有技術(shù)之間進(jìn)行結(jié)合，即阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員將現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行結(jié)合的動(dòng)機(jī)，由此將會(huì)否定所要保護(hù)的發(fā)明的顯而易見(jiàn)性，并得出所要保護(hù)的發(fā)明具有創(chuàng)造性的結(jié)論。

基于上述對(duì)“反向教導(dǎo)”作用的描述，業(yè)界有學(xué)者對(duì)“反向教導(dǎo)”作出如下定義。所謂“反向教導(dǎo)”，廣義是指現(xiàn)有技術(shù)中阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員形成發(fā)明技術(shù)方案的技術(shù)信息；狹義則是指現(xiàn)有技術(shù)中阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員將最接近現(xiàn)有技術(shù)與區(qū)別技術(shù)特征相結(jié)合，以得到發(fā)明技術(shù)方案的技術(shù)信息。在本領(lǐng)域技術(shù)人員形成所要保護(hù)的發(fā)明的思維過(guò)程中，技術(shù)啟示與反向教導(dǎo)起著正好相反的作用，前者起促進(jìn)作用，后者起阻礙作用。對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，促使他們將最接近現(xiàn)有技術(shù)與區(qū)別技術(shù)特征相結(jié)合形成所要保護(hù)的發(fā)明技術(shù)方案的信息，是“技術(shù)啟示”；相對(duì)地，阻礙他們將最接近現(xiàn)有技術(shù)與區(qū)別技術(shù)特征相結(jié)合形成所要保護(hù)的發(fā)明技術(shù)方案的信息，是“反向教導(dǎo)”。

那么“反向教導(dǎo)”要以什么樣的形式出現(xiàn)，才能夠阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員將最接近現(xiàn)有技術(shù)與區(qū)別技術(shù)特征相結(jié)合的信息形成所要保護(hù)的發(fā)明技術(shù)方案呢？在有關(guān)創(chuàng)造性的審查案件中，有部分案件審查員會(huì)堅(jiān)持認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示，從而否定要求保護(hù)的發(fā)明的創(chuàng)造性；但也有部分案件審查員會(huì)基于申請(qǐng)人的答辯意見(jiàn)而改變最初的看法，并認(rèn)為要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具有創(chuàng)造性。也就是說(shuō)，有關(guān)創(chuàng)造性審查中現(xiàn)有技術(shù)是否存在“技術(shù)啟示”是具有很大的討論空間的。之所以有時(shí)候“公說(shuō)公有理，婆說(shuō)婆有理”，是因?yàn)闊o(wú)論是審查員還是申請(qǐng)人，均是站在“旁觀者”的角度來(lái)評(píng)價(jià)和分析現(xiàn)有技術(shù)中對(duì)比文件所公開(kāi)的內(nèi)容，從嚴(yán)格意義上講均缺乏“直接有效的證據(jù)”，即作為現(xiàn)有技術(shù)的對(duì)比文件本身并沒(méi)有作出任何“表態(tài)”。試想一下，若對(duì)比文件中明確記載了某些信息，例如“本方案中的技術(shù)特征A可以用于X X X環(huán)境中，與技術(shù)特征B結(jié)合來(lái)解決技術(shù)問(wèn)題C”，那么此種情況下上述的“討論空間”將被嚴(yán)重壓縮，針對(duì)審查員認(rèn)為所要求保護(hù)的發(fā)明是“顯而易見(jiàn)的”，發(fā)明不具有創(chuàng)造性的審查意見(jiàn)的答辯將變得極為困難。相反地，若對(duì)比文件中明確記載了某些信息，例如“本方案中的技術(shù)特征A不可以用于X X X環(huán)境中，不能與技術(shù)特征B結(jié)合來(lái)解決技術(shù)問(wèn)題C”，那么此種情況下，該信息將否定所要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)方案的顯而易見(jiàn)性，得出所要保護(hù)的發(fā)明具有創(chuàng)造性結(jié)論的可能性將大大提高。

綜上，“反向教導(dǎo)”需要在現(xiàn)有技術(shù)中以某種明確的、直接的方式出現(xiàn)在對(duì)比文件中，即反向教導(dǎo)需要“記載”在對(duì)比文件中。阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員將最接近現(xiàn)有技術(shù)與區(qū)別技術(shù)特征相結(jié)合形成所要保護(hù)的發(fā)明技術(shù)方案的信息，是現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件本身的“表態(tài)”，并非審查員或申請(qǐng)人推論分析的結(jié)果。應(yīng)該說(shuō)明的是，反向教導(dǎo)在對(duì)比文件中的要求是以“記載”的方式進(jìn)行表述，即要么是對(duì)比文件本身的字面記載的內(nèi)容，要么是根據(jù)對(duì)比文件可以直接地、毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容。只有這種記載方式，才能夠使得本領(lǐng)域技術(shù)人員有充分的理由不將最接近現(xiàn)有技術(shù)與區(qū)別技術(shù)特征相結(jié)合形成所要保護(hù)的發(fā)明技術(shù)方案。

進(jìn)一步地，創(chuàng)造性審查需要至少兩個(gè)現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合來(lái)進(jìn)行判斷，筆者認(rèn)為只要現(xiàn)有技術(shù)整體存在“反向教導(dǎo)”即可起到阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員將該兩個(gè)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行結(jié)合的作用。也就是說(shuō)，“反向教導(dǎo)”既可以記載在最接近的對(duì)比文件中，也可以記載在用于評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的另一篇對(duì)比文件中。

而且，“反向教導(dǎo)”能夠否定所要保護(hù)的發(fā)明技術(shù)方案的顯而易見(jiàn)性是容易理解并被接受的。發(fā)明人從現(xiàn)有技術(shù)中掛有“此路不通”牌子的地方，偏偏走出了一條解決技術(shù)問(wèn)題的路來(lái)，這對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是意料不到的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)而言是非顯而易見(jiàn)的，因此具有創(chuàng)造性。

三、“無(wú)技術(shù)啟示”與“反向教導(dǎo)”的區(qū)別

關(guān)于前文提出的“是否現(xiàn)有技術(shù)中不存在具有技術(shù)啟示的三種情形，就屬于現(xiàn)有技術(shù)存在反向教導(dǎo)”的問(wèn)題，答案應(yīng)該是否定的。從業(yè)人員均知曉，現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示的三種情形的反向，例如“區(qū)別技術(shù)特征不是本領(lǐng)域的公知常識(shí)”以及“區(qū)別技術(shù)特征在另一篇對(duì)比文件中起到的作用，與其在本發(fā)明中所起到的作用不同”的答辯思路，目的均是在論述“現(xiàn)有技術(shù)整體不存在技術(shù)啟示”。由上述可知，基于“現(xiàn)有技術(shù)整體不存在技術(shù)啟示”可以得到“發(fā)明并非顯而易見(jiàn)”的結(jié)論，而且基于“現(xiàn)有技術(shù)中存在反向教導(dǎo)”也可以得到“發(fā)明并非顯而易見(jiàn)”的結(jié)論，雖然“現(xiàn)有技術(shù)整體不存在技術(shù)啟示”和“現(xiàn)有技術(shù)中存在反向教導(dǎo)”在顯而易見(jiàn)性上的判斷作用是相同的，但二者并不等同。

從《專利審查指南》（2010版）有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)整體存在技術(shù)啟示的介紹可知，審查員是通過(guò)例如“區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的公知常識(shí)”或“區(qū)別技術(shù)特征在另一篇對(duì)比文件中起到的作用，與其在該發(fā)明中所起到的作用相同”為依據(jù)，推出“現(xiàn)有技術(shù)整體存在技術(shù)啟示”的結(jié)論。申請(qǐng)人是通過(guò)例如“區(qū)別技術(shù)特征不是本領(lǐng)域的公知常識(shí)”以及“區(qū)別技術(shù)特征在另一篇對(duì)比文件中起到的作用，與其在本發(fā)明中所起到的作用不同” 為依據(jù)，推出“現(xiàn)有技術(shù)整體不存在技術(shù)啟示”的結(jié)論?？梢钥闯觥艾F(xiàn)有技術(shù)整體是否存在技術(shù)啟示”是推論出來(lái)的，作為現(xiàn)有技術(shù)的對(duì)比文件本身并沒(méi)有明確“表態(tài)”過(guò)。而“反向教導(dǎo)”則是作為現(xiàn)有技術(shù)的對(duì)比文件本身通過(guò)“記載”的方式進(jìn)行的明確“表態(tài)”，現(xiàn)有技術(shù)“反向教導(dǎo)”存在與否是個(gè)既定事實(shí)，無(wú)需推論。如前述的，若對(duì)比文件中明確記載了例如“本方案中的技術(shù)特征A可以用于X X X環(huán)境中，與技術(shù)特征B結(jié)合來(lái)解決技術(shù)問(wèn)題C”的信息，那么審查員便無(wú)需通過(guò)“技術(shù)啟示”這條存在爭(zhēng)論空間的“彎路”來(lái)評(píng)價(jià)創(chuàng)造性了，直接用對(duì)比文件中記載的“正向教導(dǎo)”來(lái)進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)價(jià)豈不更加直截了當(dāng)？同樣的，申請(qǐng)人若找到對(duì)比文件中明確記載的“反向教導(dǎo)”，便無(wú)需通過(guò)“無(wú)技術(shù)啟示”的爭(zhēng)辯方式試圖在爭(zhēng)論空間中“殺出一條活路”來(lái)，而可以直接基于該“反向教導(dǎo)”獲得“免死金牌”。

由上分析可知，“現(xiàn)有技術(shù)整體不存在技術(shù)啟示”和“現(xiàn)有技術(shù)中存在反向教導(dǎo)”，由于二者在現(xiàn)有技術(shù)中存在的形式不同，從而決定了其在創(chuàng)造性爭(zhēng)辯這場(chǎng)“戰(zhàn)役”中起到的作用不同，在該“戰(zhàn)役”中，前者為爭(zhēng)論空間內(nèi)的戰(zhàn)術(shù)博弈，后者則是直接地“戰(zhàn)略致勝”。

四、具有“反向教導(dǎo)”的若干情形

現(xiàn)有技術(shù)中如果存在如下情形，通?？梢哉J(rèn)為存在“反向教導(dǎo)”。

第一種情形：現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)明確記載了有關(guān)摒棄將區(qū)別技術(shù)特征與最接近的對(duì)比文件進(jìn)行結(jié)合的內(nèi)容。

例如上述的，無(wú)論是最接近的對(duì)比文件，還是用于評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的另一篇對(duì)比文件，只要記載有類似于“本方案中的技術(shù)特征A不可以用于X X X環(huán)境中，不能與技術(shù)特征B結(jié)合來(lái)解決技術(shù)問(wèn)題C”的信息，則即便與區(qū)別技術(shù)特征相關(guān)的技術(shù)手段在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與在所要保護(hù)的發(fā)明中所起的作用相同，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不會(huì)有動(dòng)機(jī)將最接近的對(duì)比文件和用于評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的另一篇對(duì)比文件進(jìn)行結(jié)合，當(dāng)然就不可能形成所要保護(hù)的發(fā)明的技術(shù)方案。

第二種情形：區(qū)別技術(shù)特征在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與在要保護(hù)的發(fā)明中所起的作用相反，根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)不可能想到使用相反作用的相關(guān)技術(shù)手段解決實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題。

我們知道，最接近的現(xiàn)有技術(shù)與要保護(hù)的發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征相關(guān)的技術(shù)手段，如果在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與該區(qū)別技術(shù)特征在要保護(hù)的發(fā)明中作用相同，則現(xiàn)有技術(shù)給出了相應(yīng)的技術(shù)啟示，否則沒(méi)有給出技術(shù)啟示。但是如果與區(qū)別技術(shù)特征相關(guān)的技術(shù)手段在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與要保護(hù)的發(fā)明非但不同，而且相反，則現(xiàn)有技術(shù)不僅沒(méi)有給出相應(yīng)的技術(shù)啟示，而且給出了反向教導(dǎo)，此時(shí)現(xiàn)有技術(shù)不會(huì)破壞要保護(hù)發(fā)明的創(chuàng)造性?？梢?jiàn)，第二種情形實(shí)際上是上述第一種情形的一種變形。

第三種情形：針對(duì)要保護(hù)的發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題，現(xiàn)有技術(shù)中為解決該技術(shù)問(wèn)題所采用的技術(shù)手段與區(qū)別技術(shù)特征正好相反。

例如，《專利審查指南》（2010版）列舉的“電動(dòng)機(jī)的換向器與電刷間粗糙界面”案例，現(xiàn)有技術(shù)通常認(rèn)為，電動(dòng)機(jī)的換向器與電刷間界面越光滑接觸越好，電流損耗也越小。而一項(xiàng)發(fā)明卻將換向器表面制出一定粗糙度的細(xì)紋，其結(jié)果是電流損耗更小，優(yōu)于光滑表面。在該案例中，本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決減少損耗電流的技術(shù)問(wèn)題的時(shí)候，現(xiàn)有技術(shù)給出的信息是電動(dòng)機(jī)的換向器與電刷間界面越光滑接觸越好的信息，本領(lǐng)域技術(shù)人員在該“反向教導(dǎo)”下，不會(huì)有動(dòng)機(jī)將換向器表面制出一定粗糙度的細(xì)紋來(lái)解決減少損耗電流的技術(shù)問(wèn)題。而該發(fā)明卻采用了與現(xiàn)有技術(shù)給出的信息正好相反的技術(shù)手段，即將換向器表面制出一定粗糙度的細(xì)紋來(lái)解決了減少損耗電流的技術(shù)問(wèn)題?？梢?jiàn)，第三種情形所說(shuō)的“技術(shù)偏見(jiàn)”實(shí)際上是上述第一種情形的另一種變形。

在上述三種情形中，有時(shí)候“反向教導(dǎo)”記載在審查員提供的對(duì)比文件中（例如第一種情形和第三種情形），有時(shí)候“反向教導(dǎo)”記載在其他現(xiàn)有技術(shù)中（例如第二種情形），此時(shí)申請(qǐng)人可以提交證據(jù)來(lái)證明現(xiàn)有技術(shù)中記載有“反向教導(dǎo)”，證據(jù)以教科書等公知常識(shí)性證據(jù)為優(yōu)選，其次是專利文件、論文或者技術(shù)手冊(cè)等。而且如前所述的，“反向教導(dǎo)”不僅包括現(xiàn)有技術(shù)直接的字面描述的記載形式，還包括根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)字面描述或附圖直接地、毫無(wú)疑義地確定的記載形式。

五、案例解析

2010年1月14日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出第14458號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，涉及專利號(hào)為9 8103175.7、名稱為“儲(chǔ)氫合金以及二次電池”的發(fā)明專利（以下稱為“該專利”）。

該案中，專利復(fù)審委員會(huì)在無(wú)效決定中指出，證據(jù)5公開(kāi)了一種稀土類金屬－鎳系氫吸附合金（參見(jiàn)證據(jù)5中文譯文的權(quán)利要求1以及說(shuō)明書的三個(gè)比較例1-4、2-3、3-3），該專利權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案與證據(jù)5的區(qū)別技術(shù)特征在于：該專利通過(guò)鑄造或燒結(jié)方法生產(chǎn)權(quán)利要求1限定的儲(chǔ)氫合金，而證據(jù)5是通過(guò)激冷法獲得所需要的儲(chǔ)氫合金，并且證據(jù)5在三個(gè)比較例1-4、2-3、3-3中公開(kāi)了使用鑄造法無(wú)法得到符合其發(fā)明目的的合金。根據(jù)上述區(qū)別技術(shù)特征可確定該申請(qǐng)實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題是：確定權(quán)利要求1中通式代表的儲(chǔ)氫合金的制造方法。雖然證據(jù)5公開(kāi)了以鑄造法制備合金是本領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)，但是，證據(jù)5公開(kāi)了其所需要的合金是通過(guò)激冷法制造得到的，而使用鑄造法無(wú)法得到符合證據(jù)5發(fā)明目的合金。同時(shí)，根據(jù)證據(jù)5還記載如果過(guò)冷度和冷卻速度在其規(guī)定的特定范圍之外，則所希望的反相界面層析出的合金就不能得到；由證據(jù)5公開(kāi)的內(nèi)容可以明確鑄造法無(wú)法解決其技術(shù)問(wèn)題，這種相反的技術(shù)教導(dǎo)說(shuō)明使用鑄造法無(wú)法獲得證據(jù)5權(quán)利要求1限定的儲(chǔ)氫合金，而請(qǐng)求人認(rèn)為該專利權(quán)利要求1的通式所表示的合金與證據(jù)5權(quán)利要求1的通式所表示的合金實(shí)質(zhì)上相同，在證據(jù)5給出上述相反的技術(shù)教導(dǎo)的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員也無(wú)法通過(guò)鑄造法制備該專利權(quán)利要求1的通式所表示的合金。同時(shí)，證據(jù)1、2、4只能說(shuō)明使用鑄造法制備合金是本領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)，也沒(méi)有給出任何相關(guān)的技術(shù)啟示；在證據(jù)5給出的上述相反技術(shù)教導(dǎo)下，要解決上述技術(shù)問(wèn)題并采用鑄造法制備該專利權(quán)利要求1的通式所表示的儲(chǔ)氫合金對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是非顯而易見(jiàn)的，因此，該專利權(quán)利要求1相對(duì)于各證據(jù)的結(jié)合具備創(chuàng)造性。

筆者認(rèn)為，基于“三步法”的判斷方法中重點(diǎn)在于判斷現(xiàn)有技術(shù)整體是否存在技術(shù)啟示。本領(lǐng)域技術(shù)人員在判斷區(qū)別特征所起的作用時(shí)，需要考慮現(xiàn)有技術(shù)的正反兩方面的教導(dǎo)，判斷該區(qū)別特征在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與其在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題所起的作用是否相同，在此基礎(chǔ)上才能準(zhǔn)確地判斷現(xiàn)有技術(shù)整體是否存在技術(shù)啟示。在該案中，雖然證據(jù)5公開(kāi)了采用鑄造法制備儲(chǔ)氫合金的實(shí)施例，但是，證據(jù)5中也明確給出了采用鑄造法只能得到效果較差的儲(chǔ)氫合金的相反的技術(shù)教導(dǎo)，本領(lǐng)域技術(shù)人員在證據(jù)5的基礎(chǔ)上無(wú)法獲知采用鑄造法或燒結(jié)方法獲得本專利權(quán)利要求1要求保護(hù)的具有高容量且充放電循環(huán)壽命長(zhǎng)的儲(chǔ)氫合金，并且其他證據(jù)1、2、4也僅僅是公開(kāi)了使用鑄造法制備合金的技術(shù)手段，也均未教導(dǎo)使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠通過(guò)鑄造法制備本專利權(quán)利要求1的通式所表示的儲(chǔ)氫合金或者證據(jù)5權(quán)利要求1的通式所表示的儲(chǔ)氫合金。由于證據(jù)5記載的“反向教導(dǎo)”，權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是非顯而易見(jiàn)的。

六、美國(guó)專利法中規(guī)定的“反向教導(dǎo)”

根據(jù)美國(guó)用于判斷創(chuàng)造性的“教導(dǎo)-啟示-動(dòng)機(jī)”原則（簡(jiǎn)稱T S M原則），如果現(xiàn)有技術(shù)中存在著某種教導(dǎo)、啟示或動(dòng)機(jī)，使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠結(jié)合或修改現(xiàn)有技術(shù)并得到要求保護(hù)的發(fā)明，則該發(fā)明就是顯而易見(jiàn)的。由于現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)作為整體來(lái)考慮，因此，需要同時(shí)考慮那些使本領(lǐng)域技術(shù)偏離本發(fā)明的部分，此部分稱之為“反向教導(dǎo)”（teach away），其含義是現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件的公開(kāi)內(nèi)容阻止或阻礙本領(lǐng)域普通技術(shù)人員去完成發(fā)明人實(shí)際上成功做到的事情。

“反向教導(dǎo)”常常被用來(lái)作為反駁顯而易見(jiàn)的理由。在美國(guó)審查指南中，對(duì)于反向教導(dǎo)同樣也沒(méi)有給出明確的定義，而是通過(guò)舉例的方式說(shuō)明。根據(jù)美國(guó)審查指南存在反向教導(dǎo)的情形包括對(duì)比文件之間不能夠結(jié)合的情況。例如，所要保護(hù)的發(fā)明是一種同時(shí)含有鐵和堿金屬的催化劑。在現(xiàn)有技術(shù)中，一篇對(duì)比文件公開(kāi)了一種催化劑，并記載了其中的銻和堿金屬可以互換，并獲得相同的效果。另一篇對(duì)比文件中記載了向催化劑中加入鐵，但明確地排除了銻。由于第二篇對(duì)比文件中排除了銻，記載了與第一篇對(duì)比文件使用銻的反向教導(dǎo)，因此這兩篇對(duì)比文件無(wú)法結(jié)合。由于現(xiàn)有技術(shù)中存在著反向教導(dǎo)，因此該發(fā)明是非顯而易見(jiàn)的，具有創(chuàng)造性。

美國(guó)審查指南中還列舉了一些情況，例如，現(xiàn)有技術(shù)公開(kāi)的優(yōu)選實(shí)施例并不會(huì)對(duì)更廣的范圍或者非優(yōu)選的實(shí)施例構(gòu)成反向教導(dǎo)，以及，已知的或者顯而易見(jiàn)的產(chǎn)品不會(huì)由于被描述成在某些方面比其他同用途的產(chǎn)品差而可以獲得專利保護(hù)。例如，權(quán)利要求保護(hù)的是一種環(huán)氧樹(shù)脂浸漬纖維增強(qiáng)印刷電路材料。現(xiàn)有技術(shù)中有文獻(xiàn)教導(dǎo)了與該發(fā)明相似的印刷電路材料，但使用的是聚酰亞胺樹(shù)脂浸漬而不是環(huán)氧樹(shù)脂。此外，這篇文獻(xiàn)中還公開(kāi)了已知環(huán)氧樹(shù)脂具有該用途，且環(huán)氧樹(shù)脂浸漬電路板具有相對(duì)可以接受的尺寸穩(wěn)定性，以及一定程度的柔性，但與聚酰亞胺浸漬電路板相比仍然較差。在這個(gè)案件中，法院認(rèn)為，關(guān)于環(huán)氧樹(shù)脂，對(duì)比文件只是陳述了現(xiàn)有技術(shù)中已知的事實(shí)，不足以說(shuō)明具有創(chuàng)造性。

七、“反向教導(dǎo)”在新穎性判斷中的應(yīng)用

以上討論均是有關(guān)“反向教導(dǎo)”在創(chuàng)造性判斷中的應(yīng)用，那么“反向教導(dǎo)”是否可以用于新穎性的判斷呢？

在中國(guó)，采用單獨(dú)對(duì)比原則進(jìn)行新穎性判斷，即要求一篇對(duì)比文件公開(kāi)所要保護(hù)的發(fā)明的所有技術(shù)特征。需要注意的是，在進(jìn)行新穎性判斷時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)判斷所要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)方案與對(duì)比文件的技術(shù)方案是否實(shí)質(zhì)上相同，如果二者內(nèi)容相比，所要求保護(hù)的發(fā)明的技術(shù)方案與對(duì)比文件公開(kāi)的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上相同，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)兩者的技術(shù)方案可以確定兩者能夠適用于相同的技術(shù)領(lǐng)域，解決相同的技術(shù)問(wèn)題，并具有相同的預(yù)期效果，則認(rèn)為該發(fā)明不具有新穎性?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）并沒(méi)有明確論述，在一篇對(duì)比文件公開(kāi)了所要保護(hù)的發(fā)明的所有技術(shù)特征，并且其中至少一個(gè)技術(shù)特征是通過(guò)“反向教導(dǎo)”的方式記載的情形下，該篇對(duì)比文件是否可以用于評(píng)價(jià)所要保護(hù)的發(fā)明的新穎性。在國(guó)內(nèi)應(yīng)該是傾向于不認(rèn)可，原因在于《專利審查指南》（2010版）中要求用于評(píng)價(jià)所要保護(hù)的發(fā)明的新穎性的技術(shù)方案在技術(shù)方案上實(shí)質(zhì)性相同，并在技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題以及預(yù)期效果上均要求相同，但記載有“反向教導(dǎo)”的對(duì)比文件所公開(kāi)的技術(shù)方案與所要保護(hù)的發(fā)明的技術(shù)方案相對(duì)比，至少在技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果上是否相同存在一定爭(zhēng)議。

但在美國(guó)，盡管現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件對(duì)所要保護(hù)的發(fā)明進(jìn)行了反向教導(dǎo)的論點(diǎn)可能會(huì)與該發(fā)明是否具有第103條所規(guī)定的非顯而易見(jiàn)性的判斷有關(guān)，但是這樣的“反向教導(dǎo)”論點(diǎn)與第102條規(guī)定的新穎性問(wèn)題無(wú)關(guān)。美國(guó)專利法規(guī)定嚴(yán)格相同檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)控制著對(duì)預(yù)見(jiàn)性的判斷。該校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)具體為，單篇對(duì)比文件必須要披露權(quán)利要求中發(fā)明創(chuàng)造的每個(gè)要素，并且按照與權(quán)利要求相同的方式組織在一起，才能作為證據(jù)根據(jù)美國(guó)專利法第102條的規(guī)定所要保護(hù)的發(fā)明已被預(yù)見(jiàn)。如果單篇對(duì)比文件披露了所要保護(hù)的發(fā)明的每一項(xiàng)特征，并且如該發(fā)明所記載方式將這些特征組織在一起，那么即使對(duì)比文件貶損了所述發(fā)明或者是阻礙了本領(lǐng)域普通技術(shù)人員作出所述發(fā)明，仍然構(gòu)成所述的“預(yù)見(jiàn)”。也就是說(shuō)，基于美國(guó)新穎性的判斷規(guī)則（嚴(yán)格相同檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)），記載有“反向教導(dǎo)”的單篇對(duì)比文件可以用于評(píng)價(jià)發(fā)明的新穎性。

八、小 結(jié)

本文重點(diǎn)討論了“反向教導(dǎo)”的含義、存在形式以及其在專利審查中的應(yīng)用。具體地，雖然一項(xiàng)權(quán)利要求的技術(shù)方案相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征已被現(xiàn)有技術(shù)公開(kāi)，但在現(xiàn)有技術(shù)明確給出了采用該區(qū)別技術(shù)特征不能解決該發(fā)明的技術(shù)問(wèn)題的相反技術(shù)教導(dǎo)的情況下，在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)見(jiàn)，為了解決所要解決的技術(shù)問(wèn)題，按照現(xiàn)有技術(shù)的指引不能獲得權(quán)利要求所保護(hù)的技術(shù)方案，即要提出解決所述技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是非顯而易見(jiàn)的。“反向教導(dǎo)”在創(chuàng)造性的判斷中，中國(guó)和美國(guó)的適用規(guī)則是相同的。但在新穎性的判斷中，由于中國(guó)和美國(guó)對(duì)新穎性審查所遵循的標(biāo)準(zhǔn)存在差異，因此對(duì)于記載有“反向教導(dǎo)”的單篇對(duì)比文件是否能夠用于評(píng)價(jià)發(fā)明的新穎性也有待進(jìn)一步研究和探討。