崔浩洋 于文輝

摘 要：商標(biāo)惡意注冊一直是商標(biāo)業(yè)界的熱點(diǎn)話題。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及我國采取注冊獲得商標(biāo)權(quán)的立法模式，惡意注冊商標(biāo)的情形更為多見。對商標(biāo)惡意注冊的界定、惡意注冊與混淆可能性的關(guān)系、惡意注冊原因分析、域外的立法規(guī)制，從而提出相應(yīng)的建議。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)；惡意注冊；法律規(guī)制

中圖分類號：D9 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.24.069

1 商標(biāo)惡意注冊的界定

現(xiàn)在所說的商標(biāo)惡意注冊，有時(shí)說是惡意搶注，有時(shí)說是惡意注冊，這是人們通常的說法。惡意（Bad faith）與善意（Good faith）相對應(yīng)，惡意注冊可以理解為“非誠信注冊”，我國《民法總則》規(guī)定，民事主體從事民事活動，應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，正當(dāng)行使民事權(quán)力并履行民事義務(wù)，不實(shí)施欺詐和規(guī)避法律的行為，在不損害他人利益和社會利益的前提下追求自己的利益。誠實(shí)信用在現(xiàn)代民法中具有重要地位，被譽(yù)為民法的“帝王條款”，如果說任何自由都是受制約的自由，那么誠實(shí)信用應(yīng)是題中之義。誠實(shí)信用原則可分為主觀方面誠信和客觀方面誠信，類似于刑法關(guān)于兩階層的犯罪構(gòu)成體系即客觀違法階層、主觀違法階層，從不同的思維和角度進(jìn)行認(rèn)識，有助于更好地理解商標(biāo)惡意注冊。

從主客觀兩個(gè)方面理解商標(biāo)惡意注冊，能夠得到惡意注冊的概念核。惡意注冊在主觀方面表現(xiàn)為，系爭商標(biāo)注冊人的不正當(dāng)目的不包括明知的成分。因?yàn)椴徽?dāng)目的本身就意味著明知，具有一定的目的性針對某一對象，如果不明知也就沒有什么對象可言。在客觀方面，主要表現(xiàn)為違背誠實(shí)的商業(yè)道德或者違背行業(yè)慣例的行為。筆者認(rèn)為，這里的商業(yè)道德還是要與一般的社會道德相區(qū)分。因?yàn)?，商?biāo)法保護(hù)的是權(quán)利人的商業(yè)標(biāo)記，商主體在商業(yè)活動中運(yùn)用商業(yè)標(biāo)記創(chuàng)造利益、實(shí)現(xiàn)商業(yè)利潤，所以商業(yè)道德要予以強(qiáng)調(diào)。

惡意注冊是一個(gè)不確定的法律概念，市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及其復(fù)雜化，惡意注冊的內(nèi)涵具有流動性。所以，將惡意注冊作一個(gè)確切的定義是一件很難的事情，把握其概念核對惡意注冊有一個(gè)范圍限定并不難理解。

2 惡意注冊與混淆可能性的關(guān)系

混淆可能性是商標(biāo)法上的基石性概念。惡意和混淆可能性不是包容關(guān)系也不是非此即彼的關(guān)系，它們是兩個(gè)獨(dú)立存在的法律現(xiàn)象，但是有些情況下會出現(xiàn)交叉。筆者試圖從以下三個(gè)方面進(jìn)行分析。

首先，如果把商標(biāo)惡意注冊作為混淆可能性的一個(gè)情況，那么完全可以在混淆可能性的立法框架下解決惡意注冊問題，單獨(dú)的討論如何制止惡意注冊將沒有必要。如果惡意注冊就是混淆可能性，那么解決惡意注冊將不存在困難。

其次，某些惡意注冊與混淆可能性不存在關(guān)聯(lián)性。比如最高人民法院在授權(quán)確權(quán)意見中，在代理關(guān)系中即使是沒有達(dá)成代理關(guān)系、磋商過程中的搶先注冊可以認(rèn)定為代理人具有搶注行為。在磋商階段，被代理申請注冊的商標(biāo)和產(chǎn)品可能沒有實(shí)際的進(jìn)入流通領(lǐng)域，代理人這個(gè)階段搶先注冊的目的是得到代理經(jīng)銷權(quán)或者在代理經(jīng)銷合同中給予優(yōu)惠，這里就不能理解為存在混淆問題。其實(shí)，在缺乏實(shí)際使用意圖情形下囤積注冊商標(biāo)，也不存在混淆可能性的問題。所以，筆者認(rèn)為應(yīng)該把惡意注冊這種法律現(xiàn)象單獨(dú)考慮，繞過混淆可能性的圈子。

再次，商標(biāo)的立法目的經(jīng)歷了一些變化。商標(biāo)最基本的作用是表示出處。最初商標(biāo)立法的目的在于保護(hù)商標(biāo)的識別功能，通過識別功能的保護(hù)商標(biāo)權(quán)人和消費(fèi)者的利益。隨著市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的日益復(fù)雜化，商標(biāo)立法同時(shí)肩負(fù)起他任務(wù)即維護(hù)誠信原則，這也是我國商標(biāo)法在上一次修法中在第七條明確規(guī)定了應(yīng)當(dāng)遵守誠實(shí)信用原則的原因。所以惡意注冊和混淆可能性是不同的法律對象，不能夠?qū)⑺鼈兓鞛橐徽?。我國《商?biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定筆者認(rèn)為不夠明確，沒有將惡意注冊和混淆可能性這對概念進(jìn)行區(qū)分。該條第一款規(guī)定代理人或代表人以自己的名義進(jìn)行注冊，沒有要求被代理的商標(biāo)實(shí)際的使用，但是在第二款中添加了“使用”要求再現(xiàn)實(shí)際的使用，這無異于畫蛇添足。第二款法條中加入“使用”就可能具有與混淆可能性存在聯(lián)系。不管當(dāng)事人之間存在的是先合同義務(wù)、后合同義務(wù)還是附條件義務(wù)，在這種情況下的商標(biāo)注冊可以認(rèn)定是違反誠信原則的惡意注冊。但是現(xiàn)在《商標(biāo)法》第十五條第二款有明確規(guī)定了“使用”，這導(dǎo)致在使用過程中引起歧義，本來認(rèn)為這種惡意情形已經(jīng)非常嚴(yán)重，與本條第一款沒有實(shí)質(zhì)性的區(qū)別。在沒有第二款的規(guī)定時(shí)間，在實(shí)務(wù)中可以類推適用第一款的規(guī)定，現(xiàn)在以立法的方式明確的加以規(guī)范，使得陷入無法使用的困境。

3 商標(biāo)惡意注冊的原因分析

3.1 立法的不完善

我國商標(biāo)立法上采取注冊模式，與國際上大多數(shù)國家的做法趨于一致。注冊獲權(quán)具有鼓勵(lì)交易、公示確權(quán)的優(yōu)點(diǎn)，但是不可否認(rèn)采取該種模式存有較大的缺陷。

商標(biāo)權(quán)注冊取得強(qiáng)調(diào)的是時(shí)間上的在先性。只是作為商標(biāo)注冊，實(shí)際上并未使用，不應(yīng)算是商標(biāo)，更談不上商標(biāo)權(quán)。很明顯我國采取注冊獲得商標(biāo)權(quán)在邏輯上是矛盾的，商標(biāo)的首要功能在于識別，如果沒有使用當(dāng)然不能將商品、商譽(yù)聯(lián)系起來，也就失去保護(hù)的基礎(chǔ)。但是卻可以通過注冊獲得商標(biāo)權(quán)，商標(biāo)權(quán)先于權(quán)利客體產(chǎn)生，這似乎不符合邏輯。

注冊模式可能導(dǎo)致侵害在先使用人的利益、引起惡意注冊、阻礙正常的市場競爭秩序。惡意注冊人通常先于商標(biāo)實(shí)際所有人申請注冊，商標(biāo)實(shí)際所有人并不知其情。行政機(jī)關(guān)在審查時(shí)并不知道申請注冊人的誠實(shí)性及其行為的合法性，一旦異議期經(jīng)過，惡意注冊人獲得商標(biāo)權(quán)反過來起訴實(shí)際使用人商標(biāo)侵權(quán)。在商標(biāo)立法上沒有規(guī)定實(shí)際使用人的先訴抗辯權(quán)，往往陷入維權(quán)的困境。

根據(jù)現(xiàn)有的立法，我國對未注冊商標(biāo)的保護(hù)條款很少?！渡虡?biāo)法》第十三條第二款對未注冊馳名商標(biāo)進(jìn)行同類保護(hù)。學(xué)者們試圖將《商標(biāo)法》第十五條、第三十一條作為未注冊商標(biāo)的保護(hù)依據(jù)，但是這些條款只是商標(biāo)注冊過程中的程序性條款，在于維護(hù)商標(biāo)注冊過程中的程序正義。如果商標(biāo)完成注冊但是沒有使用，“善意”使用人在相同商品或類似商品上使用與注冊商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，予以制止惡意注冊，將會縮小在先商標(biāo)保護(hù)范圍。

3.2 經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使

法律與道德交織過程中，需要對商標(biāo)惡意注冊予以禁止。商標(biāo)惡意注冊是一種不正當(dāng)?shù)母偁幮袨?，違反了商業(yè)道德與誠信原則。由于商標(biāo)能夠在種類繁多的商品中吸引消費(fèi)者的眼球，惡意注冊商標(biāo)的目的在于利用該商標(biāo)的商譽(yù)，從而可以吸引消費(fèi)者擴(kuò)大自己商品或服務(wù)的市場占有份額，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益。對于惡意注冊人來說，通過注冊商標(biāo)來大量的進(jìn)行“圈地活動”，利用法律漏洞，大量囤積商標(biāo)然后進(jìn)行出賣，獲得高額的利潤。這種“無本萬利”的生意，促使惡意注冊商標(biāo)的情形愈演愈烈。同時(shí)，我國商標(biāo)立法上沒有規(guī)制惡意注冊的條款，惡意注冊人違法成本低，并且不用付出相應(yīng)的代價(jià)，使得商標(biāo)惡意注冊在法律上屬于“灰色地帶”。

4 域外立法關(guān)于商標(biāo)惡意注冊的規(guī)制

美國《商標(biāo)法》規(guī)定，商標(biāo)權(quán)的取得不同于我國的申請注冊取得商標(biāo)權(quán)。美國《商標(biāo)法》規(guī)定了使用或具有使用意圖，在申請商標(biāo)注冊時(shí)需要在申請書中注明首次使用的日期、首次商業(yè)使用的日期、標(biāo)記使用的商品并且還需要提供商標(biāo)圖樣、標(biāo)有商標(biāo)的商品圖片等證據(jù)材料。意圖使用的，要提交商業(yè)計(jì)劃書和其他材料來證明具有真實(shí)使用意圖后，可以請求在主注冊簿上注冊其商標(biāo)。我國香港地區(qū)也有類似的規(guī)定，申請注冊人需要提供使用或者使用意圖的聲名。但是，美國和香港地區(qū)的做法存有不同。在美國，申請人需要提供簡要的使用證據(jù)；而在香港地區(qū)，申請人不需要提供使用或?qū)嶋H使用意圖的詳細(xì)情況。正是因?yàn)槊绹拖愀鄣貐^(qū)立法上聲名制度的規(guī)定，使得惡意囤積商標(biāo)的情形較少或者說基本很少出現(xiàn)。

在美國，商標(biāo)買賣通常是不被允許的，除非商標(biāo)權(quán)人將自己的生產(chǎn)權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。因此，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓時(shí)注冊權(quán)利人應(yīng)當(dāng)提供使用的證據(jù)。同時(shí)在美國，商標(biāo)在進(jìn)行續(xù)展時(shí)同樣需要證據(jù)證明使用，因?yàn)橹挥袑?shí)際使用的商標(biāo)才具備續(xù)展的可能性。商標(biāo)實(shí)際使用才能夠獲得法律的保護(hù)，可以對抗他人的侵權(quán)行為。

5 完善我國商標(biāo)惡意注冊的立法建議

（1）回歸商標(biāo)的本原，強(qiáng)化商標(biāo)的使用。

商標(biāo)產(chǎn)生于使用，它的宿命也終究是使用，如果連續(xù)三年不使用就面臨被撤銷的危險(xiǎn)。因此在整個(gè)商標(biāo)法律制度中，哪怕是注冊了的商標(biāo)，也應(yīng)該強(qiáng)化商標(biāo)使用的要求。法律不保護(hù)躺在權(quán)利上的人，因?yàn)橐粋€(gè)符號只有在和商品或者服務(wù)相結(jié)合，才可能成為一個(gè)商標(biāo)，如果這個(gè)符號和商品僅僅是表面的結(jié)合，沒有實(shí)際的使用，就是在商標(biāo)注冊簿想聯(lián)系，其實(shí)際就是徒有一個(gè)商標(biāo)表象。筆者建議，下次商標(biāo)法修改時(shí)在商標(biāo)法律制度中可以將實(shí)際使用或使用可能作為商標(biāo)是否獲得注冊的前提基礎(chǔ)。從源頭上預(yù)防和禁止無使用或者使用意圖的商標(biāo)申請注冊。如果在申請注冊過程中提供虛假材料，可以計(jì)入申請人誠信檔案，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。把惡意注冊作為駁回商標(biāo)申請的絕對理由，即使會減緩商標(biāo)審查的速度，但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于不使用商標(biāo)造成的行政、司法以及其他公共資源的浪費(fèi)和對社會造成的其他危害。

（2）規(guī)定懲罰機(jī)制，引入懲罰性賠償。

商標(biāo)惡意注冊的成本非常低，并且是無本萬利。在制止惡意注冊時(shí)，可以借鑒國外的經(jīng)驗(yàn)做法。比如《歐盟商標(biāo)條例》第21條規(guī)定，代理人或者代表人搶注的情形下，當(dāng)事人在提無效宣告時(shí)，可以將把這個(gè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給真正權(quán)利人作為替代性選擇。如果，認(rèn)定了惡意注冊的存在，裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力，應(yīng)該讓惡意注冊人去負(fù)擔(dān)真正權(quán)利人因?yàn)榫S權(quán)所產(chǎn)生的相關(guān)律師費(fèi)用。加大惡意注冊的違法成本，如果打算惡意注冊，就要考慮一下經(jīng)濟(jì)成本了。

（3）重構(gòu)商標(biāo)異議制度。

2013年商標(biāo)法對異議制度可以劃分為兩條路徑。一是異議不成立，商標(biāo)準(zhǔn)予注冊，異議人可以提起無效宣告；另一條路徑是異議成立，商標(biāo)不予注冊，被異議人提出不予注冊復(fù)審。當(dāng)前，異議制度存在的主要問題，異議人與被異議人權(quán)利義務(wù)的不對等；異議周期較長，公告3個(gè)月、審限12月、特殊情況下可以延長6個(gè)月，異議補(bǔ)充期3個(gè)月、答辯補(bǔ)充期3個(gè)月，需要將近兩年的時(shí)間。一個(gè)周期就花費(fèi)大量時(shí)間，況且我國法院四級兩審制度。

國外的異議制度分為前置和后置程序，這是相對于注冊而言的，申請注冊前為異議前置程序，注冊之后為異議后置程序；異議的期限有一個(gè)月、兩個(gè)月；異議受理部門有審查部門類似商標(biāo)局、復(fù)審機(jī)構(gòu)類似商評委，并且采取行政一審救濟(jì)方式。筆者認(rèn)為對于域外的異議制度是否要完全予以移植，需要考慮我國的實(shí)際情況來設(shè)計(jì)相應(yīng)的異議制度。

筆者認(rèn)為我國異議制度應(yīng)采取如下模式：首先，將異議程序前置。這樣符合我國的傳統(tǒng)做法，有利于維護(hù)商標(biāo)權(quán)的穩(wěn)定，并且有效的減少商標(biāo)注冊以后的爭議，體現(xiàn)商標(biāo)注冊的公信力。其次，異議期縮短為一個(gè)月。以后商標(biāo)注冊電子化程度進(jìn)一步提高，異議期一個(gè)月能夠兼顧效率與公平。再次，司法救濟(jì)途徑將行政二審改為行政一審或者適用行政簡易程序，提高商標(biāo)授權(quán)確權(quán)效率，與國際通行做法接軌。

參考文獻(xiàn)

[1]黃暉.商標(biāo)法[M].北京：法律出版社，2016.

[2]杜穎.美國商標(biāo)法[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2013.

[3]吳漢東.知識產(chǎn)權(quán)法[M].北京：中國政法大學(xué)出版社，2007.