關(guān)于審查階段如何認(rèn)定權(quán)利要求保護(hù)范圍的思考

楊華 王昱宸

摘要：本文通過對一個(gè)實(shí)際案例的分析，引出了權(quán)利要求保護(hù)范圍的認(rèn)定對專利審查的重要性，并從法條依據(jù)、對后續(xù)程序的意義和專利審查階段的認(rèn)定原則對權(quán)利要求保護(hù)范圍的認(rèn)定進(jìn)行闡述，為審查過程中準(zhǔn)確認(rèn)定權(quán)利要求保護(hù)范圍提供相關(guān)參考。

關(guān)鍵詞：權(quán)利要求保護(hù)范圍;《專利法》第五十九條第一款;最大合理解釋

中圖分類號：D923.42 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-5168（2019）21-0050-03

Abstract： Based on a real case， it shows the importance and explains determining the protection range of claims from the view of patent law， the meaning for later process and determining principle， playing a role as reference in patent examining process.

Key words： protection range of claims; article 59 paragraph 1 of the patent law; maximum reasonable explaining

專利審查實(shí)踐中，準(zhǔn)確清晰的權(quán)利要求保護(hù)范圍是專利審查的基礎(chǔ)。然而，由于語言文字表述的局限性以及不同人的理解角度差異，同一個(gè)權(quán)利要求往往被解讀出不同的保護(hù)范圍，從而影響了一件專利申請的最終審查結(jié)論。那么，在專利審查階段如何認(rèn)定權(quán)利要求的保護(hù)范圍就顯得尤為重要。本文以一件專利申請為例，對審查階段如何認(rèn)定權(quán)利要求保護(hù)范圍進(jìn)行了探討。

1 案例介紹

本案涉及一種地連墻缺陷滲漏止排水結(jié)構(gòu)及其施工方法。地連墻，是在基坑工程（如地下商場、地下隧道等）的周邊采用多個(gè)單元鋼筋混凝土墻壁形成連續(xù)的墻體，用于截水、防滲、承重。但是在每個(gè)單元鋼筋混凝土墻壁間會存在接縫缺陷、地連墻本身也會存在混凝土離析而產(chǎn)生裂縫，從而導(dǎo)致仍會有部分滲水問題產(chǎn)生。目前，背景技術(shù)采用如圖1所示的灌漿法解決該問題。

圖1中的地下連續(xù)墻1上的注漿封堵體3的位置即裂縫產(chǎn)生處，灌漿法會在連續(xù)墻1的裂縫周邊上挖槽，然后在槽內(nèi)采用預(yù)制封堵鋼板7周邊包裹遇水膨脹橡膠8進(jìn)行封堵，并在預(yù)制封堵鋼板7上設(shè)置導(dǎo)流注漿管9，該導(dǎo)流注漿管9延伸到地下連續(xù)墻1相對基坑的一側(cè)，首先將積水排出，然后再注入注漿封堵體3將裂縫處封堵，從而避免滲水，最后修復(fù)槽體使連續(xù)墻平整。但是，該方法由于需要注漿作業(yè)并且注漿管需穿過連續(xù)墻，導(dǎo)致存在施工設(shè)備大而重，且施工時(shí)擾動土體和墻體本身的問題。

本申請為了解決上述問題，采用如圖2所示的發(fā)明構(gòu)思：其在基坑連續(xù)墻1內(nèi)側(cè)裂縫缺陷7周邊也設(shè)置周邊設(shè)置止水帶2的鋼板4，并在鋼板4上設(shè)置排水止水閥6，該排水止水閥6只貫穿鋼板4，并不深入到連續(xù)墻外側(cè)進(jìn)行注漿封堵，只進(jìn)行及時(shí)止水排水，不需要大型施工設(shè)備且不破壞土體和墻體。

申請人所要求保護(hù)的原始獨(dú)立權(quán)利要求1如下：

1.一種地連墻缺陷滲漏止排水結(jié)構(gòu)，具有支護(hù)基坑的地下連續(xù)墻（1），該地下連續(xù)墻存在接縫或缺陷（7），其特征在于：在基坑內(nèi)側(cè)的地下連續(xù)墻（1）缺陷（7）周邊擴(kuò)大范圍內(nèi)安裝止排水結(jié)構(gòu)，所述止排水結(jié)構(gòu)由橡膠止水圈帶（2）、長條形鋼板（4）、排水止水閥（6）和緊固件組成，其中橡膠止水圈帶（2）緊貼地下連續(xù)墻（1）內(nèi)側(cè)且四周須連續(xù)閉合，長條形鋼板（4）通過緊固件固定在橡膠止水圈帶（2）的外側(cè)，排水止水閥（6）安裝在長條形鋼板（4）上并貫穿該鋼板。

由于權(quán)利要求1中只限定了排水止水閥6貫穿鋼板4，并未具體限定是否貫穿連續(xù)墻，審查員采用了背景技術(shù)作為對比文件1評述了本申請的創(chuàng)造性，認(rèn)為背景技術(shù)中的導(dǎo)流注漿管9也貫穿鋼板，區(qū)別在于背景技術(shù)中是焊接在鋼板上，而本申請是安裝于鋼板上，而這是簡化結(jié)構(gòu)的常規(guī)方式?？梢妼彶閱T認(rèn)為權(quán)利要求1的保護(hù)范圍由于撰寫的原因，涵蓋了背景技術(shù)中的技術(shù)方案。

申請人在后續(xù)流程中一直認(rèn)為對比文件1是本申請的背景技術(shù)，發(fā)明構(gòu)思完全不同，審查員最終在堅(jiān)持了兩次一通觀點(diǎn)后，于三通后改變了對權(quán)利要求保護(hù)范圍的認(rèn)定，最終認(rèn)可了創(chuàng)造性從而做出授權(quán)。

2 法條依據(jù)

由上述案情介紹可知，在審查過程中由于申請人的意見陳述，審查員對權(quán)利要求的保護(hù)范圍的解讀發(fā)生了改變，從而使該案由駁回轉(zhuǎn)為了授權(quán)，由此可見權(quán)利要求保護(hù)范圍的界定對專利申請的最終走向起著決定性的作用。

在專利審查中，提起權(quán)利要求的保護(hù)范圍，會自然地想到《專利法》第五十九條第一款：發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。由于該法條中允許說明書及附圖可以對權(quán)利要求的內(nèi)容進(jìn)行解釋，在審查過程中往往由于對該解釋的時(shí)機(jī)和程度把握不一，導(dǎo)致對權(quán)利要求保護(hù)范圍的解讀也不同，最終導(dǎo)致審查結(jié)論不一致。那么，專利審查過程中是否應(yīng)該以《專利法》第五十九條第一款為準(zhǔn)，對權(quán)利要求保護(hù)范圍進(jìn)行解釋呢？筆者認(rèn)為不能，理由如下：

1.適用程序不同

由《專利法》第五十九條第一款內(nèi)容中的“專利權(quán)的保護(hù)范圍”可知該條款針對的是侵權(quán)程序，即已經(jīng)形成專利權(quán)后的程序，而非專利審查的授權(quán)程序（此階段并未形成專利權(quán)）。因此，無法從法律條文的解讀上找到該條款適用于專利審查的依據(jù)。

2.不同法律程序?qū)π薷牡囊蟛煌?/p>

雖然，《專利法》第五十九條第一款在條文上規(guī)定是適用于專利權(quán)保護(hù)范圍的解讀，而非審查階段專利申請文件的保護(hù)范圍的解讀。但是，從理論上講，在授權(quán)、確權(quán)和侵權(quán)程序中，對權(quán)利要求保護(hù)范圍的解釋標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是一致的，這樣才能最大限度地確保專利權(quán)人和社會公眾對于專利權(quán)的保護(hù)范圍建立統(tǒng)一的預(yù)期，從而保障社會公眾的可期待利益，所以在司法實(shí)踐中也存在判決將《專利法》第五十九條第一款類推適用于專利授權(quán)程序。然而，筆者認(rèn)為由于授權(quán)程序中，申請人可以在不超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍內(nèi)修改，只要能夠通過修改權(quán)利要求而將權(quán)利要求記載的方案與其發(fā)明本申請對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)所匹配，就不宜引入說明書及其附圖對權(quán)利要求進(jìn)行解釋。而侵權(quán)程序中，由于權(quán)利要求不能發(fā)生改變，因此只能從平衡專利權(quán)人和社會公眾之間的利益角度，引入說明書及其附圖對權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行一定程度上的解釋。

具體到本案，由于申請人對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)點(diǎn)在于排水止水閥6不貫穿連續(xù)墻，從而不需注漿，不破壞墻體，而這一技術(shù)特征可以通過添加對排水止水閥長度的限定來清楚地將背景技術(shù)中的技術(shù)方案排除在權(quán)利要求的保護(hù)范圍之外，那么這時(shí)就應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)申請人進(jìn)行修改，而不應(yīng)引入說明書及其附圖中的內(nèi)容對權(quán)利要求進(jìn)行解釋，也就是說本案授權(quán)的權(quán)利要求的保護(hù)范圍并不穩(wěn)定適當(dāng)。

3 對后續(xù)程序的意義

前文介紹了侵權(quán)程序中，可以從平衡專利權(quán)人和社會公眾之間的利益角度，引入說明書及其附圖對權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行一定程度上的解釋。那么，就存在一種觀點(diǎn)，即使審查階段由于引入了說明書及其附圖對權(quán)利要求進(jìn)行解釋，而做出了實(shí)際上保護(hù)范圍過大的授權(quán)決定，也會由于侵權(quán)程序中對保護(hù)范圍的重新界定，而不會對社會公眾造成實(shí)質(zhì)上的侵害。實(shí)則不然，首先，由于專利權(quán)的排他性，社會公眾在看到該授權(quán)專利后，會為了避免侵犯該專利權(quán)而繞開其所有的保護(hù)范圍，也就是會繞開已經(jīng)屬于現(xiàn)有技術(shù)的方案，這無疑對社會公眾的利益造成了損害。其次，由于授權(quán)權(quán)利要求的保護(hù)范圍涵蓋了背景技術(shù)中的技術(shù)方案，專利權(quán)人就有可能對屬于背景技術(shù)的產(chǎn)品、方法提起侵權(quán)訴訟，即使侵權(quán)程序中對專利權(quán)保護(hù)范圍作出了準(zhǔn)確的認(rèn)定，沒有判定侵權(quán)，這也是對社會公共資源的一種浪費(fèi)。最后，在侵權(quán)判定中引入說明書和說明書附圖對權(quán)利要求進(jìn)行解釋時(shí)，雙方的舉證、辯論等因素也往往會對侵權(quán)結(jié)論造成影響，從而加大了侵害社會公眾利益的風(fēng)險(xiǎn)性。所以，從公眾利益的角度出發(fā)，專利審查階段對權(quán)利要求保護(hù)范圍的準(zhǔn)確認(rèn)定就顯得極為重要。

不僅如此，專利審查階段對權(quán)利要求保護(hù)范圍的準(zhǔn)確界定對專利權(quán)人本身也極為重要。前文介紹了授權(quán)程序和侵權(quán)程序?qū)?quán)利要求的修改有不同要求，同理，在專利權(quán)的無效程序中，對權(quán)利要求的修改也有不同要求。根據(jù)《專利審查指南2010》修訂版第四部分第三章關(guān)于無效宣告程序中專利文件的修改一節(jié)中的記載，在無效程序中是無法增加說明書中的內(nèi)容。具體到本案，由于排水止水閥6不貫穿連續(xù)墻只在說明書附圖中予以記載，在權(quán)利要求中并未有任何關(guān)于排水止水閥6長度的限定。因此，一旦有人采用該案的背景技術(shù)作為對比文件或者以不支持為由對該案進(jìn)行無效，即使其對現(xiàn)有技術(shù)也做出了一定貢獻(xiàn)，申請人也無法通過修改來克服該問題，從而導(dǎo)致整個(gè)專利權(quán)的喪失。這顯然也與專利法鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法精神相違背。

4 專利審查階段權(quán)利要求保護(hù)范圍認(rèn)定原則的思考

由于《專利法》五十九條第一款不適用于審查階段權(quán)利要求保護(hù)范圍的認(rèn)定，而審查階段權(quán)利要求的準(zhǔn)確認(rèn)定又具有巨大的法律和社會意義。那么，在專利審查階段權(quán)利要求保護(hù)范圍的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)遵循何種原則？

筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)遵循“最大合理解釋”原則，該原則的正確解讀方法為：一是，將權(quán)利要求理解得盡可能寬泛;二是，再基于合理性原則從大范圍中進(jìn)行合理的排除。具體而言，首先應(yīng)當(dāng)對記載權(quán)利要求的所用詞，從本領(lǐng)域的普通含義進(jìn)行最大范圍的解釋，無論該解釋范圍是否準(zhǔn)確表達(dá)了申請人在說明書中記載的本申請的發(fā)明構(gòu)思。此時(shí)應(yīng)當(dāng)注意一點(diǎn)，當(dāng)權(quán)利要求中存在本領(lǐng)域中無普遍含義的詞語時(shí)，應(yīng)當(dāng)從說明書中的具體解釋出發(fā)確定該詞語含義。然后，再從該最大范圍中排除掉不合理的方案，而“合理”的具體考慮方式除了將一些明顯脫離邏輯或者無法正常實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案排除外，通?？蓮陌l(fā)明構(gòu)思出發(fā)，如果經(jīng)解釋后的權(quán)利要求的保護(hù)范圍明顯偏離了其發(fā)明構(gòu)思，無法涵括其發(fā)明構(gòu)思，則這種解釋通常是不合理的。

具體到本案而言，從本領(lǐng)域的詞義本身出發(fā)，對授權(quán)權(quán)利要求中“排水止水閥6安裝在長條形鋼板4上并貫穿該鋼板”進(jìn)行解釋，顯然不論排水止水閥是否貫穿連續(xù)墻，只要其貫穿鋼板就在該權(quán)利要求保護(hù)范圍之內(nèi)，這種最大解釋中不存在不符合邏輯和無法正常實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案，也沒有將本申請的發(fā)明構(gòu)思排除在外。

5 小結(jié)

從本案審查員對專利申請文件中權(quán)利要求保護(hù)范圍認(rèn)定的搖擺，可以看出權(quán)利要求保護(hù)范圍的認(rèn)定確實(shí)是專利審查階段的難點(diǎn)，而其對于專利權(quán)人和社會公眾的利益又有重大影響。因此，專利審查階段應(yīng)當(dāng)清楚地認(rèn)知其認(rèn)定依據(jù)與原則，避免盲目地類推適用《專利法》第五十九條第一款，過多引入說明書及其附圖對權(quán)利要求進(jìn)行解釋，而應(yīng)遵循“最大合理解釋”原則在專利審查階段將權(quán)利要求的保護(hù)范圍認(rèn)定準(zhǔn)確。