楊文燕 楊躍男

摘 要：如何正確把握及認(rèn)定“慣用手段的直接置換”，是目前實用新型新穎性評述實踐過程中的疑難點，本文概述了慣用手段直接置換的含義及具體判斷方式，通過具體的案例對其具體應(yīng)用進(jìn)行討論及分析，并論述了其與等同特征的異同，以便在新穎性評述過程中正確認(rèn)定及應(yīng)用。

關(guān)鍵詞：慣用手段;直接置換;等同特征

中圖分類號：G306 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1671-2064（2019）19-0212-03

0 引言

新穎性的立法本意是給予“新”的技術(shù)方案一定期限內(nèi)的專利獨占權(quán)，按照新穎性審查原則的要求，通常一項權(quán)利要求與一篇對比文件進(jìn)行單獨對比，判斷兩者技術(shù)方案是否相同或者實質(zhì)相同，若滿足，則不具有新穎性[1]。然而在新穎性評述過程中存在一種情況，即《專利審查指南2010版》第2部分第3章第3.2.3節(jié)有關(guān)新穎性審查標(biāo)準(zhǔn)中指出若要求保護(hù)的實用新型與對比文件的區(qū)別僅是所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，則不具備新穎性[2]，例如對比文件公開了采用螺釘固定的裝置，而要求保護(hù)的實用新型僅是采用了螺栓固定的方式來替換對比文件的螺釘固定，則該申請不具備新穎性。然而，專利法及指南并未對“慣用手段直接置換”的含義進(jìn)行詳細(xì)的敘述，也未給出其具體判斷標(biāo)準(zhǔn)，因此，“慣用手段的直接置換”的判斷標(biāo)準(zhǔn)無論在實際操作層面抑或是與申請人的書面交流層面通常會出現(xiàn)分歧[3]。本文將從具體含義及具體判斷方式出發(fā)，結(jié)合具體案例對其如何在新穎性審查中進(jìn)行相對準(zhǔn)確的認(rèn)定及應(yīng)用作出分析和說理，同時與侵權(quán)判定中的“等同特征”的異同進(jìn)行對比分析，以期在審查實踐中正確合理的認(rèn)定及應(yīng)用“慣用手段直接置換”。

1 “慣用手段的直接置換”的含義及具體判斷方式

首先，“慣用手段”是指一件申請采用的技術(shù)手段和對比文件對應(yīng)采用的手段均是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在所屬領(lǐng)域中被熟知的、慣常采用的、廣泛使用的用來解決相同技術(shù)問題的技術(shù)手段，慣用手段的認(rèn)定相比創(chuàng)造性中所使用的公知常識有一定的區(qū)別，不能將公知常識與慣用手段直接劃等號;其次，“直接置換”是指無需經(jīng)過推理以及實驗等手段直接得到的[1，4]。

新穎性的評述過程中“慣用技術(shù)手段的直接置換”需要滿足以下條件：（1）對比文件中需要公開與區(qū)別對應(yīng)的技術(shù)特征作為置換的基礎(chǔ)，當(dāng)一件申請中的區(qū)別，在對比文件中并不存在相對應(yīng)的技術(shù)特征時，一般不能直接置換;（2）當(dāng)將一件申請中的區(qū)別組成的技術(shù)手段與對比文件中的技術(shù)手段進(jìn)行置換時，需要滿足該技術(shù)手段在方案中所發(fā)揮的功能相同;（3）進(jìn)行置換的技術(shù)手段應(yīng)當(dāng)是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員解決相同的技術(shù)問題所熟知的、慣常采用的、廣泛使用的技術(shù)手段;（4）進(jìn)行置換后，與該申請中其他特征的連接關(guān)系不會發(fā)生變化，不會對該申請中其余特征產(chǎn)生影響[5]。

2 慣用手段的直接置換的認(rèn)定

筆者在本文中主要分為以下三類進(jìn)行介紹和說理：第一類，對比文件中有置換特征，本申請中某個技術(shù)特征a與對比文件中技術(shù)特征b進(jìn)行替換;第二類，對比文件中缺少對應(yīng)的置換技術(shù)特征，本申請中技術(shù)手段A+技術(shù)特征a與對比文件技術(shù)手段A′的替換;第三類，對比文件中有對應(yīng)的置換技術(shù)手段A′，本申請中采用的技術(shù)手段A包括多個技術(shù)特征abc，多個技術(shù)特征abc在對比文件對應(yīng)的置換技術(shù)手段中A′并沒有被具體給出，此時將A+a與A′進(jìn)行直接置換。

對于第一類情況：本申請與對比文件的區(qū)別僅在于技術(shù)特征a，而對比文件中有對應(yīng)的技術(shù)特征b。對于此類申請，若技術(shù)特征a和b均是本領(lǐng)域技術(shù)人員在所屬領(lǐng)域中被熟知的、慣常采用的、廣泛使用的技術(shù)特征，技術(shù)特征a與b替換后，能夠解決相同的技術(shù)問題且達(dá)到相同的效果，且與方案中的其他特征的連接關(guān)系不發(fā)生變化，此時可以將兩個技術(shù)特征進(jìn)行直接置換。

案例1：一種驅(qū)動混凝土攪拌機，包括兩側(cè)的托輪機構(gòu)（4、8），其中一側(cè)的托輪機構(gòu)8與動力機構(gòu)連接，其特征在于，與動力機構(gòu)連接一側(cè)托輪機構(gòu)8和鏈條傳動機構(gòu)13連接，鏈條傳動機14與另一側(cè)托輪機構(gòu)4連接。該攪拌機的結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

對比文件公開了一種混凝土攪拌機，其動力裝置與一側(cè)托輪裝置4相連，該側(cè)托輪裝置4與皮帶傳動機構(gòu)6連接，皮帶傳動機構(gòu)9與另一側(cè)托輪裝置11連接，兩側(cè)托輪裝置均有兩個通過軸連接的托輪。該攪拌機結(jié)構(gòu)圖如圖2。

本申請的權(quán)利要求與對比文件的區(qū)別僅在于鏈條傳動機構(gòu)代替了皮帶傳動機構(gòu)，顯然對所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，利用皮帶傳動或鏈條傳動是解決傳動問題所熟知、慣常采用的、廣泛應(yīng)用的手段，這兩種傳動方式可以相互替換且替換后同樣能夠解決其技術(shù)問題，且與申請中其他技術(shù)特征的連接關(guān)系不發(fā)生變化。因此，兩種傳動方式可以直接置換。

案例2：一種扳手，含有卡口、扳手體，在扳手的卡口內(nèi)部一側(cè)扳手體內(nèi)安裝一滑塊，…滑塊7前側(cè)為圓弧形。該扳手結(jié)構(gòu)圖如圖3。

對比文件公開了一種楔塊式扳手，其中上爪下爪和手柄構(gòu)成扳手本體（即本申請的扳手體），…，楔塊孔內(nèi)放置圓柱形楔塊（即本申請中的滑塊）。該扳手結(jié)構(gòu)圖如圖4。

本申請與對比文件的區(qū)別是“滑塊前端為圓弧形”，該區(qū)別帶來的影響是：其滑塊在滑動過程中，需要將螺母擰緊進(jìn)入卡口位置，而本申請中滑塊的前端設(shè)置為圓弧形，對螺母具有導(dǎo)向作用，有利于螺母進(jìn)入夾緊位置，因此該區(qū)別對技術(shù)方案帶來實質(zhì)性影響，本申請能夠達(dá)到不同的技術(shù)效果，且未有證據(jù)證明該區(qū)別為本領(lǐng)域技術(shù)人員所慣常采用的技術(shù)手段，因此，本申請中的“前端為圓弧形的滑塊”與對比文件的“圓柱形楔塊”二者不能直接置換。

第二類情況：本申請方案為技術(shù)手段A+技術(shù)特征a，對比文件為技術(shù)手段A′。

對于此類申請，需謹(jǐn)慎進(jìn)行直接置換。若一件申請在對比文件的A技術(shù)手段的基礎(chǔ)上通過增加對本申請技術(shù)方案不產(chǎn)生實質(zhì)性影響的技術(shù)特征a來構(gòu)成與對比文件的差異，且技術(shù)特征a是本領(lǐng)域技術(shù)人員在所屬領(lǐng)域中被熟知的、慣常采用的、廣泛使用的技術(shù)特征，實現(xiàn)其常規(guī)功能，技術(shù)特征a的增加對其他技術(shù)特征的連接關(guān)系也不產(chǎn)生變化，則此時可將本申請中技術(shù)手段A+技術(shù)特征a組合構(gòu)成的整體手段與對比文件1的技術(shù)手段A′進(jìn)行直接置換。

案例3：一種防腐蝕的管道，包括：鋼管本體（1），位于所述鋼管本體（1）外表面設(shè)置環(huán)氧樹脂層;所述環(huán)氧樹脂層（2）的厚度為210微米。該管道剖面圖如圖5。

對比文件公開了一種防銹復(fù)合管道，其說明書中記載了鋼管1的外側(cè)包覆有環(huán)氧樹脂層2，從而能夠防銹耐酸堿鹽腐蝕，但對比文件1沒有對環(huán)氧樹脂層的厚度進(jìn)行明確限定。該管道結(jié)構(gòu)圖如圖6。

本申請與對比文件的區(qū)別在于，本申請明確限定了環(huán)氧樹脂層的厚度為210微米，而對比文件沒有明確公開環(huán)氧樹脂層的厚度值。但是本申請中并未就環(huán)氧樹脂層的厚度設(shè)置為210微米能夠帶來不同于現(xiàn)有技術(shù)的特定技術(shù)效果進(jìn)行任何說明，且通過檢索和了解現(xiàn)有技術(shù)可知，本領(lǐng)域在進(jìn)行管道防腐處理時的環(huán)氧樹脂層厚度基本都在幾十至幾百微米不等，常選用200～300微米左右厚度值，可見本申請限定的防腐層厚度值僅是本領(lǐng)域常用的防腐層厚度范圍，并沒有進(jìn)行更優(yōu)的選擇設(shè)計，也沒有產(chǎn)生特定技術(shù)效果。因此可以認(rèn)定本申請限定的具有210微米的厚度值的管道與對比文件中管道的替換屬于本領(lǐng)域慣用手段的直接置換。

第三類情況：本申請為技術(shù)手段A（abc技術(shù)特征構(gòu)成）+手段B（cde技術(shù)特征構(gòu)成）組成的方案。對比文件1公開了技術(shù)手段A′+技術(shù)手段B′的技術(shù)方案，但是并沒有對技術(shù)手段A′和技術(shù)手段B′的具體技術(shù)特征進(jìn)行描述;對比文件2公開了技術(shù)手段A，且A由abc技術(shù)特征構(gòu)成;對比文件3公開了技術(shù)手段B，且B由cde技術(shù)特征組成。

案例4：一種太陽能充電寶，包括：蓄電池組A、充電寶殼體B、太陽能板，以及太陽能板和外接電源的雙供電系統(tǒng);其中，蓄電池組A結(jié)構(gòu)：由abc技術(shù)特征組成的蓄電池組結(jié)構(gòu);充電寶殼體B：采用def技術(shù)特征組成充電寶殼體;雙供電系統(tǒng)：采用外接電源、太陽能板、蓄電池組、充放電管理模塊等結(jié)構(gòu)組成的技術(shù)手段C。

通過檢索現(xiàn)有技術(shù)得到對比文件1，其公開了雙供電系統(tǒng)，特征在于，含有太陽能板、外接電源、充放電管理模塊、充電寶盒體、蓄電池組，即完全公開了本申請的技術(shù)手段C，但對比文件1中并未公開蓄電池組的具體結(jié)構(gòu)abc技術(shù)特征以及充電寶殼體的具體結(jié)構(gòu)def技術(shù)特征。然而，現(xiàn)有技術(shù)中存在對比文件2，其公開了一種與本申請的蓄電池組結(jié)構(gòu)完全相同的蓄電池組結(jié)構(gòu)，即由技術(shù)特征abc組成的蓄電池組，同時還存在另一篇對比文件3，其中公開了一種充電寶殼體結(jié)構(gòu)，與本申請的充電寶殼體結(jié)構(gòu)完全相同，即完全是由技術(shù)特征def組成的充電寶殼體。

對于此類申請有兩種觀點，一：要求保護(hù)的方案實際被多篇對比文件共同公開，由于實用新型審查過程中不評價創(chuàng)造性，只能選擇其中一篇對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，而部分技術(shù)特征在對比文件中既然未公開，則顯然無法進(jìn)行新穎性評價。二：此類申請相對于現(xiàn)有技術(shù)實質(zhì)并未作出任何貢獻(xiàn)，根據(jù)所獲得的多篇現(xiàn)有技術(shù)可知，本申請僅是將對比文件1中的兩個技術(shù)手段選擇性的實現(xiàn)為對比文件2和3中的技術(shù)手段而已。對于此種情況，可選擇對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，同時由于對比文件2、3給出的結(jié)構(gòu)已然是現(xiàn)有的技術(shù)，任何人皆可以將對比文件2、3中的技術(shù)手段進(jìn)行能夠解決同樣技術(shù)問題并達(dá)到同樣技術(shù)手段的置換操作，進(jìn)而將對比文件2所采用的由技術(shù)特征abc組成的技術(shù)手段A應(yīng)用到對比文件1與對比文件1中對應(yīng)技術(shù)手段的具體實現(xiàn)方式可直接置換，同理，將對比文件3所采用的由技術(shù)特征def組成的技術(shù)手段B應(yīng)用到對比文件1與對比文件1中對應(yīng)技術(shù)手段的具體實現(xiàn)方式也可直接置換，因此本申請相對于對比文件1不具有新穎性。

對于上述申請，筆者傾向第二種觀點，由于技術(shù)特征abc組成的蓄電池組和技術(shù)特征def組成的充電寶殼體均被現(xiàn)有技術(shù)完全公開，因此可以認(rèn)為技術(shù)特征abc組成的蓄電池組和技術(shù)特征def組成的充電寶殼體均屬于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員所熟知的、慣常采用的、廣泛使用的用來解決相同技術(shù)問題的技術(shù)手段，此時在對比文件1的基礎(chǔ)上，將對比文件2公開的abc組成的蓄電池組結(jié)構(gòu)與對比文件1中的對應(yīng)蓄電池組結(jié)構(gòu)進(jìn)行直接置換;同理，可將對比文件3公開的def組成的充電寶殼體結(jié)構(gòu)應(yīng)用到對比文件1與對比文件1中的對應(yīng)充電寶殼體結(jié)構(gòu)進(jìn)行直接置換。雖然該處理方式表面上超越了專利審查指南的規(guī)定，但是從技術(shù)創(chuàng)新的角度而言，反而更能夠體現(xiàn)專利法有關(guān)新穎性的立法本意。

3 由等同特征判斷慣用手段的直接置換的置換特征范圍

等同原則是專利侵權(quán)判斷中的一個重要原則，其意義在于充分保護(hù)專利權(quán)與公眾利益的平衡。由于全面覆蓋原則無法包含專利侵權(quán)中的全部情形，由此出現(xiàn)了等同原則來完善侵權(quán)糾紛的處理，它的應(yīng)用也克服了權(quán)利要求文字自身的不足，能夠?qū)＠麢?quán)的保護(hù)范圍限定在合理的范圍內(nèi)。等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。

從技術(shù)特征對比的方式及認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)來看，很容易將等同原則與慣用手段的直接置換進(jìn)行聯(lián)系起來，下面將具體分析它們之間的異同以及置換特征與等同特征之間的聯(lián)系。

3.1 等同原則與慣用手段的直接置換的相同點

首先，二者都采用“單獨對比”的原則、等同侵權(quán)的判斷過程是將被控侵權(quán)產(chǎn)品與權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案進(jìn)行單獨比較，對全部技術(shù)特征進(jìn)行逐個對比，進(jìn)而確定哪些特征屬于等同特征;而慣用手段的直接置換也是將本申請與對比文件1進(jìn)行特征的一一比對，進(jìn)而確定哪些特征可進(jìn)行彼此的置換。

其次，置換特征與等同特征的確定均需要看特征對技術(shù)方案產(chǎn)生的影響大小。當(dāng)特征的不同帶來了技術(shù)方案的實質(zhì)差異，則顯然不在適用慣用手段的直接置換以及可被認(rèn)定為是等同特征了。

3.2 等同原則與慣用手段的直接置換的區(qū)別

首先，“慣用手段的直接置換”是在專利確權(quán)階段的概念，判斷時間點是在后申請的申請日，而“等同特征”是在專利侵權(quán)判定階段的概念，判斷時間點是侵權(quán)行為發(fā)生日。

其次，慣用手段的直接置換是本申請權(quán)利要求與對比文件的全文進(jìn)行對比，而等同特征是被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與專利文件的權(quán)利要求各個特征進(jìn)行對比。

下面我們對慣用手段的直接置換與等同特征的特征范圍進(jìn)行對比，推導(dǎo)出二者在邏輯上的關(guān)系。甲被授權(quán)專利的技術(shù)方案為A+a，乙的技術(shù)方案為A+b，假如A+b中的技術(shù)特征b在實用新型審查時不被認(rèn)定為慣用手段的直接置換，并且乙的技術(shù)方案A+b也得到了授權(quán)，而在侵權(quán)判定中，如果技術(shù)特征b被認(rèn)定為a的等同特征，那么兩件都獲得了專利權(quán)的技術(shù)方案將因此產(chǎn)生專利糾紛。所以，假定我們認(rèn)定為慣用手段的直接置換的技術(shù)特征的集合為X，認(rèn)定為等同特征的特征集合為Y，那么理論上XY才能完全避免上述情況的發(fā)生，也就是說等同特征的特征集合要包含于置換特征的特征集合。當(dāng)然，等同特征本身是受主觀因素影響較大的概念，法規(guī)上沒有非常明確的判斷方式對其進(jìn)行規(guī)范，上述的特征范圍的對比也僅是理論上的，但它提供給我們一個視角對兩者的關(guān)系進(jìn)行比對。

根據(jù)《北京高院若干意見》第40條的規(guī)定“進(jìn)行等同侵權(quán)判斷，對于開拓性的重大發(fā)明專利，確定等同保護(hù)的范圍可以適當(dāng)放寬;對于組合性發(fā)明或者選擇性發(fā)明，確定等同保護(hù)的范圍可以適當(dāng)從嚴(yán)?！笨梢钥闯?，北京市高院在判斷侵權(quán)時，對創(chuàng)新性程度高的專利更傾向于保護(hù)專利權(quán)人的利益，對創(chuàng)新性程度低的專利更傾向于社會公眾的利益，實際上也就是說，侵權(quán)認(rèn)定時，創(chuàng)新性程度高的專利的等同特征集合Y的范圍相對較大，創(chuàng)新性程度低的專利的等同特征集合Y的范圍相對較小。從侵權(quán)判定對前審的指導(dǎo)性關(guān)系這一維度來看的話，在實用新型審查時，我們也有必要對類似案例4這種“組合式”的創(chuàng)新程度不高的專利申請在確權(quán)階段時更傾向于保護(hù)社會公眾的利益，確定置換特征時考慮應(yīng)用更寬范圍的特征集合X。因此，結(jié)合等同特征與置換特征的邏輯性關(guān)系與侵權(quán)判定對專利審查的指導(dǎo)性關(guān)系，我們可以看出，為了維護(hù)專利權(quán)的穩(wěn)定，在審查過程中需合理運用慣用手段的直接置換，限制拼湊類的申請得到不當(dāng)授權(quán)。

4 結(jié)語

在部分實用新型專利申請的撰寫往往對審查員的新穎性判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)避，導(dǎo)致有關(guān)申請往往并不缺乏新穎性，而是表現(xiàn)為明顯不具有創(chuàng)造性，從而導(dǎo)致大多數(shù)情況下審查員檢索到的對比文獻(xiàn)與實用新型內(nèi)容并不完全相同，由此，在實用新型的審查過程中應(yīng)用慣用手段的直接置換，目的是判斷區(qū)別技術(shù)特征是否明顯不同，該實用新型申請是否具有專利法新穎性意義上規(guī)定的“新”，或者在實用新型審查中相對于現(xiàn)有技術(shù)判斷該實用新型申請是否明顯不具備新穎性，本文從慣用手段直接置換的概念及判斷方式，以及在不同類型申請中對慣用手段的直接置換的認(rèn)定是否合理進(jìn)行分析和判斷，以及論述了等同特征與慣用手段的直接置換的異同，從理論上分析等同特征與慣用手段的直接置換的置換特征間的關(guān)系，從而在新穎性判斷過程中合理運用慣用技術(shù)手段的直接置換，取得申請人利益與公眾利益的平衡。

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