李前 黃帥

多年的積累讓中國(guó)企業(yè)在全球價(jià)值鏈上越走越高。在深度參與全球競(jìng)爭(zhēng)的過程中，難免會(huì)遇到更多的知識(shí)產(chǎn)權(quán)碰撞和沖擊。中國(guó)企業(yè)不僅要加強(qiáng)自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，通過申請(qǐng)專利等形式保護(hù)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，而且還要面對(duì)來自競(jìng)爭(zhēng)者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)“發(fā)難”。特別是在美國(guó)市場(chǎng)，近些年不斷加碼的“337調(diào)查”，便是中美企業(yè)在全球供應(yīng)鏈上“狹路相逢”的典型例子。

在2019年12月4日舉行的第七屆中國(guó)電子家電企業(yè)國(guó)際化高峰論壇上，美國(guó)飛翰律師事務(wù)所上海辦公室管理合伙人王寧玲律師就如何應(yīng)對(duì)美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛為企業(yè)支招，具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。

美國(guó)專利維權(quán)系統(tǒng)

對(duì)于中國(guó)企業(yè)來說，有一個(gè)可能無法避免的風(fēng)險(xiǎn)——知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，特別是在美國(guó)市場(chǎng)，這一風(fēng)險(xiǎn)尤為突出?！耙?guī)避該風(fēng)險(xiǎn)不僅是來自企業(yè)內(nèi)部的需求，而且美國(guó)合作伙伴（客戶）往往也會(huì)要求中國(guó)企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面做一定的規(guī)避?！?王寧玲表示。

正所謂“樹大招風(fēng)風(fēng)撼樹”，或許，越是那些在美國(guó)市場(chǎng)做大做強(qiáng)、有一定客戶基礎(chǔ)的企業(yè)，越是面臨更大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)王寧玲介紹，在美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟方面，之前大多數(shù)中國(guó)企業(yè)遇到的是美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院訴訟，近幾年較多的是“337調(diào)查”，屬于美國(guó)準(zhǔn)司法聯(lián)邦機(jī)構(gòu)下的訴訟。

有些中國(guó)企業(yè)可能在美國(guó)沒有設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，也沒有相關(guān)人員，只有一個(gè)當(dāng)?shù)氐暮献骰锇?，并且合作伙伴是?dú)立的法人，產(chǎn)品通過代理商出口到美國(guó)。即便如此，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）對(duì)中國(guó)企業(yè)仍有管轄權(quán)。

“這就是為什么‘337調(diào)查對(duì)于很多中國(guó)企業(yè)來說是一個(gè)非常大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。它是對(duì)物的管轄，而不是對(duì)人的管轄?！?王寧玲進(jìn)一步解釋道，從這個(gè)角度來看，只要中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)，不管是以什么形式進(jìn)入，也不管是用當(dāng)?shù)乜蛻舻钠放七€是自己的品牌，可能都會(huì)涉及“337調(diào)查”的類型。

2012年以來，美國(guó)發(fā)明法案給予了專利被告方一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，即到美國(guó)專利商標(biāo)局專利審判和上訴委員會(huì)（PTAB）去做專利無效申辯。這導(dǎo)致了美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院訴訟案件數(shù)量的下降，原因是企業(yè)一旦在美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院成為被告，大多數(shù)企業(yè)會(huì)到美國(guó)專利商標(biāo)局去告專利無效。這時(shí)候，美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院的案子一般會(huì)終止，等待PTAB關(guān)于專利有效性的決定。

另外，王寧玲提醒說，就美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院或美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的裁決，當(dāng)事方可以在美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院上訴，當(dāng)事方可以在美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院上訴，之后當(dāng)事方可以就美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院的裁決向美國(guó)最高法院提出上訴， 美國(guó)最高法院有權(quán)決定是否接受該上訴。一旦接受，美國(guó)最高法院將做出最終的裁決。

LED行業(yè)實(shí)戰(zhàn)案例?

2018年，美國(guó)飛翰律師事務(wù)所代理了一個(gè)有關(guān)模塊化LED顯示面板及其組件的案件。該案件訴訟狀于2018年3月27日遞交并于2018年4月16日修改，涉及LED行業(yè)的39家中國(guó)企業(yè)，包括中國(guó)企業(yè)及其在美國(guó)的子公司。在該案件中，原告是美國(guó)當(dāng)?shù)匾患医蠻ltravision Technology LLC的公司。據(jù)王寧玲介紹，這家公司規(guī)模不大，它的一些技術(shù)是與中國(guó)企業(yè)討論開發(fā)的，但它申請(qǐng)了美國(guó)專利之后，卻反過來告中國(guó)企業(yè)專利侵權(quán)。

實(shí)際上，在模塊化LED顯示面板及其組件方面，中國(guó)企業(yè)的技術(shù)已經(jīng)非常成熟，但在美國(guó)仍然不能避免成為被告。2018年，這個(gè)案件在中國(guó)LED行業(yè)引起了廣泛關(guān)注，因?yàn)樗粌H要求有限排除令，還要求普遍排除令。而普遍排除令意味著，一旦敗訴，中國(guó)所有LED顯示面板相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品均不能進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)影響面非常大。在中國(guó)企業(yè)配合美國(guó)飛翰律師事務(wù)所積極應(yīng)訴并收集證據(jù)的情況下，2018年12月初，原告遞交了撤訴動(dòng)議。最后該案件以原告撤訴而結(jié)束。

王寧玲表示，證據(jù)收集是整個(gè)案件中做得比較詳細(xì)的部分，包括書面質(zhì)問、要求提供文件、證言筆錄、檢查產(chǎn)品、要求自認(rèn)等，最終迫使原告撤訴。

應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的七大選擇

面對(duì)美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，中國(guó)企業(yè)通常采取不同的應(yīng)對(duì)策略，主要包括七大類。王寧玲分析了每一個(gè)選項(xiàng)的特點(diǎn)，如下。

第一，不應(yīng)訴。2008年，中國(guó)LED行業(yè)也曾遇到過“337調(diào)查”。那時(shí)候，很多中國(guó)企業(yè)采取的策略是不應(yīng)訴，甚至不惜以放棄美國(guó)市場(chǎng)為代價(jià)。但不回應(yīng)的后果一定是敗訴，由此涉案產(chǎn)品無法再進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。如果所有被告都不應(yīng)訴，并且在普遍排除令之下，那么整個(gè)涉案行業(yè)的產(chǎn)品都無法再進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。而在2018 年這起LED案件中，大多數(shù)中國(guó)企業(yè)采取了積極應(yīng)訴的策略。這是一個(gè)很大的變化，說明過去10年，中國(guó)企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重視度和在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的自信心都大大提升。

第二，取得同意令。作為被告，可以同意原告的一些要求，然后讓原告撤訴。在上述2008年的案件中，很多企業(yè)采取了同意令的方式，在有限排除令條件之下，即使一些產(chǎn)品撤出美國(guó)市場(chǎng)，其他產(chǎn)品仍然能夠進(jìn)入。在2018年這起案件中，也有企業(yè)取得了同意令，但由于最后原告自己主動(dòng)撤訴，那些取得了同意令的企業(yè)面臨的束縛就可能比較大。所以，策略的選擇對(duì)最后的結(jié)果有很大的影響。

第三，和解。美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院的大多數(shù)案件都是以和解結(jié)束的。“337調(diào)查”案件和解的可能性相對(duì)小一些，因?yàn)樗麄€(gè)程序進(jìn)行得比較快，為12—16個(gè)月。對(duì)企業(yè)來說，如果能達(dá)成雙贏的和解結(jié)果，其實(shí)是一個(gè)很好的選擇。

第四，積極應(yīng)訴。在積極應(yīng)訴方面，產(chǎn)品不侵權(quán)非常重要，這對(duì)勝訴很有利。還可以告對(duì)方專利無效或者專利不可執(zhí)行。這些都是在訴訟中可以考慮的主打策略，能有效迫使對(duì)方撤訴。

第五，主動(dòng)出擊。如果中國(guó)企業(yè)有比較強(qiáng)的專利組合和專利儲(chǔ)備，包括中國(guó)專利和美國(guó)專利，那么，可以考慮運(yùn)用這一策略，在中國(guó)或美國(guó)進(jìn)行反訴。同時(shí)，中國(guó)企業(yè)也可以到美國(guó)專利商標(biāo)局提出對(duì)方專利無效。

第六，要求供應(yīng)商補(bǔ)償。很多中國(guó)企業(yè)在與美國(guó)客戶簽訂供應(yīng)合同時(shí)，可能會(huì)承諾自己承擔(dān)所有的風(fēng)險(xiǎn)，即只要對(duì)方購(gòu)買產(chǎn)品，無論未來出現(xiàn)什么風(fēng)險(xiǎn)，都由自己擔(dān)著。簽訂這樣的條款，對(duì)中國(guó)企業(yè)來說風(fēng)險(xiǎn)非常大。從合同條款上，應(yīng)盡可能減少這樣的風(fēng)險(xiǎn)。

第七，規(guī)避設(shè)計(jì)。這對(duì)中國(guó)企業(yè)來說是一個(gè)非常有效的策略。如果發(fā)現(xiàn)自己的產(chǎn)品確實(shí)落入了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利范圍內(nèi)，一定要讓技術(shù)團(tuán)隊(duì)考慮可能的規(guī)避設(shè)計(jì)，通過設(shè)計(jì)出新的產(chǎn)品，跳出對(duì)方的專利范圍。實(shí)際上，這樣的規(guī)避設(shè)計(jì)也是企業(yè)創(chuàng)新的一條有效的捷徑。因?yàn)槠髽I(yè)進(jìn)行了規(guī)避設(shè)計(jì)之后，也會(huì)考慮將創(chuàng)新成果作為自己的專利保護(hù)起來。

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王寧玲律師現(xiàn)任美國(guó)飛翰律師事務(wù)所上海辦公室管理合伙人。她在為跨國(guó)公司及中國(guó)公司提供專利申辦、出具法律意見、開展盡職調(diào)查、提供許可、專利訴訟等方面擁有將近20年的豐富經(jīng)驗(yàn)。

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