聲音商標(biāo)顯著性認(rèn)定研究

朱云飛

（南京理工大學(xué)，江蘇 南京 210000）

一、背景及意義

“顯著性是商標(biāo)保護(hù)的靈魂和商標(biāo)法正常運(yùn)行的樞紐”[1]，2013 年《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》修改，正式確認(rèn)了聲音可以申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)。聲音商標(biāo)有其特殊性，在我國(guó)實(shí)踐中諸如“騰訊提示音”案、“恒源祥”案、“小米案”以及最近的“李佳琦聲音商標(biāo)申請(qǐng)”等鮮活的案例一方面向我們證明了聲音商標(biāo)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)之下的需求，另一方面也暴露出了我國(guó)聲音商標(biāo)立法、理論中的缺陷。本文將著眼于聲音商標(biāo)認(rèn)定的實(shí)質(zhì)要件——顯著性認(rèn)定這一主題，研究“通用性”“功能性”正確含義，解決固有顯著性和獲得性顯著性認(rèn)定過(guò)程中的問(wèn)題。

二、問(wèn)題的提出

（一）聲音商標(biāo)顯著性認(rèn)定邏輯混亂

我國(guó)現(xiàn)行的《商標(biāo)法》《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》都沒(méi)有確定聲音商標(biāo)顯著性認(rèn)定的步驟，這就直接導(dǎo)致了實(shí)踐中沒(méi)有理順功能性、通用性聲音以及固有顯著性、獲得顯著性之間的邏輯關(guān)系。結(jié)合商標(biāo)法通用理論，能夠作為商標(biāo)用于注冊(cè)的聲音應(yīng)當(dāng)滿足“聲音本身不違反我國(guó)法律規(guī)定”及“聲音本身具有顯著性特征”這兩個(gè)核心條件。同時(shí)顯著性的認(rèn)定邏輯順序也應(yīng)當(dāng)據(jù)此展開(kāi)。

1.功能性、通用性聲音的可注冊(cè)性不明。首先針對(duì)聲音本身不違反我國(guó)法律規(guī)定，直接涉及的便是我國(guó)《商標(biāo)法》第十條及第十一條。其中第十一條涉及的功能性、通用性在聲音商標(biāo)注冊(cè)學(xué)術(shù)研究中依然存在著爭(zhēng)議。哈雷戴維森案件中，摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)引擎產(chǎn)生獨(dú)特的“potato”聲音，主流的觀點(diǎn)認(rèn)為只要聲音被認(rèn)定為功能性聲音，那么就不能注冊(cè)為商標(biāo)，但是另一方面也有學(xué)者認(rèn)為“商標(biāo)顯著性的關(guān)鍵不在于商標(biāo)本身，而在于怎樣使用”，功能性聲音獨(dú)特的使用方式可以帶來(lái)顯著性。因此，統(tǒng)一聲音商標(biāo)領(lǐng)域?qū)δ苄?、通用性聲音的態(tài)度是顯著性認(rèn)定中不能跳過(guò)的環(huán)節(jié)。

2.固有顯著性和獲得顯著性關(guān)系不清。聲音顯著性最常見(jiàn)的分類就是固有顯著性和獲得顯著性。聲音商標(biāo)的固有顯著性是指：由于聲音本身的獨(dú)特性就可以使消費(fèi)者與特定的商品或服務(wù)產(chǎn)生聯(lián)系，而無(wú)需通過(guò)后續(xù)使用取得顯著性。[2]獲得顯著性源起于美國(guó)的“第二含義”，在實(shí)際長(zhǎng)期使用中獲得顯著性。我國(guó)商標(biāo)法第8 條、第9 條，《TRIPS》公約第15 條都對(duì)商標(biāo)的顯著性做出了相應(yīng)的規(guī)定，但均未明確固有顯著性和獲得顯著性之間的邏輯關(guān)系，這就導(dǎo)致了“騰訊提示音”中，在提出商標(biāo)申請(qǐng)后，商標(biāo)局和復(fù)審委員會(huì)兩組說(shuō)理都是在否定“訴爭(zhēng)商標(biāo)組”不具備固有顯著性后直接做出否定結(jié)論，卻不論獲得顯著性。商標(biāo)法在注冊(cè)制度上將固有顯著性等同于顯著性，是現(xiàn)代商標(biāo)注冊(cè)制度為節(jié)約審查成本、提高制度效率的一種推定。[3]

（二）固有顯著性認(rèn)定存在誤區(qū)

固有顯著性，即標(biāo)識(shí)最初就是用來(lái)向消費(fèi)者指示商品或服務(wù)來(lái)源，而不會(huì)被理解為描述商品或服務(wù)性質(zhì)或名稱。“獨(dú)創(chuàng)性”多出現(xiàn)于著作權(quán)領(lǐng)域，適用主體為著作權(quán)人客體為作，獨(dú)創(chuàng)性理論和固有顯著性之間應(yīng)當(dāng)是怎樣的聯(lián)系呢？雖然在傳統(tǒng)商標(biāo)領(lǐng)域?qū)W者認(rèn)為“用來(lái)作為商標(biāo)的文字、圖形或其結(jié)合，其立意新穎，形式上簡(jiǎn)單抽象，具有和其他商標(biāo)相區(qū)別的特點(diǎn)”[4]是顯著特征，據(jù)此引申借用獨(dú)創(chuàng)性理論至聲音商標(biāo)領(lǐng)域，正如騰訊提示音案中商評(píng)委也是認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)由單調(diào)普通的音調(diào)、旋律組成，缺乏顯著性；反而李佳琦“Oh My God！買(mǎi)它！買(mǎi)它！買(mǎi)它”宣傳語(yǔ)注冊(cè)聲音商標(biāo)失敗，單從獨(dú)創(chuàng)性的角度出發(fā)，其語(yǔ)言音調(diào)的方式或許可以直接達(dá)到獨(dú)創(chuàng)性標(biāo)準(zhǔn)從而認(rèn)定具有固有顯著性。

（三）獲得顯著性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法統(tǒng)一

騰訊提示音案和小米案件法院判決部分，法院在商標(biāo)顯著性認(rèn)定問(wèn)題上都是遵循了“認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)缺乏故有顯著性的基礎(chǔ)上，判斷是否具備獲得顯著性”的邏輯。但是具體獲得顯著性認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)卻并不明確統(tǒng)一。傳統(tǒng)商標(biāo)顯著性認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)一般有以下四個(gè)方面：第一，結(jié)合商品和服務(wù)；第二，結(jié)合普通消費(fèi)者的一般認(rèn)識(shí)；第三，結(jié)合實(shí)際使用情況；第四，進(jìn)行整體性判斷。

作為非傳統(tǒng)商標(biāo)的聲音商標(biāo)顯著性認(rèn)定，當(dāng)然可以借鑒參考傳統(tǒng)商標(biāo)認(rèn)定的維度。但是仍然存在以下問(wèn)題：第一，普通消費(fèi)者的一般認(rèn)識(shí)該如何界定？第二，由于聲音商標(biāo)的特殊性，實(shí)踐環(huán)境中我們還有相當(dāng)一段時(shí)間需要更為側(cè)重對(duì)于獲得顯著性、第二含義來(lái)證明聲音商標(biāo)的顯著性，具體而言該如何細(xì)化判定標(biāo)準(zhǔn)？第三，聲音商標(biāo)大多數(shù)情況下與傳統(tǒng)商標(biāo)不同，并不直接依附于商品，不出現(xiàn)在傳統(tǒng)的商品包裝之上，例如李佳琦申請(qǐng)聲音商標(biāo)，其“Oh My God！買(mǎi)它！買(mǎi)它！買(mǎi)它”的聲音是使用在網(wǎng)絡(luò)直播帶貨的宣傳過(guò)程中，但是出售的商品品牌、種類范圍極廣，這種情況下該如何判斷該聲音和商品服務(wù)的結(jié)合性？

二、顯著性認(rèn)定完善建議

（一）明確顯著性認(rèn)定邏輯順序

顯著性認(rèn)定邏輯順序中包含“不違反我國(guó)法律規(guī)定”以及“本身具有顯著性”兩方面，具體而言則是應(yīng)當(dāng)在明確通用性、功能性聲音基礎(chǔ)之上，首先進(jìn)行固有顯著性認(rèn)定，其次進(jìn)行獲得顯著性認(rèn)定。

1.相對(duì)否定通用性聲音，絕對(duì)禁止功能性聲音。通用性聲音與商品服務(wù)適用領(lǐng)域緊密相關(guān)，汽車?guó)Q笛聲在汽車制造領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為通用性聲音，若其通過(guò)商標(biāo)注冊(cè)，那么會(huì)在汽車制造領(lǐng)域形成一種不公平的壟斷，但是這一種鳴笛聲若是出現(xiàn)在一款食品產(chǎn)品中，其同樣可以通過(guò)第二含義獲得顯著性，達(dá)到區(qū)分商品來(lái)源的效果。同時(shí)被注冊(cè)成為聲音商標(biāo)的聲音，也存在隨著行業(yè)市場(chǎng)不斷發(fā)展成為通用性聲音的可能性，亦不能僅僅因?yàn)槠浔徽J(rèn)定為通用性聲音就否定了注冊(cè)聲音商標(biāo)的價(jià)值。所以聲音商標(biāo)顯著性認(rèn)定過(guò)程中應(yīng)當(dāng)相對(duì)否定通用性聲音。

統(tǒng)一聲音商標(biāo)領(lǐng)域功能性聲音的地位，首先應(yīng)當(dāng)杜絕實(shí)踐中對(duì)于功能性聲音的錯(cuò)誤理解。騰訊提示音案中，商評(píng)委錯(cuò)誤的將提示音認(rèn)定為功能性聲音，是典型的錯(cuò)誤示范。法律意義上的功能性聲音應(yīng)當(dāng)是由于其設(shè)計(jì)、制造行為無(wú)法避免必定產(chǎn)生的聲音。哈雷戴維森發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)出的獨(dú)特聲音正是其V 型雙杠、曲柄發(fā)動(dòng)機(jī)必定會(huì)產(chǎn)生的聲音，這種聲音的注冊(cè)將會(huì)導(dǎo)致公共聲音的壟斷，屬于商標(biāo)法應(yīng)當(dāng)禁止的；與之相對(duì)比，騰訊QQ 軟件的提示音雖然簡(jiǎn)單短促，但是這并不是軟件設(shè)計(jì)中必定會(huì)產(chǎn)生的聲音，反而蘊(yùn)含著設(shè)計(jì)編程人員的創(chuàng)意，不應(yīng)當(dāng)屬于功能性聲音。因此，商標(biāo)法應(yīng)當(dāng)在準(zhǔn)確判定何為功能性聲音的基礎(chǔ)上，絕對(duì)禁止功能性聲音，平衡公共利益和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之間的關(guān)系。

2.明確固有顯著性與獲得顯著性之間的遞進(jìn)關(guān)系。聲音商標(biāo)顯著性認(rèn)定應(yīng)當(dāng)改變?yōu)榱诵识騼H依靠“第二含義”進(jìn)行論證的趨勢(shì)。對(duì)聲音商標(biāo)顯著性進(jìn)行認(rèn)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)區(qū)分固有顯著性和獲得顯著性，按照先后適用順序進(jìn)行，這樣做既符合我國(guó)《商標(biāo)法》對(duì)顯著性取得的法律規(guī)定，也滿足實(shí)踐發(fā)展的需要。因?yàn)榇蟛糠致曇舳际墙?jīng)過(guò)傳播、感知、使用，從無(wú)到有地具備顯著性的過(guò)程，如果僅考慮第一步固有顯著性，而忽略了第二步獲得顯著性的判斷，容易在實(shí)踐中做出不當(dāng)認(rèn)定。

雖然從目前的司法實(shí)踐來(lái)看，聲音商標(biāo)的注冊(cè)更加重視它的獲得顯著性，但隨著科學(xué)技術(shù)的日益發(fā)達(dá)，許多自然界中原本不存在的聲音都可以通過(guò)一定的技術(shù)手段制造出來(lái)，可能產(chǎn)生大量像這樣具有固有顯著性的聲音，同時(shí)明確首先進(jìn)行固有顯著性檢驗(yàn)再進(jìn)行獲得顯著性檢驗(yàn)，也可以有效防止騰訊提示音案件中將兩者混為一談做出錯(cuò)誤認(rèn)定的情況。

（二）完善固有顯著性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

1.整體認(rèn)定。在聲音商標(biāo)固有顯著性認(rèn)定中，應(yīng)當(dāng)遵循《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題意見(jiàn)》第5 條，從整體角度判斷聲音的顯著性。一段聲音內(nèi)容不因?yàn)槠渲胁糠志哂酗@著性就直接認(rèn)定整體具有顯著性，也不因?yàn)椴糠致曇魡握{(diào)簡(jiǎn)單不具顯著性而否定整體顯著性。這一標(biāo)準(zhǔn)符合非傳統(tǒng)的聲音標(biāo)準(zhǔn)是通過(guò)整體旋律、音調(diào)來(lái)達(dá)到區(qū)分商品功能的客觀事實(shí)。

2.關(guān)注聲音與商品服務(wù)的緊密程度。一個(gè)標(biāo)志與它所指代的商品或服務(wù)之間的聯(lián)系越密切，則其顯著性越弱，反之顯著性則越強(qiáng)。[5]傳統(tǒng)商標(biāo)與商品的緊密關(guān)系可以表現(xiàn)在視覺(jué)感知，商品包裝，圖案紋飾各方面，相應(yīng)的聲音商標(biāo)與商品服務(wù)的緊密關(guān)系則可以體現(xiàn)在聲音旋律、音調(diào)本身，語(yǔ)言文字含義等方面。例如米高梅電影公司的“獅吼”聲音商標(biāo)與其電影文化產(chǎn)品緊密性較弱，顯著性則較強(qiáng)。若58 同城的“找工作就上58 同城”要注冊(cè)聲音商標(biāo)，那么其“找工作”的含義與其網(wǎng)站提供的服務(wù)則緊密相符，顯著性就較弱。

3.獨(dú)創(chuàng)性標(biāo)準(zhǔn)作為輔助。獨(dú)創(chuàng)性標(biāo)準(zhǔn)雖然主要適用于著作權(quán)法領(lǐng)域，但是由于聲音商標(biāo)領(lǐng)域現(xiàn)在的形式以樂(lè)譜、聲音本體為主，具備獨(dú)創(chuàng)性的聲音確實(shí)更有可能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)。但是要注意的是不能再次滑向“僅以獨(dú)創(chuàng)性判斷固有顯著性”的泥潭，因?yàn)槁曇魺o(wú)論是否具備獨(dú)創(chuàng)性，其本質(zhì)的目的仍然在于使相關(guān)公眾更容易區(qū)分識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源。

（三）完善獲得顯著性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

1.以相關(guān)消費(fèi)者區(qū)分作為首要標(biāo)準(zhǔn)。消費(fèi)者作為商標(biāo)法的核心，在聲音商標(biāo)顯著性的認(rèn)定中起著重要作用，這里所說(shuō)的“消費(fèi)者”是指普通消費(fèi)者，是知道相關(guān)合理信息、具有正常的理解能力、小心謹(jǐn)慎的普通人，而不是某一方面的專家或知道所有信息的人。獲得顯著認(rèn)定依賴于普通消費(fèi)者對(duì)于聲音的認(rèn)識(shí)程度，因此一般消費(fèi)者調(diào)查問(wèn)卷可以作為認(rèn)定過(guò)程中的常用手段。在比較認(rèn)定過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)首先判斷消費(fèi)者是否可以根據(jù)聲音區(qū)分、識(shí)別商品或服務(wù)的來(lái)源，將該商品與其他同種類商品區(qū)別開(kāi)，以獲得顯著性判斷的標(biāo)準(zhǔn)。適用消費(fèi)者調(diào)查問(wèn)卷時(shí)需要注意，設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)注意調(diào)查問(wèn)卷對(duì)象、問(wèn)題的科學(xué)合理，例如酷狗音樂(lè)的“hello kugou”對(duì)于經(jīng)常聽(tīng)音樂(lè)的年輕人而言十分熟悉，但是對(duì)于其他年齡段的普通消費(fèi)者卻不然，若是僅針對(duì)年輕用戶調(diào)查，那么這種調(diào)查結(jié)果并不具有客觀性。[6]

2.排他性和持續(xù)性使用作為重要標(biāo)準(zhǔn)。排他性和持續(xù)性的使用的出發(fā)點(diǎn)是著眼于良性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)商標(biāo)申請(qǐng)人已經(jīng)持續(xù)地將該聲音作為商標(biāo)使用了一段時(shí)間，且在這段時(shí)間內(nèi)沒(méi)有其他同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者使用該聲音，就達(dá)到了排他性和持續(xù)性使用的標(biāo)準(zhǔn)。美國(guó)《蘭哈姆法》規(guī)定商標(biāo)排他性和持續(xù)性使用時(shí)長(zhǎng)不得少于五年，新加坡也做出了與美國(guó)類似的規(guī)定，將五年規(guī)定為商標(biāo)持續(xù)使用的一個(gè)合理期限。我國(guó)可以根據(jù)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)并參照美國(guó)、新加坡等國(guó)的法律規(guī)定，劃定合理的使用標(biāo)準(zhǔn)，可以規(guī)定商標(biāo)申請(qǐng)人提交相應(yīng)的證據(jù)，證明該聲音商標(biāo)已經(jīng)排他性、持續(xù)性地使用了三至五年。但僅依據(jù)使用時(shí)長(zhǎng)不能完全證明聲音商標(biāo)已經(jīng)通過(guò)使用獲得了顯著性，仍然需要綜合考慮其他因素進(jìn)行判斷。

3.其他標(biāo)準(zhǔn)綜合認(rèn)定。除了“以相關(guān)消費(fèi)者區(qū)分作為首要標(biāo)準(zhǔn)”及“排他性和持續(xù)性使用作為重要標(biāo)準(zhǔn)”之外，獲得顯著性認(rèn)定還有其他標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)予以綜合考量。首先聲音的使用方式可以作為“排他性和持續(xù)性使用”的補(bǔ)充，獲得顯著性本質(zhì)是在聲音不具備固有顯著性前提之下通過(guò)實(shí)際使用而賦予的顯著性，使用的時(shí)間可以通過(guò)相關(guān)立法規(guī)定予以量化，但是使用的方式并不能窮盡式的列舉，這就需要審查人員具體判斷個(gè)案中聲音的使用方式，以李佳琦聲音商標(biāo)為例，涉及使用的方式時(shí)，應(yīng)當(dāng)調(diào)查其聲音是否僅在特定平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)直播中使用，是否在其他媒體平臺(tái)以剪輯視頻宣傳，是否有線下實(shí)體經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地使用等等，不同的適用場(chǎng)景、范圍能夠有效補(bǔ)充相對(duì)固定量化的使用時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，合理的論證聲音的實(shí)際使用所產(chǎn)生的影響是否達(dá)到了獲得顯著性的標(biāo)準(zhǔn)。其次聲音使用過(guò)程中的廣告宣傳力度、投入的經(jīng)濟(jì)成本也可以在一定程度上補(bǔ)充認(rèn)定獲得顯著性。