趙愛玲

商業(yè)外觀是指商品或服務(wù)的整體形象或者整體風(fēng)貌。商品或服務(wù)特有的商業(yè)外觀可以起到和商標(biāo)類似的指示來源作用。商業(yè)外觀一旦遭到仿冒，將導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆，那么消費(fèi)者選擇權(quán)的保護(hù)便無從談起。

我國企業(yè)商業(yè)外觀保護(hù)意識(shí)普遍相當(dāng)薄弱。這使得中國企業(yè)屢屢在外貿(mào)出口時(shí)，不可避免地成為商業(yè)外觀侵權(quán)糾紛的被告。商業(yè)外觀侵權(quán)也逐漸成為外國將中國商品拒之門外的手段之一，案件之多僅次于反傾銷。作為我國的主要出口國，美國的商業(yè)外觀侵權(quán)案是如何判罰的?北京德恒律師事務(wù)所全球合伙人林曉云通過案例給出解答。

案例一：圣誕樹底座案

圣誕節(jié)即將來臨，美國千家萬戶開始購置圣誕樹，增加居家的節(jié)日氣氛。由于圣誕樹在賣出時(shí)一般是齊根鋸斷的，所以拿回家來必須設(shè)法使它站立不倒。大家普遍使用的是一種用螺絲釘從四個(gè)方向?qū)涓晒潭ㄗ〉蔫F質(zhì)交叉底座。2007年，美國加州東區(qū)聯(lián)邦地方法院裁決，被告美國家居產(chǎn)品銷售連鎖公司HOME DEPOT進(jìn)口，中國出口商MUTUAL ALL IED,LTD，出口的一種圣誕樹底座侵犯了原告XXXX的商業(yè)外觀權(quán)，應(yīng)賠償經(jīng)濟(jì)損失75萬美元，懲罰性賠償210萬美元。

原告聲稱自己最先發(fā)明了這種圣誕樹底座的式樣并為其取得了外觀專利，但同時(shí)也提出該產(chǎn)品式樣也應(yīng)受到商業(yè)外觀的保護(hù)口被告提出，原告的產(chǎn)品式樣由于具有實(shí)際功能作用，因此不受商業(yè)外觀法保護(hù)。然而，被告提出審前即決判決的動(dòng)議后，主審法官雖然同意該動(dòng)議的第一項(xiàng)要求，裁定被告的產(chǎn)品不對(duì)原告的外觀專利構(gòu)成侵權(quán)，卻駁回了該動(dòng)議中關(guān)于原告的產(chǎn)品式樣不受商業(yè)外觀法保護(hù)的第二項(xiàng)要求。隨后，陪審團(tuán)又裁定原告的產(chǎn)品式樣應(yīng)受商業(yè)外觀法的保護(hù)，而被告的產(chǎn)品侵犯了原告的商業(yè)外觀，并做出上述賠償判決。

在一審中代表被告的美國大型律師事務(wù)所PHILSBURY已向美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院提出上訴，認(rèn)為法官不應(yīng)駁回被告提出的駁回商業(yè)外觀起訴主張的即決判決，更不應(yīng)拒絕在審前向陪審團(tuán)做出的指示中告誡他們應(yīng)考慮原告的產(chǎn)品式樣是否具有功能性。

案例二：電腦廠商的奶牛黑白色斑裝潢與填充玩具案

世界著名電腦生產(chǎn)商GATEWAY從上一世紀(jì)80年代起就開始使用一種黑白相間的奶牛形象作為該公司產(chǎn)品的象征，在其電視廣告中大量使用，其產(chǎn)品使用的包裝箱上也帶有黑白相間的奶牛色斑。GATEwAY成功地將這種色斑作為商業(yè)外觀在聯(lián)邦政府注冊(cè)了商標(biāo)。COMPANION PRODUCTS INC.(CPI)是美國一家生產(chǎn)填充動(dòng)物，有自己的品牌，叫“STRETCH PETS”。這種玩具的特點(diǎn)是一個(gè)動(dòng)物頭，外加一個(gè)帶伸縮性的身體，可以卷在電腦屏幕、電腦或電視殼的邊角上。在CPI生產(chǎn)的16種“STRETCH PETS”中，銷路最熱的是一種身上帶有黑白色斑，稱作“CODY COW”的奶牛玩具。

GATEWAY在美國南達(dá)科他州聯(lián)邦地方法院起訴CPI的“CODY COW”對(duì)GATEWAY的商標(biāo)構(gòu)成淡化，同時(shí)侵犯了GATEWAY對(duì)黑白相間的奶牛色斑所擁有的商業(yè)外觀。庭審后，陪審團(tuán)裁定CPI的行為不構(gòu)成商標(biāo)淡化與商業(yè)外觀侵權(quán)。但主審法官推翻了陪審團(tuán)的第二項(xiàng)裁決，裁定CPI的“COW COW”構(gòu)成對(duì)GAEWAY的商業(yè)外觀的侵權(quán)。CPI對(duì)此裁決不服，上訴到聯(lián)邦第八巡回上訴法院。

在上訴中，CPI提出，填充玩具奶牛身上的色斑是產(chǎn)品的功能性或裝飾性特征，因此不應(yīng)受到商業(yè)外觀法的保護(hù)。但上訴法院維持了一審法院的原判，GATEWAY已充分證明它所使用的黑白相間奶牛色斑獲得“第二含義”，因此應(yīng)受到商業(yè)外觀法的保護(hù)，同時(shí)它也證明了這種外觀也并沒有與電腦相關(guān)的功能。CPI的奶牛玩具外觀上雖然與GATEWAY的黑白相間奶牛色斑不完全一樣，但很相似，因此有可能引起消費(fèi)者的混淆。

案例三：SARAH ARIZONA標(biāo)志案

原告達(dá)納·布勞恩公司系紐約一家專門從事女裝設(shè)計(jì)的公司，從1979年開始以SARAH ARIZONA標(biāo)志出售其產(chǎn)品，出售的SARAH ARIZONA系列產(chǎn)品主要包括用諸如喬其紗等高級(jí)纖維制成的雙面印花裙子和配套的針織毛線衫等系列服裝，產(chǎn)品大多是在美加兩國的全國性百貨公司和專賣店里出售。原告于1989年開始出版產(chǎn)品目錄。該產(chǎn)品目錄每年出版2－3次，分發(fā)給大約1萬名地區(qū)部門經(jīng)理、客戶及其他美加兩國的百貨商店或?qū)Ｙu店的人員，其產(chǎn)品目錄和部分促銷材料上使用了SARAH ARIZONA標(biāo)志。

被告SML體育公司(SML)成立于1979年，從事中檔價(jià)位的女裝，諸如針織毛線衫、流行T恤和針織連衣裙的設(shè)計(jì)、銷售和訂做等業(yè)務(wù)。其大部分商品都是以自己的牌子，通過會(huì)員制大賣場(chǎng)、百貨商店和其他專賣店來銷售。為了與新產(chǎn)品的各種風(fēng)格相協(xié)調(diào)，SML決定使用Sarah McKenzie名稱作為商標(biāo)，并在3月15日向美國專利與商標(biāo)署提交了申請(qǐng)報(bào)告。申請(qǐng)書要求將Sapah McKenzie作為女裝，亦即毛線衫、T恤、長袖毛線衫和褲子等的商標(biāo)名稱。同時(shí)，SML郵寄了大約2500封明信片給零售商宣傳新的Sarah McKenzie系列產(chǎn)品。明信片上與SARAH ARIZONA的各種產(chǎn)品目錄，尤其是在2005秋的產(chǎn)品目錄的封面有著驚人的相似之處。在2005年8月6日和20日，美國行業(yè)雜志《女裝日?qǐng)?bào)》(Women'sWear Daily)也刊登了SARAH McKENZIE的廣告，使用了與明信片上相同的照片和文字。

原告隨后在法院向SML Sport Ltd.提出起訴，指控被告通過使用與SARAHARIZONA類似而造成消費(fèi)者混淆的商標(biāo)侵犯了原告的商標(biāo)權(quán)；其目錄與促銷材料則侵犯了原告的商業(yè)外觀。法院首先裁定SARAH MoKENZIE商標(biāo)與SARAHARIZONA商標(biāo)之間并不相似。法院的理由是，盡管這兩個(gè)商標(biāo)名稱都含有“Sapah”一詞，但是這個(gè)詞相當(dāng)普通，許多女裝都在使用，以至于可能需要靠商標(biāo)的其他部分來相互區(qū)別。而這剩余的部分看起來或聽起來都并不相似。不僅如此，原被告的產(chǎn)品上的標(biāo)簽都具有不同的顏色主題，不同的設(shè)計(jì)要素和不同的字樣，因此它們?cè)诟髯缘姆b標(biāo)簽上使用并不會(huì)造成一個(gè)總的相同的印象。

但是在商業(yè)外觀方面，法院做出對(duì)原告有利的裁決，宣布SARAH ARIZONA的產(chǎn)品目錄封面具有顯著的特征，包括印花裙和毛線衫，以及由大寫正楷顯示的SARAH ARIZONA商標(biāo)和開口的R字，以及那些在身著裙子和毛線衫的模特的中間位置橫向排列的字母間的空隙。雖然這些商業(yè)外觀的構(gòu)成要素中，某些

本身并不具有顯著性，甚至是被解釋為僅是功能性的，但是顯示出的整體，包括開口R字的使用，都是具有顯著性的。另外，被告制作和發(fā)布他的廣告顯然出自不良動(dòng)機(jī)。SML對(duì)字體的使用就是蓄意復(fù)制和有意要造成混淆的一個(gè)證據(jù)。尤其是，SML的明信片廣告的特征同樣是間隔較大、正楷、開口R字體，位于頁面的相同位置，同樣是身著雙面印花裙子和針織毛線衫的模特，背景也與SARAH ARIZONA的2003年秋季版的產(chǎn)品目錄相同。

經(jīng)過比較產(chǎn)品目錄與明信片，法院認(rèn)定明信片上的廣告已經(jīng)造成了一個(gè)相同的整體的印象，指出：消費(fèi)者如果已經(jīng)看到過原告的商業(yè)外觀之后，又單獨(dú)看到被告的商業(yè)代表，就會(huì)對(duì)兩者的來源產(chǎn)生混淆。據(jù)此，法院批準(zhǔn)了原告提出的頒發(fā)臨時(shí)禁止令的動(dòng)議，禁止被告在其Sarah McKenzie系列產(chǎn)品的廣告和促銷材料上使用SARAH ARIZONA的正楷字、全大寫、開口R字形樣式。

律師點(diǎn)評(píng)

為了推銷商品，國內(nèi)一些出口廠商以及中國產(chǎn)品的海外進(jìn)口商經(jīng)常會(huì)對(duì)外國企業(yè)的各種產(chǎn)品目錄和促銷材料進(jìn)行一定程度的模仿。但是他們沒有意識(shí)到的是，這些材料有時(shí)受到版權(quán)與商業(yè)外觀法的保護(hù)。“達(dá)納·布勞恩公司訴SML體育有限公司一案，就是美國商業(yè)外觀法對(duì)產(chǎn)品目錄和促銷材料進(jìn)行保護(hù)的一個(gè)典型案例?！绷謺栽坡蓭熤赋?。他認(rèn)為，受商標(biāo)法律保護(hù)的商業(yè)外觀是商品、商業(yè)活動(dòng)、商業(yè)載體表現(xiàn)的一種區(qū)別性、非功能性外觀特征組合。商標(biāo)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的識(shí)別是一種局部要素識(shí)別。相比之下，商業(yè)外觀可以涵蓋企業(yè)推廣商品、服務(wù)使用的部分或者全部識(shí)別要素，包括大小、形狀、質(zhì)地、色彩、銷售技巧等。因此，在接受商業(yè)外觀登記的各國商標(biāo)局，期刊封面、汽車造型、汽車前面的防護(hù)性金屬格子、高爾夫球桿頭部設(shè)計(jì)與色彩、餅干形狀、香煙促銷用牛仔肖像、面包包裝、圓形墻壁溫度調(diào)節(jié)器的造型、瓶子外形、碟子造型、地鐵商店色彩結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)設(shè)備或者包裝的外觀、酒店裝修和服務(wù)生服飾外觀、整個(gè)商店的建筑景觀等只要符合實(shí)質(zhì)審查要求，都可能成為被注冊(cè)的客體。

傳統(tǒng)的商標(biāo)一般包括文字、符號(hào)、圖形及三者的結(jié)合。但后來開始擴(kuò)大到所謂商業(yè)外觀，也有譯做商業(yè)裝飾的。最初商業(yè)外觀主要是指產(chǎn)品的標(biāo)簽與包裝以及它們構(gòu)成的總體形象。如果一家廠商的產(chǎn)品包裝上有特殊的圖案設(shè)計(jì)，而別家廠商使用這一圖案設(shè)計(jì)來包裝其產(chǎn)品有可能會(huì)使消費(fèi)者將此產(chǎn)品與你的產(chǎn)品混淆起來，那么該廠商就有權(quán)利要求法院禁止對(duì)方這樣做。商業(yè)外觀這種特性在商標(biāo)法中稱作識(shí)別性。

據(jù)了解，在西方多數(shù)發(fā)達(dá)國家，未實(shí)施行政注冊(cè)的商業(yè)外觀同樣受商標(biāo)法律保護(hù)。不過，一旦發(fā)生司法糾紛，行政登記證書具有很強(qiáng)的證據(jù)效力。在庭審舉證責(zé)任上，法律對(duì)注冊(cè)商業(yè)外觀設(shè)計(jì)的權(quán)利人也可能有很多優(yōu)惠。美國專利與商標(biāo)局對(duì)商業(yè)外觀、商標(biāo)的注冊(cè)采用了相同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。美國中介公司對(duì)商業(yè)外觀行政登記的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大約為：聯(lián)邦層次的普通外觀注冊(cè)為910美元；彩色外觀與輔助性設(shè)計(jì)外觀的注冊(cè)為110美元。州層次的普通注冊(cè)費(fèi)用為400美元；彩色外觀與輔助性設(shè)計(jì)外觀注冊(cè)費(fèi)用為500美元。美國專利與商標(biāo)局《商標(biāo)審查指南》的第1202.02節(jié)規(guī)定，商業(yè)外觀行政注冊(cè)實(shí)質(zhì)審查流程如下：審查商業(yè)外觀是否系功能性設(shè)Sto是，則拒絕注冊(cè)申請(qǐng)；否，則考察如下兩種情況：(1)商業(yè)外觀如果是產(chǎn)品設(shè)計(jì)、色彩設(shè)計(jì)，那么這些識(shí)別特征具備第二重意義的情況下才可注冊(cè)；(2)商業(yè)外觀如果是產(chǎn)品包裝，那么它具有內(nèi)在區(qū)別性的條件下才可以注冊(cè)；如果不具備內(nèi)在區(qū)別性，那么它具備第二重意義的情況下才可以注冊(cè)。不服審查部決定的當(dāng)事人可以向“商標(biāo)復(fù)審委員會(huì)”請(qǐng)求復(fù)審。2000年，聯(lián)邦最高法院在“沃爾瑪超市公司訴Samara兄弟公司案”中的裁決增大了商業(yè)外觀獲得商標(biāo)保護(hù)的難度。此后，商業(yè)外觀初審、復(fù)審案件都出現(xiàn)了減少的趨勢(shì)。例如，2000年以來，美國專利與商標(biāo)局“商標(biāo)復(fù)審委員會(huì)”受理的商業(yè)外觀糾紛案件僅有200多件。同期，該委員會(huì)受理的商標(biāo)糾紛案件則有1800多件。

美國1946年頒布的《Lanham法》開始用商標(biāo)法律保護(hù)商業(yè)外觀。直到1980年代，美國法院才把保護(hù)范圍擴(kuò)張到產(chǎn)品形狀和設(shè)計(jì)。1981年，聯(lián)邦第五巡回上訴法院放松了區(qū)別性要求，允許商業(yè)外觀不需通過獲得第二含義而獲得內(nèi)在的區(qū)別性。1987年，美國第六巡回上訴法院裁定，《Lanham法》對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)也應(yīng)當(dāng)延伸到對(duì)未注冊(cè)的商業(yè)外觀的保護(hù)。具體適用的條款主要是《美國法典》第15篇第1125(a)節(jié)。該院還裁定：商業(yè)外觀獲得該節(jié)保護(hù)需要滿足三個(gè)要件：(1)商業(yè)外觀在市場(chǎng)上獲得了第二重意義；(2)競(jìng)爭(zhēng)廠商之間的商業(yè)外觀類似到了使消費(fèi)者混淆的程度；(3)商業(yè)外觀使用的識(shí)別特征根本上不屬于功能性特征。1988年，美國國會(huì)修改《Lanham法》第43(a)節(jié)，擴(kuò)張了商業(yè)外觀的定義和侵權(quán)救濟(jì)方式。

1995年，在“Qualitex公司訴Jacobson產(chǎn)品公司案”中，聯(lián)邦最高法院認(rèn)為色彩本身不能具有區(qū)別性，但是具備第二重含義的色彩可能滿足區(qū)別性要求。1999年，美國國會(huì)修改《Lanham法》，把未注冊(cè)商業(yè)外觀屬于非功能性商業(yè)外觀的舉證責(zé)任交給了原告人。這樣，如果原告沒有就商業(yè)外觀獲得商標(biāo)局的登記證書，那么在侵權(quán)訴訟中，原告必須親自證明涉案的外觀屬于非功能性商業(yè)外觀。相反，對(duì)于已注冊(cè)的商業(yè)外觀，相關(guān)的舉證責(zé)任由被控侵權(quán)人負(fù)擔(dān)。

美國接納了用普通法的方式來保護(hù)商業(yè)外觀，但是普通法對(duì)于商業(yè)外觀的保護(hù)條件較為苛刻，同時(shí)普通法對(duì)于商業(yè)外觀的保護(hù)具有地域性。美國最高法院之所以能通過擴(kuò)大解釋《商標(biāo)法》來保護(hù)商業(yè)外觀，其主要原因是美國《商標(biāo)法》對(duì)商標(biāo)的定義非常廣泛。在美國《商標(biāo)法》中，商標(biāo)不僅包括文字、名字、還包括任何能標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的來源以及能將自己的產(chǎn)品與別人的產(chǎn)品區(qū)別開來的任何標(biāo)志(symbol or device)。由于在《商標(biāo)法》中使用的是symbol or device，symbol的本意是象征，device是工具、象征之意，那么也就是說任何具有區(qū)別意義的東西都可以作為商標(biāo)使用，這甚至包括聲音、氣味等，當(dāng)然具有區(qū)別作用的商業(yè)外觀也顯然在其內(nèi)涵之中，商業(yè)外觀得到《商標(biāo)法》的保護(hù)就不足為奇。在美國的司法實(shí)踐中也是這樣操作的。同時(shí)在美國商業(yè)外觀還可以受到專利法、著作權(quán)法的保護(hù)?！懊绹鴮?duì)于商業(yè)外觀的保護(hù)是比較完善的?！绷謺栽坡蓭熣f。

律師建言

“中國產(chǎn)品進(jìn)出口企業(yè)(包括中國出口企業(yè)與美國進(jìn)口中國產(chǎn)品的企業(yè))在美國因涉嫌知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)被訴的情況越來越普遍。其中又以商標(biāo)與商業(yè)外觀侵權(quán)為主。”林曉云指出。由于商業(yè)外觀不注冊(cè)卻仍然可以受到美國反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法(蘭哈姆法)的保護(hù)，構(gòu)成在聯(lián)邦法院提出訴訟主張的理由，而且不容易通過一般的商標(biāo)檢索事先確定，所以商業(yè)外觀侵權(quán)訴訟更已成為美國廠商用來打壓對(duì)其構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的中國產(chǎn)品的一個(gè)經(jīng)常使用的手段?！皩?duì)于這個(gè)中國產(chǎn)品進(jìn)出口企業(yè)的心頭大患，應(yīng)給予高度的重視。但另一方面我們也要看到，與商標(biāo)侵權(quán)訴訟相比，商業(yè)外觀侵權(quán)訴訟又是被告比較容易勝訴的一種訴訟。關(guān)鍵是要了解案件所在地司法管轄區(qū)的具體判例?！绷謺栽坡蓭煼Q。

“在1992年的Two Pesos訴Taco Cabana一案中，美國最高法院宣布，凡是具有內(nèi)在識(shí)別性的商業(yè)外觀都應(yīng)如商標(biāo)一樣享受美國蘭哈姆法(包括商標(biāo)法與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法)的保護(hù)?！绷謺栽品Q。在該案中，原告要求得到商標(biāo)法保護(hù)的是一家墨西哥餐館的室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)。最高法院雖然并未明確指出這一決定并不限于傳統(tǒng)的商業(yè)外觀，而也包括產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)，但采納了商業(yè)外觀的較寬定義：即產(chǎn)品的全部視覺效果和總體形象，包括諸如尺寸、形狀、顏色或顏色組合、圖案、表示甚至特點(diǎn)營銷技巧。從此，全美各地的聯(lián)邦法院紛紛將商標(biāo)法保護(hù)擴(kuò)大于產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)，可以說，是TwoPesos案開始了商業(yè)外觀保護(hù)在美國的黃金時(shí)代。但是，2000年的沃爾瑪(Wal-Mart)案使提出商業(yè)外觀侵權(quán)請(qǐng)求的原告勝訴的希望大大減小?！绷謺栽坡蓭煴硎尽Ｔ谠摪钢?，美國最高法院表示有必要對(duì)商業(yè)外觀的泛濫趨勢(shì)加以控制，指出“產(chǎn)品設(shè)計(jì)從來都不具有內(nèi)在的識(shí)別性，它們幾乎毫無例外地出自與識(shí)別來原無關(guān)的目的。即便是最不尋常的外觀設(shè)計(jì)(如一個(gè)企鵝形狀的雞尾酒杯)，也并不是用來識(shí)別來源，而是為了使產(chǎn)品本身更加有用或更美觀。

“在保護(hù)商業(yè)外觀的同時(shí)必須認(rèn)識(shí)到，對(duì)他人貨物或產(chǎn)品加以抄襲的做法在許多情況下是合法的?！绷謺栽坡蓭熣J(rèn)為?？偟膩碇v，除非一個(gè)產(chǎn)品為一項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)(如專利或版權(quán))所保護(hù)，它是可以被抄襲的。“正如以上兩個(gè)案例所已經(jīng)指出的那樣，維持美國競(jìng)爭(zhēng)性經(jīng)濟(jì)的法律并不總是遏制或敵視抄襲的。”林曉云律師最后強(qiáng)調(diào)。