魏 琦 劉亞卓

自我國加入WTO以來,美國頻繁使用其《關(guān)稅法》的337條款對我國企業(yè)進行立案司法調(diào)查,從調(diào)查結(jié)果來看,僅有不到20%的企業(yè)未發(fā)現(xiàn)侵權(quán)和申訴被撤回,337調(diào)查逐漸成為在反傾銷和保障措施之后美國遏制中國技術(shù)密集型和高附加值產(chǎn)品對美國出口的重要手段。

一、中國企業(yè)遭遇337調(diào)查的現(xiàn)狀及原因概述

(一)現(xiàn)狀

根據(jù)商務(wù)部進出口公平貿(mào)易局的數(shù)據(jù),自1986年12月29日美國發(fā)起第一起對中國大陸的“337調(diào)查”,至2009年5月共發(fā)起94起調(diào)查(見圖1)。中國大陸已經(jīng)取代歐、日、韓、臺灣地區(qū),成為“337調(diào)查”的首要對象。從2002年至2008年,中國已連續(xù)7年成為遭受“337調(diào)查”最多的國家。僅2007年,美國就對我國提起17起“337調(diào)查”,占同期立案總數(shù)的48.6%,涉案金額超過20億美元。被調(diào)查的中國出口產(chǎn)品涉及的行業(yè)主要有機電工業(yè)、化學工業(yè)、輕工業(yè)等,其中機電產(chǎn)品占絕大部分。從2003年至2008年底,涉及機電產(chǎn)品337調(diào)查共有43起,尤其是在2006年,2007年和2008年,機電類337調(diào)查的案件數(shù)分別為10件,12件和8件,占當年案件的77%、71%和73%。我國遭遇過美337調(diào)查的企業(yè)遍及浙江、廣東、江蘇、上海等全國14個省市。

從2001年至2008年底,所有涉華337調(diào)查的89起案件中,專利類侵權(quán)調(diào)查有64起,占85%,商標類侵權(quán)調(diào)查有7起,占9%,商業(yè)外觀侵權(quán)調(diào)查有2起,占3%,侵犯商業(yè)秘密侵權(quán)調(diào)查有1起,占1%。在上述已經(jīng)做出裁定案件中,有10起勝訴,即被ITC裁定未侵權(quán)或駁回起訴;有28起案件與控方達成和解;有3起原告撤回起訴;有21起被ITC裁定侵權(quán)成立,發(fā)出了普遍排除令和禁止令或有限排除令,而其中有8起是因為被告缺席造成的。

(二)涉華337調(diào)查增加的經(jīng)濟原因分析

1.知識產(chǎn)權(quán)對美國經(jīng)濟發(fā)展有巨大貢獻。美國是當今科學技術(shù)發(fā)展水平最高的國家,也是最依賴于知識產(chǎn)權(quán)保護以促進和保障其經(jīng)濟發(fā)展的國家。在20世紀50年代,美國的對外出口僅有10%依賴于知識產(chǎn)權(quán)的保護,到了20世紀90年代末,則有近50%的對外出口依賴于某種形式的知識產(chǎn)權(quán)保護。根據(jù)2006年美國總統(tǒng)經(jīng)濟報告,知識財產(chǎn)占美國企業(yè)全部價值的1/3以上,知識產(chǎn)業(yè)占美國出口額的一半以上,占經(jīng)濟增長的40%,就業(yè)人口有1800萬人。以版權(quán)產(chǎn)業(yè)為例,2004年版權(quán)產(chǎn)業(yè)的增加值為13007.7億美元,占GDP的11.09%,就業(yè)人口1120.66萬人;2005年增加值為13881.3億美元,占GDP的11.12%,就業(yè)人口1132.57萬人。鑒于知識產(chǎn)權(quán)保護對美國經(jīng)濟的重要作用,美國政府建立了完善的知識產(chǎn)權(quán)跨國保護體系。通過美國貿(mào)易法的“特別301條款”,要求外國政府對其知識產(chǎn)權(quán)予以有效保護,防止侵權(quán);通過“337條款”,直接對侵犯其知識產(chǎn)權(quán)的外國私人廠商及其產(chǎn)品予以制裁;通過多邊國際條約特別是TRIPs協(xié)議,對知識產(chǎn)權(quán)保護不力的國家向WTO爭端解決機構(gòu)提起訴訟并得到裁決結(jié)果的執(zhí)行;通過區(qū)域和雙邊貿(mào)易協(xié)定,通過利益交換,以比較靈活的方式使自己國內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)保護標準在外國得以運用。

2.美國對中國的高科技產(chǎn)品貿(mào)易逆差的增長。自02年以來,美國對中國的高科技產(chǎn)品貿(mào)易逆差持續(xù)擴大,從02年的118.08億美元迅速增加到08年的478.16億美元,并在07年創(chuàng)下676.57億美元的紀錄(見表1)。為扭轉(zhuǎn)這一局面,337調(diào)查逐漸變成一種不合理的知識產(chǎn)權(quán)保護的壁壘。但實際上美國對中國高科技產(chǎn)品出口管制是逆差額持續(xù)擴大的主要原因。美國向中國出口高科技產(chǎn)品,必須個案審批,美國政府核發(fā)的出口執(zhí)照僅限本次有效。尤其是諸如激光、高效能計算機、先進通訊器材、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)等,因可轉(zhuǎn)為軍事用途,美國格外審慎。

雖然美國對中國的高科技產(chǎn)品貿(mào)易存在逆差,但實際上在高科技產(chǎn)品競爭上我國企業(yè)還是處于明顯劣勢。目前我國有能力出口高科技產(chǎn)品的企業(yè)90%是外商獨資或合資企業(yè),高科技出口95%以上是加工貿(mào)易,中國的私企及集體企業(yè)幾乎沒有高科技出口,國企則因大量進口而存在貿(mào)易逆差。中國高科技順差主要集中在信息及通訊領(lǐng)域,約390億美元,光電領(lǐng)域為120億美元。而美國在航空航天等多個領(lǐng)域占有絕對優(yōu)勢。另外由于中國出口高科技產(chǎn)品的技術(shù)含量低導(dǎo)致出口價格也很低。以顯微鏡和顯示器的出口為例,美國出口中國的顯微鏡一種單價為3400美元,一種單價為11700美元,而中國出口的最高價格為257美元,最低為61美元。而同為彩色顯示器,美國出口的均價為467美元一臺,而中國外商獨資出口的均價為241美元,私企均價則為77美元。最接近國際價格的還是外商獨資企業(yè)以及出口加工貿(mào)易。上述情況表明從企業(yè)屬性和產(chǎn)品的單位價值含量來看,中國的高科技產(chǎn)品都還遠落后于美國。美國沒有必要濫用337調(diào)查,將其作為一種知識產(chǎn)權(quán)壁壘來限制中國技術(shù)密集型和高附加值產(chǎn)品的出口。

二、一則應(yīng)對“337調(diào)查”的典型案例分析

2003年4月28日,美國勁量控股有限公司以及電池有限公司(以下統(tǒng)稱美國勁量公司)向美國國際貿(mào)易委員會提出申訴,聲稱中國大陸和香港的9家企業(yè)(南孚、雙鹿、虎頭、長虹、高力、豹王、正龍、金力、三特)侵犯了該公司的“無汞堿錳電池專利”(以下簡稱“709專利” ),要求就此展開侵犯知識產(chǎn)權(quán)的“337調(diào)查”,并申請執(zhí)行“普遍排除令”,禁止中國生產(chǎn)的無汞堿錳電池及相關(guān)下游產(chǎn)品進入美國市場。勁量公司同時提出了賠償專利費用100萬美元、中國出口美國的每節(jié)電池支付專利費3美分的和解條件。然而中國出口美國電池的利潤僅僅1美分,這相當于將中國電池產(chǎn)品排除出美國市場。該案如果敗訴,在申請人專利失效(即2011年底)前,中國不能再向美國出口任何無汞堿性電池,對已輸入美國和庫存的產(chǎn)品將依據(jù)ITC 的禁止令銷毀。同年5月28日美國國際貿(mào)易委員會正式立案,案件編號為337-TA-493;同一天中國電池工業(yè)協(xié)會組織國內(nèi)涉案企業(yè)積極應(yīng)訴。2004年6月2日,美國國際貿(mào)易委員會作出中國企業(yè)侵權(quán)行為成立的初裁。中國企業(yè)向美國國際貿(mào)易委員會提出復(fù)議。2004年10月1日,美國國際貿(mào)易委員會經(jīng)過復(fù)審,認可中國公司關(guān)于美國勁量公司“709專利”不符合美國專利法關(guān)于專利必須具有“確定性”的要求,裁定美國勁量公司專利無效,中國企業(yè)產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)。2004年10月7日,美國勁量公司向美國聯(lián)邦巡回上訴法院提出上訴。2006年1月25日,美國聯(lián)邦巡回上訴法院作出判決,將該案發(fā)回美國國際貿(mào)易委員會重審。2007年2月23日,美國國際貿(mào)易委員會再次以缺乏“確定性”為由作出美國勁量公司專利無效的裁決。美國勁量公司遂第二次向美國聯(lián)邦上訴巡回法院上訴。2008年4月21日,美國聯(lián)邦上訴巡回法院經(jīng)過再審,維持了美國國際貿(mào)易委員會的裁定,判決勁量公司“專利”無效。這場持續(xù)5年之久的“電池調(diào)查案”,終以中方勝訴而結(jié)束。

本案作為美國國際貿(mào)易委員會近30年來第二起在終裁中全盤推翻行政法官初裁的案例,是中國產(chǎn)業(yè)應(yīng)訴337調(diào)查的經(jīng)典之作。這起調(diào)查勝訴可歸因于兩條,一是中國公司聘請的律師利用對美國相關(guān)判例的研究,找到了有利于中國公司的法律依據(jù),首先通過對“709專利”的核心“含鋅陽極”定義表達含糊問題進行舉證,證明“709專利”在這一部分的無效性。然后,提出“709專利”說明書僅描述試驗電池的制作,并沒有提及其請求保護的專利“商業(yè)無汞堿錳電池”內(nèi)容,專利說明書與專利申請書嚴重不符,存在著極大的不明確性,從而否定了美國公司的專利效力,獲得本案的勝利。這充分說明應(yīng)對337調(diào)查,必須聘請既懂得337調(diào)查程序,又熟悉中美知識產(chǎn)權(quán)差異的專業(yè)律師來參與案件應(yīng)訴工作,才能幫助被告企業(yè)確定有效的應(yīng)訴策略。二是維護團隊聯(lián)合應(yīng)訴。面對初裁的明顯不公和推翻ITC初裁的巨大難度,中國電池工業(yè)協(xié)會冒著終審敗訴的風險,維護應(yīng)訴企業(yè)聯(lián)合團隊集體應(yīng)訴,從而增加了規(guī)模效應(yīng),取得了勝利。

但從該案例中我們也可看到一些深層次的問題,第一國內(nèi)企業(yè)缺乏侵權(quán)意識,從而成為337調(diào)查的被告,雖然勝訴,但花費的訴訟費用超過人民幣1000萬元。第二,中國電池企業(yè)雖然贏得訴訟的勝利,但未必會贏得市場。在歷時5年的應(yīng)訴中,中國電池企業(yè)耗費了大量的人力物力,從而在自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新方面缺乏投入。而勁量公司卻爭取到5年的時間進行產(chǎn)品升級換代。2008年4月,勁量公司的新產(chǎn)品鋰電池正式在中國上市,順利實現(xiàn)了產(chǎn)品新老交替。如此來看,要想占領(lǐng)市場國內(nèi)企業(yè)必須要擁有了自主知識產(chǎn)權(quán)。

三、應(yīng)對“337調(diào)查”的策略分析

美國337調(diào)查實質(zhì)上已經(jīng)演變成美國在流通環(huán)節(jié)強力保護知識產(chǎn)權(quán)的法律機制,客觀上對進口產(chǎn)品構(gòu)成了貿(mào)易壁壘。我國企業(yè)應(yīng)在深入總結(jié)以往案例成功經(jīng)驗和不足之處的基礎(chǔ)上,制定詳細的應(yīng)對策略,防備“337調(diào)查”的襲擊。

(一)事先預(yù)防策略

1.我國企業(yè)在向美國出口產(chǎn)品前,尤其是以貼牌、代工方式出口的外貿(mào)企業(yè),要進行有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查,避免成為337調(diào)查的被告。如果發(fā)現(xiàn)存在侵權(quán)可能,應(yīng)及時對產(chǎn)品進行修改,或者通過更換非專利方法來避開侵權(quán)。具體措施有:(1)在生產(chǎn)對美出口產(chǎn)品時,先初步調(diào)查美國同類產(chǎn)品中是否使用相同或類似技術(shù)、外觀設(shè)計及商標;(2)在接受進口商委托生產(chǎn)對美出口產(chǎn)品的訂單時,在委托加工合同中加入關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛的免責條款;(3)生產(chǎn)或出口前委托有關(guān)中介組織進行檢索,減少侵權(quán)的可能性;(4)委托律師出具出口產(chǎn)品不構(gòu)成知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律意見書。

2.國內(nèi)企業(yè)應(yīng)強化自主知識產(chǎn)權(quán)保護意識。美國勁量公司雖然最終敗訴,但美國企業(yè)重視知識產(chǎn)權(quán)保護的意識,卻值得國內(nèi)企業(yè)學習。與勁量公司比較起來,國內(nèi)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)意識明顯落后,對知識產(chǎn)權(quán)的運用能力也明顯欠缺。在上述電池案中,國內(nèi)企業(yè)在被訴以后,才開始研究申請專利。目前面對外國專利的壟斷之勢,國內(nèi)企業(yè)應(yīng)學會用專利權(quán)保護自己的新技術(shù)和新產(chǎn)品。首先,在研發(fā)階段,運用專利文獻提高研發(fā)的起點。全世界最新的發(fā)明創(chuàng)造信息90%以上可在專利文獻中找到,通過研究專利文獻,不僅能節(jié)約40%的科研經(jīng)費和60%的開發(fā)時間,同時還能避免低水平的重復(fù)研究開發(fā)和資源浪費。其次,建立自主知識產(chǎn)權(quán),實施“產(chǎn)品未動,專利先行”的策略。僅2004年在美國申請的專利,日本為4萬5千件,而中國大陸企業(yè)只有887件。在擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上,國內(nèi)企業(yè)應(yīng)向日本學習,積極在美國申請知識產(chǎn)權(quán)保護,這樣就可以大大降低遭遇337 調(diào)查的可能性。

(二)積極應(yīng)訴策略

企業(yè)遭到337調(diào)查指控后不應(yīng)訴,ITC可以發(fā)布針對該缺席被告的排除令或停止令(也可以兩者都發(fā)布)。因此面對337調(diào)查,企業(yè)一定要積極應(yīng)訴,同時選擇合理的應(yīng)訴策略。

1.集體應(yīng)訴。總結(jié)電池案中勝訴企業(yè)的經(jīng)驗,結(jié)合該程序的特點,不難發(fā)現(xiàn),由行業(yè)協(xié)會牽頭,多家企業(yè)聯(lián)手進行應(yīng)訴是贏得勝利的有效方式。這不僅可以整合資源、共享信息、分擔應(yīng)訴工作,降低每個企業(yè)的應(yīng)訴成本,分散風險,以免被對手各個擊破,同時通過聯(lián)合應(yīng)訴企業(yè)間的協(xié)作,可以形成合力產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),共同與原告抗衡,增大勝訴的可能性。

2.應(yīng)訴時注重專業(yè)性和技術(shù)性。337調(diào)查多涉及專利侵權(quán)問題,應(yīng)訴工作的專業(yè)性和技術(shù)性因素很強。被告企業(yè)如果決定應(yīng)訴,首先應(yīng)迅速在企業(yè)內(nèi)部選擇了解涉案產(chǎn)品技術(shù)、銷售情況并具有一定決策能力的人員組成內(nèi)部管理團隊,同時聘請律師,結(jié)合企業(yè)自身情況,確定應(yīng)訴策略,開展應(yīng)訴工作。勝訴把握較大的辯護理由有:(1)專利無效;(2)專利不可實施,如不滿足專利的技術(shù)準則;(3)原告未證明但必須證明其在美國存在國內(nèi)產(chǎn)業(yè);(4)保護原告要求的賠償不合理或者過于廣泛;(5)規(guī)避設(shè)計。規(guī)避設(shè)計(design around)是指被控侵權(quán)的企業(yè)研究設(shè)計一種不同于涉案產(chǎn)品的新產(chǎn)品,來規(guī)避原告的專利權(quán)。337調(diào)查中,規(guī)避設(shè)計產(chǎn)品一旦獲得行政法官或者ITC的認可,將不受ITC最終做出的排除令等救濟措施的影響,企業(yè)仍能繼續(xù)對美出口此類產(chǎn)品。此外,在部分案件中,原告可能利用廣泛的渠道公開被告正在面臨337調(diào)查這一情況,從而影響涉案產(chǎn)品的現(xiàn)有或潛在的使用者或購買方,停止使用或購買被告的產(chǎn)品。因此,決定應(yīng)訴后,被告還應(yīng)迅速向外界或有關(guān)購買方發(fā)表聲明,表明自己的立場和相應(yīng)行動。

3.合理降低律師費用的支出。代理337調(diào)查案件的律師費用一般包括:律師服務(wù)費、業(yè)務(wù)開銷費(差旅、電話、傳真、復(fù)印等)、專家證人費、法律服務(wù)費(翻譯、電子版文件證據(jù)制作、圖表制作等)、會議費或接待費等。一般來說,337調(diào)查案件的律師費用總體較高。企業(yè)可以從以下幾個方面控制律師費用的總體支出: 1)合理搭配律師團隊的構(gòu)成,如一名專利律師、一名337調(diào)查案件律師及數(shù)名初級律師。2)選擇中國律師事務(wù)所參與應(yīng)訴團隊,或選擇在中國設(shè)有辦事處的外國律師事務(wù)所,減少與外方的溝通和翻譯成本。3)定期與律師團隊溝通,討論預(yù)算及策略,控制總體費用支出。

4.和解也是一種策略。在美國,民事案件和解比率是98%以上,需要法官最后下判決書的在2%以下。據(jù)統(tǒng)計,全球有關(guān)337調(diào)查案件,50%左右的案件達成和解。達成和解對原被告可實現(xiàn)雙贏。常見的和解條件有:被告停止進口或銷售侵權(quán)產(chǎn)品;原告放棄對被告的指控;允許被告在一定時間內(nèi)處理庫存的侵權(quán)產(chǎn)品;原告授權(quán)被告使用專利或進口涉案產(chǎn)品等。

(三)事后規(guī)避策略

337調(diào)查的排除令由美國海關(guān)執(zhí)行。ITC排除令的發(fā)出,并不意味著游戲結(jié)束。國內(nèi)企業(yè)可以采取事后規(guī)避策略來降低排除令的損害。具體方法有兩種,第一是排除令發(fā)出后,首先盡快、主動與客戶溝通。把有關(guān)排除令的范圍、生效時間等情況主動告訴客戶,說明排除令只適用于未來。然后,與美國海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)辦公室取得聯(lián)系。這樣做,可以確保海關(guān)在執(zhí)行排除令時,執(zhí)法范圍不會超過必要的程度;如果需要用到證明,應(yīng)提供條款和物流的詳細資料。如果產(chǎn)品已被海關(guān)扣押,應(yīng)立即聯(lián)系港口官員,掌握有關(guān)扣押依據(jù)信息。第二是重新設(shè)計產(chǎn)品,因為美國法律支持專利回避設(shè)計工作。如果在ITC作出初步判決之后完成重新設(shè)計,可以有兩種選擇,申請海關(guān)審查或申請ITC出具咨詢意見,這兩者都可以降低企業(yè)損失,但區(qū)別是:海關(guān)審查時間短、費用低,不對ITC具有約束力;ITC咨詢意見時間長、費用高,但是具有約束力的判決?！?/p>

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