文 / 黃武雙

商業(yè)秘密的價值，乃是判斷某保密信息是否構(gòu)成商業(yè)秘密以及他人行為是否構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密權(quán)利（或財產(chǎn)）的必備要素。商業(yè)秘密的價值，又有兩層含義。首先便是對保密信息價值的定性判斷，即某信息是否具有價值。其次便是保密信息價值量大小的判斷，即對商業(yè)秘密價值的定量分析。只有通過了第一層含義檢視的保密信息，才需要進入第二層含義即價值量大小的判斷。筆者搜索了我國商業(yè)秘密侵權(quán)糾紛案件的判決書，發(fā)現(xiàn)法院極少對商業(yè)秘密是否具有價值性進行分析和說理，而是武斷地給出具有或不具有價值性的結(jié)論性觀點。至于價值量的大小，則基本上是根據(jù)受托機構(gòu)的評估結(jié)論來直接認定。

總而言之，我國法院對商業(yè)秘密價值性和價值量所做出的認定缺乏系統(tǒng)理論支撐，難以讓人信服。作者在研究了大量美國侵犯商業(yè)秘密糾紛案件的判例后發(fā)現(xiàn)，美國商業(yè)秘密判例法已經(jīng)在商業(yè)秘密價值性的分析和認定方面累積了豐富的經(jīng)驗，形成了系統(tǒng)的經(jīng)驗規(guī)則，可以為我國司法實踐所借鑒。限于篇幅的原因，本文將主要闡述美國判例法對價值性認定的判例規(guī)則。從美國判例法實踐來看，要確定和證明商業(yè)秘密是否具有價值性，可以采取以下具體方法:

一、證明被告是否使用了商業(yè)秘密

盡管諸如為研發(fā)商業(yè)秘密的投入、所涉商業(yè)秘密的許可使用費、為保密而采取的措施等都可以用來證明商業(yè)秘密的價值性，但這些屬于間接證據(jù)[1]，而被告使用了原告商業(yè)秘密的證據(jù)，則屬于證明效力最強的直接證據(jù)。只要被告使用了原告的商業(yè)秘密，法院就可以直接認定所涉保密信息具有價值性。然而，“使用”一詞的內(nèi)涵，卻存在一個不斷發(fā)展演變的過程。

（一）以商業(yè)運行為使用條件的階段

1939年出爐的美國《侵權(quán)法重述（第一版）》并未對“使用”進行界定。在以《侵權(quán)法重述（第一版）》觀念為主導的年代，就曾出現(xiàn)過“使用”須以投入“商業(yè)運行”為前提的觀念。Metallurgical Industries Inc. v. Fourtek, Inc.案[2]便是這種意義上“使用”的典型判例。1981年11月，原告以侵犯商業(yè)秘密等為由，起訴Smith公司、比勒費爾特、TOV公司的三個前雇員和Fourtek公司。一審法院認為，依《侵權(quán)法重述（第一版）》第757條規(guī)定，侵犯商業(yè)秘密的行為主要指“披露或使用他人商業(yè)秘密”的行為。由于缺乏被告比勒費爾特實際使用或披露原告商業(yè)秘密的證據(jù)，一審法院沒有全部支持原告的請求。二審法院更加充分地關注了一審被告Smith公司的抗辯理由，即“從未使用所獲得的商業(yè)秘密，因為尚無法獲得足以使Fourtek公司所提供的回收爐能夠商業(yè)運行的硬質(zhì)合金廢料”。二審法院認為，“使用”應該采用其日常生活含義(everyday meaning of the term)，即將使用解釋為“投入商業(yè)運行的使用”。如果Smith公司沒有將回收爐投入商業(yè)運行來生產(chǎn)硬質(zhì)合金粉，則商業(yè)使用并未發(fā)生。由于原告未能提供Smith公司已經(jīng)從任何侵權(quán)行為中獲利的證據(jù)，一審法院所作出的有利于Smith公司的指示性裁決并無不當。法院沒有采納一審原告提出的“任何伴隨著控制和支配的侵占行為……都構(gòu)成商業(yè)使用”的理由。

（二）現(xiàn)行判例法規(guī)則不以商業(yè)運行為條件

1995年《反不正當競爭法重述（第三版）》則對“使用”進行了較寬的定義，拋棄了將投入商業(yè)運行作為“使用”條件的觀點。依據(jù)該《重述》第40條評論C之描述，對可能構(gòu)成“使用”商業(yè)秘密的行為性質(zhì)并無任何技術性限制。凡是可能造成商業(yè)秘密所有人損害或?qū)е卤桓娅@益的任何利用商業(yè)秘密的行為，都屬于“使用”。因而，銷售包含商業(yè)秘密的產(chǎn)品、在制造或生產(chǎn)產(chǎn)品時采用商業(yè)秘密、依靠商業(yè)秘密來輔助或提升研究或開發(fā)，或者通過使用商業(yè)秘密信息引誘客戶，都構(gòu)成“使用”[3]。

從美國判例法來看，不管是完整地、原封不動地“直接”使用他人商業(yè)秘密的行為，還是“間接”利用他人商業(yè)秘密來加速自己的研發(fā)，節(jié)約自己研發(fā)成本的行為，都可以構(gòu)成對商業(yè)秘密的使用。在判斷是否構(gòu)成對商業(yè)秘密的使用時，美國判例法現(xiàn)行規(guī)則不僅不以實際銷售產(chǎn)品為條件，甚至還認定了那些沒有產(chǎn)生成功結(jié)果的研究構(gòu)成對商業(yè)秘密的“使用”（實質(zhì)來源關系）。例如，Merck & Co., Inc. v. SmithKline Beecham Pharmaceuticals Co.案[4]之被告，將原告的新種子用作大量實驗制造的原始資料，進行了幾次大批量實驗以及數(shù)次其他實驗。法院認定即便商業(yè)秘密被當做研發(fā)某項工藝流程的起點或指引，也構(gòu)成侵權(quán)。此外還認定將商業(yè)秘密用來“避免陷阱”的行為構(gòu)成侵權(quán)。該案的直接和間接證據(jù)表明，被告已經(jīng)使用了原告的技術訣竅來指引自己工藝流程的研發(fā)。被告負責開發(fā)工藝流程的人員熟悉原告技術秘密的事實，“讓我們得出一個令人信服的推論，被告的工藝流程實質(zhì)上來源于原告的商業(yè)秘密?！盵5]

二、證明保密信息對原告具有價值

證明保密信息對原告的價值，主要有以下兩種方法：

（一）原告已利用保密信息獲取收入

投入研發(fā)商業(yè)秘密的最終目的就是獲得競爭優(yōu)勢，從而為自己創(chuàng)造經(jīng)濟價值，因而，商業(yè)秘密所有權(quán)人自己使用商業(yè)秘密而獲利乃是證明其具有經(jīng)濟價值的直接方法。這在美國判例法上已經(jīng)成為了一項普遍接受的規(guī)則。例如，CMAX/Cleveland, Inc. v. UCR, Inc.案[6]之原告訴稱，通過復制原告的RMAX遠程儲存系統(tǒng)、許可他人使用被告的UCR系統(tǒng)、允許非許可方進入RMAX系統(tǒng)以及使用UCR系統(tǒng)，被告侵犯了原告的RMAX遠程儲存系統(tǒng)和RMAX系統(tǒng)的商業(yè)秘密。在認定原告的保密信息是否具有經(jīng)濟價值時，法院認為，原告許可用戶使用RMAX系統(tǒng)從而獲得了使用費，即原告從中獲得了重要的經(jīng)濟價值。原告的主要業(yè)務就是為“先租后買”業(yè)務開發(fā)這一系統(tǒng)，因而RMAX系統(tǒng)乃是原告主要的收入來源。法院基于已經(jīng)產(chǎn)生收入的事實認定了商業(yè)秘密的價值性。

（二）保密信息為原告不可或缺的技術手段

在Plant Industries, Inc. v. Coleman案[7]中，原告主張的商業(yè)秘密包括：（1）包括確定柑橘皮厚度和反照率在內(nèi)的無菌生產(chǎn)并長期儲存柑橘皮的整個工藝；（2）清除柑橘皮的毛刺、污點以及其它不需要的柑橘皮的技術；（3）通過機械裝置傳送柑橘皮，并分離出那些不需要的柑橘皮碎片；（4）通過沖洗方法去除柑橘皮汁；（5）決定柑橘皮厚度并清除苦澀味的切片機運行方式、速度以及切片過程中水的使用方法；（6）通過裝置將水與果皮分離并進一步將合格果皮與不需要的果皮碎片分離的方法；（7）包含添加檸檬酸等物質(zhì)、加熱、以5加侖為單位包裝等程序在內(nèi)的特殊烘制工藝。

經(jīng)過審理，法院認定：原告的商業(yè)秘密對原告自己及其競爭者都具有重大經(jīng)濟價值，因為證據(jù)顯示，缺失這些工藝和技術，原告是無法生產(chǎn)出現(xiàn)在這樣的產(chǎn)品。為了能夠制造出這樣的產(chǎn)品，原告購買了第三方(Cal Citrus)工藝、設備和技術。此外，被告之一的貝爾克(Belk)還誠實地承認，他是知道第三方使用的工藝具有保密性質(zhì)的，他之所以雇用其中一個被告(Coleman)就是因為他參與了切片機的制造。這種切片機所使用的水輔助系統(tǒng)能夠在正常水壓環(huán)境下運行。在商業(yè)秘密構(gòu)成的前提下，被告有接觸原告的商業(yè)秘密且生產(chǎn)工藝、技術和運行的設備實質(zhì)相似，以及原告商業(yè)秘密具有價值性等，在綜合考慮這些要素后，法院最終認定被告侵犯了原告的商業(yè)秘密。

三、證明保密信息對被告具有潛在價值

前面闡述的對保密信息的使用乃是證明保密信息具有現(xiàn)實價值的直接證據(jù)。然而，在保密信息尚未通過使用而獲得現(xiàn)實價值的情況下，原告仍可通過證明其具有潛在價值的方式來完成價值性的證明責任。

MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.案[8]的原告稱，客戶數(shù)據(jù)庫是自己花了數(shù)年時間收集的有價值的數(shù)據(jù)，使得原告自己可以基于客戶的特別需求，為客戶專門定制服務合同和價格，因而構(gòu)成商業(yè)秘密。二審法院支持了上訴人（一審原告）關于客戶數(shù)據(jù)庫構(gòu)成商業(yè)秘密的觀點。其主要理由為，客戶數(shù)據(jù)庫具有潛在的經(jīng)濟價值，因為它可以指導諸如被上訴人（一審被告）這樣的競爭者針對那些已經(jīng)使用上訴人（一審原告）計算機系統(tǒng)的潛在客戶制定銷售策略。

類似地，Trandes Corp. v. Guy F. Atkinson Co.案[9]的二審法院也認為，如果得到目標代碼的復制件，任何人都可以提供與原告幾乎相同的工程服務。由于“其他人可能從目標代碼的披露中獲得經(jīng)濟價值”，理智的陪審團就可以得出這樣的結(jié)論：“目標代碼基于尚未被普遍知悉，……而具有獨立的經(jīng)濟價值?！盵10]

價值性要求商業(yè)秘密不僅必須對所有權(quán)人具有價值，而且對競爭者或其他可能基于使用而受益之人具有商業(yè)價值。例如，Diamond v. T. Rowe Price Assocs.案[11]之被告訴稱雇員占有Diamond的文件屬于商業(yè)秘密，因為這些信息構(gòu)成“保密投資研究、保密客戶名單和律師-客戶之間的保密通訊”。然而，法院并未支持這一觀點。其中一個重要理由就是，雇員所占有的文件對被告具有一些實用價值，但并無證據(jù)表明這些文件對任何他人具有經(jīng)濟價值，因為這些客戶過于特殊而其他競爭者無法加以利用。

四、原告證明研發(fā)投入的精力、時間和金錢

在無法適用前述三種方式的情況下，原告尚可以采取最為間接的方式來證明自己保密信息的價值性。這種證據(jù)通常被稱之為間接證據(jù)或環(huán)境證據(jù)。而且，通常是在沒有前述三種方法適用條件的情況下才能采取的。盡管受到質(zhì)疑，但仍為美國判例法實踐中運用的一種有效方法。

Gates Rubber Co. v. Bando Chemical Industries, Ltd.案[12]的原告Gates是一家制造用于工業(yè)機械的橡膠皮帶的科羅拉多州公司，而且引領了工業(yè)機械皮帶的銷售。為了給特定機器配上合適的橡膠皮帶，必須完成復雜的有諸多變數(shù)的計算。這些復雜的計算，原先通常是由一位工程師完成的，而且計算結(jié)果常常還會出現(xiàn)較大的差異。為了幫助選擇有效的、精確的皮帶，提升產(chǎn)品的銷售，Gates開發(fā)了“Design Flex 4.0”計算機程序。使用這一程序，銷售員只要輸入一些變量，就可以計算出某一機器合適的皮帶參數(shù)。這一程序使用已經(jīng)公開的公式，外加由Gates開發(fā)的特定數(shù)學常數(shù)，就可以確定皮帶的參數(shù)。Gates獲得了這一計算機程序的版權(quán)證書。被告Bando是一家與原告競爭的同樣生產(chǎn)和銷售工業(yè)皮帶的日本公司的分公司，它的很多雇員都曾經(jīng)是原告的雇員，其中包括被告的總裁Allen hanano，以及Ron Newman和Steven Piderit。證據(jù)證明，被告Steven Piderit在原告單位工作期間，接觸了涉訴的計算機程序，包括組件、設計和接入密碼。1988年，被告Bando雇傭了Piderit，指派其開發(fā)幫助準確選擇工業(yè)皮帶的計算機程序。1989年6月，被告Bando完成了與原告程序類似的“Chauffeur”程序的演示版。“Chauffeur”程序于1990年3月投放市場。Piderit宣稱自己是“Chauffeur”程序的獨立作者。

原告于1992年1月4日在聯(lián)邦法院科羅拉多州地區(qū)法院起訴被告，其中包括了商業(yè)秘密侵權(quán)的訴請。一審法院認定，被告Bando侵犯了Gates的商業(yè)秘密，責令Bando“返還所有使用于Chauffer程序中的常數(shù)信息和所有原告Design Flex程序的信息……禁止被告繼續(xù)使用這些常數(shù)。”[13]Bando不服前述判決以及對商業(yè)秘密侵權(quán)行為的認定，提起上訴。其中的一項上訴理由為，涉訴常數(shù)不具有競爭價值，不應認定為商業(yè)秘密。上訴人Bando認為，一審法院并未就法律規(guī)定的商業(yè)秘密每項構(gòu)成要素進行審查。如果法院嚴格執(zhí)行這一標準，就會發(fā)現(xiàn)涉訴常數(shù)將因缺乏競爭經(jīng)濟價值而不構(gòu)成商業(yè)秘密。

二審法院認為，一審法院對涉訴常數(shù)構(gòu)成商業(yè)秘密和被告侵權(quán)的認定并無不當。因為證據(jù)表明：Gates為開發(fā)和升級Design Flex程序投入了25,000人小時和50萬美元；該程序被認為是同類程序中最好的程序之一，是有效的應用和營銷工具；為保護這一程序，尤其是保護涉訴常數(shù)，Gates采取了大量措施。盡管有些證據(jù)表明，這些常數(shù)可以通過數(shù)學試錯而被反向推算出來，但僅有這些事實并不能否認這些常數(shù)的商業(yè)秘密的本質(zhì)。試錯反向本身并非易事，也要付出巨大成本。

前面闡述的是保密信息價值性的主要幾種方法。價值性的判斷與證明乃是商業(yè)秘密案件能夠成立的一個前提，也是頒發(fā)禁令的條件。對于賠償訴求而言，原告尚須證明構(gòu)成商業(yè)秘密之保密信息的價值量的大小。這乃是法院支持某一具體賠償額的依據(jù)。在美國判例法實踐中，并不像我國法院那樣基本依靠評估機構(gòu)的評估結(jié)論來確定價值量的多少，原告所提交的證據(jù)將起到關鍵作用。法院通常會直接依據(jù)證據(jù)來認定商業(yè)秘密的價值量。當然，由原告提交的商業(yè)價值評估專家（諸如司法會計）的證詞證言，也是認定價值量多少非常重要的一種證據(jù)形式。專家用以確定商業(yè)秘密價值的方法主要有三種：市場方法(market approach)、成本方法(cost approach)和收入方法(income approach)。由于市場方法需要比較類似財產(chǎn)的價值，且商業(yè)秘密通常又是獨特的，很難找到可以用以比較的財產(chǎn)，因而市場方法被認為是最難運用的方法。與市場方法相比，成本方法更為可行。這種方法要求諸如替代成本(cost of replacement)等技術要素，要了解創(chuàng)造一項商業(yè)秘密究竟需要花費多長時間、投入多少金錢。收入方法，主要考察來自商業(yè)秘密的預期收入和未來的經(jīng)濟利益。在運用合理的經(jīng)濟模型進行分析時，收入方法比市場方法更受青睞[14]。

[1] See Restatement (Third) of Unfair Competition S 39 cmt. e (商業(yè)秘密的價值可以通過間接證據(jù)來證明。例如，為開發(fā)商業(yè)秘密所耗費的信息、為商業(yè)秘密所采取的保密措施、其他人為獲得信息而付錢的意愿).

[2] 790 F.2d 1195, 55 USLW 2040, 229 U.S.P.Q.945(1986).

[3] Restatement (Third) of Unfair Competition40, comment c.

[4] 1999 WL 669354 (Del.Ch.)(1999).

[5] General Electric, 843 F.Supp. at 779; see also USM Corp. v. Marson Fastener Corp., 467 N.E.2d 1271, 1284 (Mass.1984).

[6] 804 F. Supp. 337, 26 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001 (M.D. Ga. 1992).

[7] 287 F.Supp. 636, 159 U.S.P.Q. 651(D.C.Cal.1968).

[8] 991 F.2d 511, 61 USLW 2633, 1993 Copr.L.Dec. P 27,096, 26 U.S.P.Q.2d 1458.

[9] 996 F.2d 655, 1993 Copr.L.Dec. P 27,112, 27 U.S.P.Q.2d 1014.

[10] ISC-Bunker Ramo Corp. v. Altech, Inc., 765 F.Supp. 1310, 1323-26, 1333 (N.D.Ill.1990) (目標代碼屬于商業(yè)秘密), later proceeding, 765 F.Supp.1340 (N.D.Ill.1990); Robert C. Scheinfeld & Gary M.Butter, Using Trade Secret Law to Protect Computer Software, 17 Rutgers Computer & Tech.L.J. 381, 383 (1991) (目標代碼屬于商業(yè)秘密).

[11] 852 F. Supp. 372, 412 (D. Md. 1994).

[12] 9 F.3d 823, 28 U.S.P.Q.2d (BNA) 1503 (10th Cir.1993).

[13] Gates Rubber, 798 F.Supp. at 1523.

[14] See Stephen B. Fink, Sticky Fingers: Managing the Global Risk of Economic Espionage 212 (Dearborn Trade Press 2002).