對專利法實施細則第五十一條第三款的質(zhì)疑

張素卿，池 娟，姜 丹

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

責任編輯:任健男

中華人民共和國專利法實施細則第五十一條第三款規(guī)定：申請人在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的審查意見通知書后對專利申請文件進行修改的，應(yīng)當針對通知書指出的缺陷進行修改。

該條款對申請人答復(fù)審查意見通知書時，所允許的申請文件的修改方式作出了規(guī)定?！秾＠麑彶橹改稀穂1]（以下簡稱《指南》）第二部分第八章5.2.1.3節(jié)對所允許的修改方式進行了詳細具體的規(guī)定，其中，特別規(guī)定了，即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，也不能被視為是針對通知書所指出的缺陷進行的修改的5種情況：1）主動刪除獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴大了該權(quán)利要求請求保護的范圍；2）主動改變獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴大了請求保護的范圍；3）主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題；4）主動增加新的獨立權(quán)利要求，該獨立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過；5）主動增加新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。

上述規(guī)定的出發(fā)點是節(jié)約審查程序，避免第一次審查意見通知書（以下簡稱一通）后，需要對修改后的權(quán)利要求重新進行檢索和審查。

《指南》中規(guī)定了審查員在專利審查過程中需遵循的審查原則，其中之一即程序節(jié)約原則，這也是為了實現(xiàn)針對所有申請人平等的分配稀缺的審查資源，進而實現(xiàn)公眾之間的公平。

然而，相對于程序節(jié)約原則，申請人的利益是更應(yīng)該考慮的，因為這更有利于社會的進步?；诖耍F(xiàn)對《指南》規(guī)定的上述幾種不允許的修改方式提出以下幾點質(zhì)疑，并舉例說明：

針對上述情況1：例如，一件關(guān)于圖像處理裝置的發(fā)明專利申請P，獨立權(quán)利要求中限定了該裝置包括特征A和B，其中，審查員經(jīng)充分檢索確定特征A為本項發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻的特定技術(shù)特征，而特征B是現(xiàn)有技術(shù)中圖像處理裝置所普遍具備的結(jié)構(gòu)部件，且特征B對本項發(fā)明的實施并不產(chǎn)生實質(zhì)性的影響，例如“圖像輸入單元，用于輸入待處理的圖像數(shù)據(jù)”。答復(fù)一通時，申請人考慮到原權(quán)利要求限定的保護范圍較小，于是將特征B刪除，該刪除擴大了該權(quán)利要求請求保護的范圍，且該刪除并非針對審查員一通時所指出的缺陷。很明顯，上述修改符合專利法第三十三條的規(guī)定，即該修改后的技術(shù)方案沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，且其保留了本項發(fā)明的特定技術(shù)特征A。然而按照《指南》所規(guī)定的上述情況1，該刪除是不被允許的。由于一通時審查員已經(jīng)充分檢索確定了特征A是導(dǎo)致本項發(fā)明具備新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)特征，因此，針對該修改后的技術(shù)方案，審查員并不需要重新進行檢索和審查，這也就不會違背程序節(jié)約原則[2-3]。

針對上述情況2：還是以上述專利申請P為例，獨立權(quán)利要求原始記載的特征B為“掃描儀，用于輸入待處理的圖像數(shù)據(jù)”。答復(fù)一通時，申請人將特征B修改為“圖像輸入單元，用于輸入待處理的圖像數(shù)據(jù)”，該改變擴大了該權(quán)利要求請求保護的范圍，且該改變并非針對審查員一通時所指出的缺陷。很明顯，該修改后的特征B包含了所有能夠輸入圖像數(shù)據(jù)的輸入設(shè)備，且這些圖像輸入設(shè)備是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員可預(yù)知的，上述修改符合專利法第三十三條的規(guī)定，即使原申請文件中并未記載除了掃描儀之外的其他圖像輸入設(shè)備。然而按照新《指南》所規(guī)定的上述情況2，該改變是不被允許的。由于一通時審查員已經(jīng)充分檢索確定了特征A是導(dǎo)致本項發(fā)明具備新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)特征，因此，針對該修改后的技術(shù)方案，審查員同樣不需要重新進行檢索和審查，這也同樣不會違背程序節(jié)約原則。

針對上述情況5：例如，一件關(guān)于圖像處理裝置的發(fā)明專利申請P，審查員經(jīng)充分檢索確定其獨立權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性，答復(fù)一通時，申請人希望增加一個之前沒有申請保護的技術(shù)方案，于是增加了在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過的新的從屬權(quán)利要求，該增加并非針對一通中所指出的缺陷，由于其技術(shù)方案記載在原說明書中，因此，該修改符合專利法第三十三條的規(guī)定。由于獨立權(quán)利要求沒有發(fā)生變化，該從屬權(quán)利要求請求保護的范圍并未擴大，審查員并不需要重新進行檢索和審查，這也就不會違背程序節(jié)約原則。

由以上分析可知，《指南》對專利法實施細則第五十一條第三款規(guī)定的修改文本不予接受的5種特殊情況中情況1、情況2、情況5的限定條件稍顯嚴格，鑒于此，如何在程序節(jié)約原則和維護申請人的利益之間尋求平衡點正是所應(yīng)努力的方向。筆者認為，在盡可能維護申請人利益的前提下，合理地執(zhí)行程序節(jié)約原則，才是判斷修改文本是否能夠接受的標準的最終落腳點。

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[2]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

[3]國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司.新專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2006.