關(guān)于專利法第九條的理解

孟 佳，李秀改，黃海云，李 聞，蘇 敏

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

責(zé)任編輯:魏雨博

“禁止重復(fù)授權(quán)”原則是專利制度的一項基本原則。它可以防止權(quán)利人之間的權(quán)利沖突，防止專利保護期限的不正當(dāng)延長，并能起到激勵發(fā)明創(chuàng)造的作用[1-2]。

在我國，對“禁止重復(fù)授權(quán)”原則的理解存在不同觀點，實踐中，對于如何正確運用該原則等問題也存在較大的爭議。2008年的專利法第3次修改，將原專利法實施細則第十三條第一款規(guī)定的“禁止重復(fù)授權(quán)”原則上升到法律位階更高的新專利法第九條第一款，在新專利法第九條第二款中保留了原專利法第九條規(guī)定的“先申請”原則。同時在新專利法第九條第一款中還規(guī)定了例外情形。另外，將抵觸申請的主體范圍擴大，由原先的“他人”擴大到“任何單位或者個人”。因此，專利法的第3次修改大大加強了禁止重復(fù)授權(quán)的力度，也使得大部分的案子有了明確的法律依據(jù)和可操作標準[1-3]。

自2009年10月1日起施行的新專利法的第九條規(guī)定如下：第一款為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”。第二款為“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人”。

那么新專利法為什么會對“同一申請人同日申請的涉及同樣發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明和實用新型”做出特別說明？這樣的規(guī)定會對專利審查員和申請人在實際操作中具有什么樣的約束力？這樣的規(guī)定與舊專利法的相關(guān)規(guī)定存在何種區(qū)別？申請人在申請專利、答復(fù)審查意見通知書、修改權(quán)利要求時需要注意哪些情形？下面就將對這一系列問題一一作答。

1 對相關(guān)法規(guī)的解讀

新專利法第九條第一款除規(guī)定了普適的“禁止重復(fù)授權(quán)”原則即“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”之外，還規(guī)定了一種禁止重復(fù)授權(quán)原則的例外情況，即“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”，也就是說，只有符合例外情況的條件，才可通過放棄實用新型專利權(quán)的方式來獲得發(fā)明專利權(quán)。該條款中的例外規(guī)定實際上就是為了避免專利保護期限的延長。在原審查指南[4]中對同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造先后提出2件專利申請（均符合其他授權(quán)條件），申請人可以就兩件申請進行選擇或者修改，即可通過放棄其中一個的專利權(quán)來獲得另一個的專利權(quán)。但原審查指南的這種做法實際上會帶來保護期限的延長，如先授予的實用新型專利權(quán)已經(jīng)為申請人提供了一段時間的保護，后授予的發(fā)明專利還能為其提供自專利申請日起20年的保護，那么該申請人總共獲得專利保護的期限就會超過僅僅提出發(fā)明專利申請的申請人所能獲得的專利保護期限，這對其他發(fā)明專利權(quán)人來說有失公平。鑒于此，新專利法特別對同一申請人提出實用新型和發(fā)明申請的時間進行規(guī)定，即是同日提出，這樣就保證，無論如何專利申請人所獲得的專利保護期限都不超過20年，體現(xiàn)了專利法的公平原則。

新專利法第九條第一款的中同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能被授予兩項專利權(quán)實際上應(yīng)當(dāng)解釋為“對同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩次授權(quán)行為”，而對于同一申請人同日申請的涉及同樣發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明和實用新型，其處理方式只是一個特例。

專利法第九條第一款有兩句話，這兩句話有2種含義，其中任何一句均無法概括專利法第九條第一款的完整規(guī)定，即當(dāng)這兩句話單獨使用時，不適宜將其理解為等同于第九條第一款的完整規(guī)定。

2010年2月1日起施行的新專利法實施細則第四十一條第二款規(guī)定“同一申請人在同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，應(yīng)當(dāng)在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利，未作說明的，依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)的規(guī)定處理”。因此，該實施細則條款規(guī)定專利法第九條第一款中的例外情況需要在申請日分別做出聲明，明確規(guī)定了“未作說明的”依照的是專利法第九條第一款第一句關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)的規(guī)定處理，而不是依照專利法第九條第一款（第一句和第二句）完整的規(guī)定處理，從而排除了可以依照專利法第九條第一款第二句規(guī)定處理的可能。此處的“未作說明的”實際上排除的是“分別作出說明”的情形，而包括“未在申請時進行說明”、“只在其中一個申請中進行說明”或“申請人未在申請時說明，在申請日后補交”的情形。就是說，除“分別”說明的情形外的其他情形均不能通過放棄實用新型專利權(quán)來獲得發(fā)明專利。

2 具體案例分析

以下案例的判斷前提為：同一申請人提出的發(fā)明專利申請A與實用新型專利申請B涉及同樣的發(fā)明創(chuàng)造，二者的權(quán)利要求的保護范圍相同，且不存在其他實質(zhì)性缺陷，具備授權(quán)的相關(guān)條件。

2.1 同一申請人同一申請日提出申請

【案例1】申請日為2010年3月26日，申請人在申請日對發(fā)明申請A沒有聲明在同日還申請了同樣的實用新型B，實用新型B已授權(quán)且未失效，授權(quán)前該如何處理？

從申請日可知本案已可以適用新專利法和新實施細則。它屬于細則第四十一條第二款規(guī)定的未作說明的情形，即對于發(fā)明和實用新型沒有分別說明已申請另一專利。因此，在授權(quán)時申請人不能夠通過放棄實用新型獲得發(fā)明專利權(quán)。即使申請人提交了放棄實用新型的聲明，也不能夠被接受。

申請人可通過修改本申請A的權(quán)利要求，使其與已授權(quán)的實用新型專利的權(quán)利要求不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，從而來獲得該發(fā)明專利。

【案例2】申請日為2010年10月2日，申請人在申請日對發(fā)明申請A聲明在同日還申請了同樣的實用新型B，授權(quán)前該如何處理？

從申請日可知本案已可以適用新專利法和新實施細則。審查員會核實實用新型B的相關(guān)信息。如果實用新型B現(xiàn)在處于已授權(quán)且尚未終止的狀態(tài)，而實用新型B中沒有聲明還申請了發(fā)明專利A，那么此時不能允許申請人通過放棄實用新型來獲得該發(fā)明專利；為了獲得發(fā)明專利，申請人通過修改權(quán)利要求的保護范圍來克服缺陷。如果在實用新型中已經(jīng)聲明了還申請了發(fā)明專利A，那么此時允許申請人放棄實用新型來獲得發(fā)明專利。

2.2 同一申請人不同申請日提出申請

【案例3】申請人于2009年10月22日申請了發(fā)明專利申請A,審查員在檢索時發(fā)現(xiàn)該申請人在2009年10月29日還申請了實用新型申請B，申請人相同，授權(quán)公告日2010年7月7日，二者權(quán)利要求完全相同，此時如何處理？

根據(jù)申請日判斷，本案適用于新專利法。由于我國實用新型審查制度固有特點以及發(fā)明公布的時間問題，實用新型申請B先獲得了授權(quán)。因此，在發(fā)明專利申請A的審查過程中就發(fā)現(xiàn)涉及新專利法第九條第一款的問題。對于同一申請人的兩項同樣的發(fā)明創(chuàng)造，已授予實用新型專利權(quán)，因此，不能夠授予發(fā)明專利申請專利權(quán)，否則，將造成重復(fù)授權(quán)。這樣的操作辦法嚴格符合專利法對于重復(fù)授權(quán)的解釋，即對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩次授權(quán)行為。申請人可能獲得發(fā)明專利申請A授權(quán)的途徑之一是修改該發(fā)明專利申請A使之與已經(jīng)授權(quán)的實用新型B不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

本案屬于同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別于不同申請日申請實用新型和發(fā)明的情形，它不屬于新專利法第九條第一款中的例外情況。申請人不能夠通過放棄實用新型來獲得發(fā)明專利權(quán)。即使申請人提出放棄實用新型的聲明也不能被接受。

本案屬申請的發(fā)明在先，申請的實用新型在后，就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別申請專利的是同一申請人的情況，因此，不適用于“先申請原則”，即不適用于新專利法第九條第二款中“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人。”本案的發(fā)明專利申請不能夠利用先申請原則得到授權(quán)。

此外，對本案延伸操作如下：

發(fā)明專利申請A是在實用新型B申請日之前的在先申請，如果發(fā)明專利申請A的公開日在實用新型申請日之后，那么發(fā)明專利申請A將構(gòu)成實用新型B的抵觸申請，該實用新型將因不具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性而被無效。

但是審查員還有授予發(fā)明專利權(quán)的可能性或者申請人還有機會挽救實用新型專利權(quán)。

1）授予發(fā)明專利權(quán)的可能情況：若本案實用新型因不具備新穎性而被無效，則該專利權(quán)自始不存在。如果其發(fā)生在發(fā)明專利申請結(jié)案前，則因?qū)嵱眯滦鸵炎允疾淮嬖冢谟璋l(fā)明專利申請專利權(quán)能夠滿足專利法第九條第一款關(guān)于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”的規(guī)定。

2）挽救實用新型專利權(quán)的可能情況：如果申請人在發(fā)明專利申請未公開之前撤回該發(fā)明專利申請，則該申請未在實用新型申請日之后公開，將不構(gòu)成實用新型的抵觸申請，該實用新型專利權(quán)符合專利法第二十二條第二款的規(guī)定、可以繼續(xù)維持。

2.3 其他情況說明

在重復(fù)授權(quán)案例中除涉及同一申請人同日/不同日提出兩項申請的情況之外，還包括對于不同申請人同日/不同日提出兩項申請的情況[5]。新專利法實施細則第四十一條第一款已對不同申請人同日提出兩項申請的操作給出了指導(dǎo)，即自行協(xié)商確定申請人。而對于不同申請人不同日提出的兩項申請的情況，則需要符合“先申請”原則，另外可能在判斷過程中會交織著新穎性的判斷、抵觸申請的判斷。不過涉及這兩種類型的案例判斷比較容易，在此就不再贅述。

3 結(jié)語

為了保護申請人的利益，規(guī)范申請人的操作流程，當(dāng)某一申請人需要提交發(fā)明專利和實用新型專利時，應(yīng)在所提交的發(fā)明專利申請請求書中說明已申請實用新型專利，同時也要在實用新型申請請求書中說明已申請發(fā)明專利，并且最好能夠同日提出發(fā)明專利申請和實用新型申請（畢竟同日提交兩份相同發(fā)明創(chuàng)造的申請不存在任何困難）。申請人后續(xù)補交的已申請另一項專利的聲明或只在一份中給出說明、另一份未作說明的，在后續(xù)操作中會使得申請人獲得發(fā)明專利權(quán)的途徑受到局限，申請人不能通過放棄實用新型專利來獲得發(fā)明專利的權(quán)利，有可能的方式是通過修改權(quán)利要求的保護范圍來避免重復(fù)授權(quán)的問題，這樣申請人往往在發(fā)明專利上得不到其預(yù)期的權(quán)利要求保護范圍。

對于兩份申請雖然保護范圍不同，不會存在重復(fù)授權(quán)的問題，但如果兩份申請存在技術(shù)內(nèi)容的交織或重疊，當(dāng)所提出申請的時間存在先后，那么二者之間有可能存在抵觸申請的情形。

申請人看到審查員對于不同的案件就相同的缺陷所發(fā)出的《審查意見通知書》使用的專利法或細則的條款不同時，不要疑惑。針對同一缺陷使用不同的條款可能與該申請所提出的申請日有關(guān)，審查員會根據(jù)專利法/實施細則修改前后的規(guī)定對案件給出相應(yīng)的條款和修改建議，申請人按照審查員的意見進行修改即可。

對于可能造成重復(fù)授權(quán)的專利申請，如果申請人選擇放棄實用新型專利權(quán)來避免重復(fù)授權(quán)，審查員會進行相關(guān)的操作并通知初審部門啟動放棄實用新型專利權(quán)的程序。如果申請人提出放棄實用新型的聲明，但是審查員經(jīng)過補充檢索又發(fā)現(xiàn)申請還存在其他影響授權(quán)的實質(zhì)性問題，申請人不必擔(dān)心所提出的放棄聲明會生效；因為即使申請人提出了放棄聲明，只要審查員沒有按照相應(yīng)的處理流程做出回應(yīng)，那么此時的實用新型專利權(quán)還是存在的。

禁止重復(fù)授權(quán)是專利制度的基本和重要原則。申請人就同一發(fā)明創(chuàng)造即提出發(fā)明專利申請，又提出實用新型專利申請可以說是由來已久，產(chǎn)生這一現(xiàn)象的根本原因在于我國專利法現(xiàn)存的雙軌制，兩種專利的創(chuàng)造性授權(quán)條件的差異導(dǎo)致申請人在申請時難以取舍。新專利法和新專利法實施細則對于同一申請人同時申請發(fā)明和實用新型給出特別說明，以改進過去的操作辦法中申請人總共獲得專利保護期限延長的問題，體現(xiàn)了專利法的公平性原則。

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[2]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

[3]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.實施修改后的專利法及其實施細則專利審查培訓(xùn)教材[M]北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[4]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.審查指南2006[M]北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2006.

[5]楊秀娟.解析禁止重復(fù)授權(quán)與同樣的發(fā)明創(chuàng)造[J].知識經(jīng)濟，2011(10):12.