陳柳葉，榮 芳，梁 燕，朱艷華

（國家知識產權局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

責任編輯:薛 京

2005年12月1日，北京大學知識產權學院張平教授針對飛利浦提起一項專利權無效宣告請求，專利名稱為“編碼數據的發(fā)送和接收方法以及發(fā)射機和接收機”（專利號為ZL95192413.3），這是3C聯(lián)盟專利池中為數不多的中國專利之一，而且該專利可被廣泛運用到手機、DVD、數碼相機等數碼產品，對我國相關產業(yè)有相當的威脅。此項請求被稱為“我國IP公益訴訟第一劍”。該案入選全國2005年度十大知識產權案件，極大地鼓舞了中國企業(yè)的專利斗志，促進了中國DVD行業(yè)的發(fā)展，是中國DVD行業(yè)有史以來最重大、最有成效的專利維權行動。

據了解，近幾年來中國的專利無效案件每年基本都有2200件左右，專利侵權訴訟與專利無效可以說是如影隨形，專利無效已經成為企業(yè)間競爭的“利器”，一方面可以通過專利無效免費使用被無效的專利，另一方面在侵權訴訟中侵權人通過專利無效可以讓局勢扭轉反敗為勝，節(jié)省高額的侵權費用和訴訟費用。

1 法律依據

《專利法》第四十五條規(guī)定：自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規(guī)定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效?！秾＠ā返谒氖邨l規(guī)定：宣告無效的專利權視為自始即不存在[1]。《專利法實施細則》第六十五條規(guī)定：依照專利法第四十五條的規(guī)定，請求宣告專利權無效或者部分無效的，應當向專利復審委員會提交專利權無效宣告請求書和必要的證據一式兩份。無效宣告請求書應當結合提交的所有證據，具體說明無效宣告請求的理由，并指明每項理由所依據的證據。前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第二條、二十條第一款、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者本細則第二十條第二款、第四十三條第一款的規(guī)定，或者屬于專利法第五條、第二十五條的規(guī)定，或者依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權[2]。

從時間條件來看，可以提出無效宣告請求的時間起點是授予專利權之后，卻沒有規(guī)定其時間終點，因此無論某項專利權是否終止，也不管其是因為期限屆滿而終止或者在期限屆滿之前被終止，仍然可以對其提出無效宣告請求。從主體條件看，無效宣告請求的請求人不僅包括中國單位和個人，也包括外國人、外國企業(yè)和外國其他組織。專利權人的利害關系人可以提出無效宣告請求，例如被控侵權人往往以原告的專利權應當被宣告無效作為抗辯理由對抗專利權人的侵權指控；專利實施許可合同的被許可人提出無效宣告請求的，專利復審委員會將予以受理并進行審查；專利權人自己也可以提出無效宣告請求，例如專利權人發(fā)現專利文件存在錯誤或者問題且難以糾正時，可以采取宣告專利權部分無效的做法，通過縮小其專利權的保護范圍，從而使其專利權具有更好的法律穩(wěn)定性[3]。

2 案例

2.1 飛利浦和法國電訊的數字電視核心專利

隨著數字電視專利大戰(zhàn)的開幕，收費落后的企業(yè)將喪失獲得許可費的機會。因此，飛利浦等企業(yè)紛紛到中國收費，每臺電視機的專利費將很快突破30美元。隨著大量專利訴訟的展開，以及后續(xù)專利權人的加入，中國每臺電視機負擔的實際專利費很可能超過50美元，甚至100美元。中國的技術和品牌很可能被迫退出數萬億美元的數字電視產業(yè)。

為反擊國外極為強勢的專利收費政策，維護民族利益，2008年12月2日，王玲對荷蘭飛利浦和法國電訊公司數字電視核心專利CN90103226.3號發(fā)明專利提交無效宣告請求。該專利保護一種數字傳送系統(tǒng)，專利權人是皇家飛利浦電子有限公司、法國電訊公司、法國有線通訊股份有限公司、無線電廣播技術研究所有限公司。無效請求的理由為：上述專利的權利要求1～22不符合專利法第二十六條第三款、第四款和專利法實施細則第二十條第一款的規(guī)定，權利要求21，22不符合專利法實施細則第二十一條第二款的規(guī)定，權利要求20不符合專利法實施細則第二條第一款的規(guī)定，因此請求宣告所述22項權利要求全部無效。

國家知識產權局專利復審委員會審理后認為：權利要求書應當以說明書為依據，說明要求專利保護的范圍。對于每一項權利要求而言，其所要求保護的技術方案，應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書公開的內容中得到或概括得出的技術方案；所述專利的權利要求1～22不滿足上述要求，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定，應當全部宣告無效，其他專利無效宣告請求理由遂不再進行審查。2010年5月14日，中國國家知識產權局專利復審委員會宣告CN90103226.3號發(fā)明專利全部無效[4]。

這是國際數字電視專利聯(lián)盟被宣告無效的第一個專利，由于專利無效宣告將使得被無效的專利進入公有領域，任何人都可以使用該無效專利內容而不需要支付費用，從而降低了中國電視企業(yè)的生產成本。

另一方面，關乎專利權有效性爭議的專利無效常常出現在專利侵權訴訟中，專利權人要想針對被控侵權人的侵權行為獲得法律救濟，幾乎不可避免地要經歷無效程序這一關。絕大多數無效宣告請求都由與專利權人有利害關系的人提出，其中又以專利侵權訴訟的被控侵權人以及受到專利侵權指控威脅的人居多，因為使所涉及的專利權被宣告無效無疑是被控侵權人避免承擔專利侵權責任釜底抽薪的方式。

2.2 比亞迪和索尼之間的跨國知識產權訴訟戰(zhàn)

2003年7月8日，日本索尼公司一紙訴狀將比亞迪告到了東京地方法院，指控比亞迪2001年、2002年日本CEATEC展覽會上展出的兩款鋰離子電池侵犯其特許第2646657號（以下簡稱657專利）、特許第2701347號兩項日本專利權，請求禁止比亞迪向日本進口、銷售最主要的6種型號的鋰離子充電電池。這兩項關于鋰離子充電電池的基本專利都是1988年申請的，一項是“電池內部按平均容量設計一定空隙”的專利，一項是“電池正負極涂敷物質的厚度及其比例”的專利。

面對索尼的指控，比亞迪對索尼的起訴狀及涉案專利文本進行研究，并和自己的產品進行比較、分析，以相關產品的有關工藝技術標準為依據，指出索尼計算比亞迪電池空隙的錯誤，并提出正確的計算結果，以此證明并未侵犯索尼的專利權。此外，比亞迪還通過在生產現場對取樣過程及結果進行公證并作為不侵權證據提交給法院。

不僅如此，比亞迪還在訴訟過程中通過認真研究日本的專利法律，并獲取大量的證據對索尼據以提起訴訟的兩項專利進行仔細分析后，認定657專利并非有效專利。因此，比亞迪確定了明確的訴訟戰(zhàn)術，即一方面積極應訴，證明自己并沒有侵犯索尼專利；同時從根本上將索尼的專利無效掉，使其不攻自破。

2004年3月19日，比亞迪向日本特許廳提起專利無效宣告請求，請求宣告索尼的657專利無效。比亞迪對657專利主張無效的理由主要有3點：1）不具備新穎性；2）不具備創(chuàng)造性；3）說明書專利請求范圍和發(fā)明的詳細說明記載不充分。

2005年1月25日，日本特許廳作出裁決，宣告657專利無效。裁決表明：“根據以上，本案的發(fā)明專利（657專利）是違反專利法第二十九條第二項規(guī)定的，符合專利法第一百二十三條第一項第二號規(guī)定情形，所以不用討論上述的無效理由1（即不具備新穎性的無效理由）和無效理由3（即說明書公開不充分的無效理由），都應該被判為無效”。

2005年3月2日，索尼不服日本特許廳對其657專利作出的無效裁決，向東京知識產權高等法院提出上訴，請求撤銷日本特許廳的裁決，維持其657專利有效。然而在比亞迪有力的證據和事實面前，2005年11月7日，針對657專利無效上訴案，東京知識產權高等法院作出判決：“駁回原告（索尼公司）的請求，訴訟費用由原告承擔”。

2005年12月2日，索尼向東京地方法院遞交撤訴請求書，撤銷所有對比亞迪的指控。至此，由索尼在日本本土提起的訴訟，以比亞迪大獲全勝告終。

比亞迪反訴日本索尼專利無效案是我國企業(yè)首次在境外贏得針對跨國公司提出的專利無效案件，而該案也因此被評為“2005年中國知識產權十大案件”。

3 利用專利無效部署攻防策略

從比亞迪在日本客場作戰(zhàn)反敗為勝訴訟案件中可以總結出以下專利無效攻防策略：

1）擁有核心技術。增加發(fā)明專利的擁有量、真正掌握核心技術才是企業(yè)長遠發(fā)展的基石，只有進一步提升專利的研發(fā)、申請、授權質量，才是真正意義上的自主創(chuàng)新，才能真正避免專利糾紛。比亞迪在深圳成立比亞迪中央研究院，聚集一大批高學歷人才專門進行電池技術、表面技術、液晶技術等相關領域的基礎研究與技術創(chuàng)新。自1999年以來，比亞迪在國內外申請的專利數以平均每年195%的速度增長，僅2005年一年，比亞迪的專利申請就達到800多項。

2）規(guī)避專利壁壘企業(yè)技術創(chuàng)新首先要學會規(guī)避壁壘性技術。壁壘性技術往往都把壁壘設定在一定的范圍之內，超出這個范圍就不屬于專利壁壘之內，在競爭市場上就能避免專利侵權的巨大風險。比亞迪早在對這種電池進行研發(fā)設計之初，就有意對索尼的專利技術進行了專利回避設計：針對657專利，索尼的專利技術要求是電池液容量在0.4 mL之上，比亞迪在設計時就將電池液容量控制在0.4 mL以內；而對索尼的另外一項專利，索尼的專利技術要求電池極片厚度在80～250 μm，比亞迪所研制出來的電池厚度就有意設計在這個范圍之外，侵權就不能成立。

專利回避設計是企業(yè)知識產權策略中避免侵權發(fā)生的重要措施，同時也可能是代價最小的一種競爭研發(fā)手段。第一步是要搞清所要回避的專利保護范圍的大小，找出其保護范圍最寬的權項進行分析，結合說明書，確認該權利要求字面的真實含義，以及其等同物的范圍。經過這樣的分析，可以整理出該最寬權利要求包含的幾個必要技術特征，這樣就提供了一個比對基準，來檢驗將來的回避設計是否滿足下限要求。值得提及的是，這種技術特征的對比不僅是字面上的，還應考慮其等同物。當然，這也是對比的難點所在，因此企業(yè)要注重侵權判定理論中的字面侵權（全面覆蓋）原則、等同原則在回避設計中的應用。規(guī)避技術壁壘以及尋找替代性技術的戰(zhàn)略值得我國所有企業(yè)學習。

3）專利合作。擁有自主核心技術專利對于許多企業(yè)尤其中小企業(yè)來說并非易事，企業(yè)在知識產權戰(zhàn)略中針對競爭對手的核心專利，也可以運用購買相關的專利技術或者取得實施許可專利使用權，來增加與競爭對手談判與抗衡的砝碼。這樣，無論是面對競爭對手的巨額專利使用費索取，還是遭遇跨國公司的專利侵權訴訟，運用自己購買或被許可的專利技術進行反擊，或許可以成為企業(yè)商戰(zhàn)中的有力武器。

國外已經出現多個數字電視專利聯(lián)合管理機構，開始收取一站式許可費。例如：DVB-T專利聯(lián)盟，用全球10多個國家的專利收取聯(lián)合許可費，每臺數字電視可負擔0.75歐元、0.5歐元兩檔不同的專利使用費。

4）選擇正確的訴訟策略。在知識產權訴訟中，應對專利侵權訴訟通常有兩種策略：一是提供證據證明自己的技術不侵犯對方的專利權；二是提出專利無效申請，直接把對方的專利無效掉。一旦專利被宣告無效，侵權就不攻自破。比亞迪在本案中成功地將這兩種策略結合起來，一方面積極應訴，并提供大量詳實的證據材料證明自己并不侵犯索尼的專利權；同時又向日本特許廳提出專利無效申請，請求宣告657專利無效。比亞迪雙管齊下的策略取得了理想的效果。

實際上，在專利侵權糾紛中，被訴方申請對方專利無效是常用的訴訟策略。因為如果有充分的證據能夠證明專利無效，侵權指控不攻自破；而即使在并不十分確定的情況下申請對方專利無效，也未嘗不是一種“圍魏救趙”的訴訟策略。因為一旦專利被提出無效申請，起訴方必然擔心專利無效申請造成的客戶信心動搖、商譽受影響等因素，從而可能會主動撤訴或者主動提出和解。因此，在專利侵權訴訟中根據對方的專利情況靈活選擇訴訟策略尤為重要。

5）專利檢索和申請。申請專利之前需要檢索專利，以免重復研制，侵犯他人專利權，事先檢索也可判斷該項技術成果是否有可能獲得專利權。尤其是實用新型專利申請審查僅進行初步審查，不進行實質審查，存在重復授權的情況。因此，企業(yè)在申請專利時，要對該行業(yè)領域內相關企業(yè)申請的專利進行周密的檢索和比對，排除沖突或重復的可能，避免專利糾紛。

在專利申請過程中，一定要撰寫好專利的權利要求書。專利的權利要求書直接涉及申請人的利益，十分重要。專利的權利要求書是整個專利申請文件最核心的部分，是申請人向國家請求保護其發(fā)明創(chuàng)造及劃定保護范圍的文件，一旦提交后即具有法律效力。因此，企業(yè)應該在專利的權利要求書中對權利要求、保護范圍等內容明確規(guī)定，才能最大程度地保護自己的利益。

6）收集確鑿有力的證據。有力的證據是贏得知識產權訴訟的關鍵。在以往的專利侵權訴訟中，許多實際上并沒有侵犯對手專利權的我國企業(yè)正是因為幾項甚至是一項證據收集缺失而被判敗訴。專利侵權訴訟中涉及的證據具有數量眾多、種類繁雜、技術性強、知識面廣、難于獲取、極易喪失等特性，取證過程本身往往就是借助科學技術等手段提取、分析、審查、判斷和確認證據的過程，就是認識和掌握智力成果產生、變化、運用及發(fā)展規(guī)律的過程，因而對專利侵權訴訟證據的收集、審查、判斷和確認就比其他民事訴訟證據的相關工作更為復雜和困難。比亞迪的律師團隊在會聚專家認定657專利應當屬于當時的公知技術之后，就開始了全球范圍內尋找合適的專利文獻以及其他材料的艱苦過程。律師團對657專利與其他國家的幾千項相同領域的發(fā)明專利進行了檢索，從中調出600余項專利文獻，又通過對比和篩選，將范圍縮小到了60余項。最后經專家鑒定，選定其中時間在1997年5月9日之前，在創(chuàng)造性上足以宣告索尼發(fā)明專利無效的6篇對比文獻。整個純粹搜索證據的過程就持續(xù)1個月之久。

4 結論

由于專利無效宣告將使得被無效的專利進入公有領域，因而成為企業(yè)知識產權保護戰(zhàn)中運用得最多的專利法規(guī)之一。企業(yè)不僅要積極防御自己的專利權被無效，還應當在侵權糾紛中使用專利無效宣告進行反擊，從而最大限度地保護企業(yè)的權益。

[1]中華人民共和國專利法：第三次修改[M].北京：知識產權出版社，2009.

[2]中華人民共和國專利法實施細則：第三次修改[M].北京：知識產權出版社，2010.

[3]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社，2011：467-468.

[4]國家知識產權局專利復審委員會.第WX14962號復審決定[EB/OL].[2012-07-01].http://www.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/searchfs.jsp.