文 / 于凱旋

《美國發(fā)明法案》實施狀況評述

文 / 于凱旋

自2011年9月16日美國總統(tǒng)奧巴馬批準《美國發(fā)明法案》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA）以來，AIA大部分條款已于今年9月16日生效，這部國會以及美國專利和商標局（USPTO）共同努力了長達6年之久才得以出臺的法律在生效后究竟為美國專利體系帶來了哪些影響已經成為美國知識產權界探討的熱點問題。隨著AIA不斷修訂的進程，學界傳出質疑的聲音：這部法律會不會淪為政治角逐的工具？國會承諾的為維護AIA良好運轉而設立的機制何時兌現？AIA條款中仍存在許多被忽視的問題，在實踐中會給法院的審判工作帶來哪些影響？在AIA生效初始之際就去擔心這些問題足以顯示出美國人的“憂患意識”，因為這樣一部法律是美國專利制度近60年最大的一次變革，其效果值得人們期待。

一、AIA最新動態(tài)

2012年10月，美國知識產權法學會（AIPLA）在華盛頓召開年會，有2,000余名美國知識產權律師及專利代理人參加了此次會議，同時還有來自加拿大、日本、韓國和英國的知識產權界人士參加了此次會議。在本次會議上，前美國專利與商標局（USPTO）局長、AIPLA現任執(zhí)行主席Todd Dickinson與美國聯邦巡回上訴法院法官Sharon Prost、USPTO知識產權秘書處主任David Kappos、美國禮來制藥公司副總裁兼法律總顧問Bob Armitage、美國參議院司法委員會高級法律顧問Aaron Cooper、美國Oblon Spovak律師事務所高級合伙人W. Todd Baker共同組成專家小組，分別從立法、司法、審判和實踐方面深入探討了美國專利體系的變革以及《美國發(fā)明法案》（AIA）實施后的效果及影響。

（一）AIPLA年會對AIA的評價

專家組研討的議題為“AIA時代的專利體系是否行之有效？”，美國參議院司法委員會高級法律顧問Aaron Cooper首先介紹參議院司法部委派專門負責AIA運行的執(zhí)行官員的計劃，這一計劃標志著參議院司法部將出臺行政措施以保障AIA在立法和司法之間進行完美銜接；但Dickinson主席無法認同這一觀點，Dickinson認為在大選之際各黨派激烈的政治角逐極有可能使法律變?yōu)槔婀ぞ?，司法部做出的這種承諾是否為“空頭支票”需要進一步驗證。Cooper認為AIA規(guī)則目前還不為公眾所了解，對于許多條款的適用還處于一頭霧水的狀態(tài)，因此USPTO應該建立監(jiān)督AIA實施工作的專門部門，確保這一法案的有效運行；當然具體的法條解釋工作還應交由法院進行，在具體案件中通過司法解釋來彌補立法上的不足也是樹立AIA權威的途徑之一。

USPTO知識產權秘書處主任David Kappos接下來代表美國專利和商標局對AIA實施狀況進行評價，Kappos表示USPTO一直將這部法案視為己出，為AIA能夠順利通過做出了不懈努力，每一個條款的出臺都歷經復雜艱辛的過程，因此確保AIA順利運行是目前USPTO工作重中之重；對于AIA修訂指南中提到的在明年3月16日生效的“發(fā)明人最先申請”條款（First-Inventor-to-File）等仍需繼續(xù)修訂的條款，USPTO將廣泛聽取公眾意見并且進行深入研究，力爭在這些待修條款生效前30天內完成所有修訂工作；Kappos認為這一條款是AIA最引人注目的一條，因為這一條款確立了美國獨一無二的“發(fā)明人先申請制”，不同于歐盟、加拿大等任何立法，能夠真正確保發(fā)明人的權利，是美國專利法發(fā)展史上最具影響力的條款之一。Kappos認為AIA擁有許多類似的先進和完備的規(guī)則，比如“發(fā)明人宣告”規(guī)則（Inventor’s Oath/ Declaration），這給專利審查部門在授權時提供了非常重要的參考，對于整個美國專利體系而言都是一次突破性的進展。

接下來由美國聯邦巡回上訴法院法官Sharon Prost就討論議題發(fā)表了看法，她在談到AIA體系是否行之有效或是否能夠實現美國專利體系的徹底變革時表現出了一些擔憂。Prost在被任命為聯邦巡回上訴法院法官之前曾在國會任職，負責起草美國《破產法改革法案》，這一法案的修改過程已經長達9年仍未有任何結果，甚至整個修法項目都已經被擱置，Prost認為這是國會不作為的典型事例，她期望國會能夠高度重視AIA修訂過程，將專利體制改革落到實處。關于法院在審判方面遇到的問題，Prost表示將會嚴格按照AIA規(guī)則進行案件審理，遇到難以解決的新問題時會采用聯席審理（en banc）等程序進行。按照AIA的要求，目前美國法院系統(tǒng)在審理專利案件時均以PTAB制（專利審判和上訴委員會，Patent Trial and Appeal Board）取代過去的BPAI制（專利爭議上訴委員會，Board of Patent Appeals and Interferences），這就需要聯邦法院吸納更多的PTAB法官來處理新近專利案件。Todd Baker律師對Prost法官提出的增加PTAB法官的想法提出了一些質疑，Baker認為目前絕大多數的PTAB法官都在涉外專利訴訟領域有豐富的實踐經驗，對于國外專利糾紛的審判工作駕輕就熟，那么如何把握AIA體系下的國內專利訴訟審理方法和經驗則是這些PTAB法官需要通過實踐不斷積累的。

AIPLA認為《美國發(fā)明法案》是一次對美國專利制度的徹底變革，但仍會面臨各種復雜問題，這就需要USPTO修訂工作穩(wěn)步進行。

美國禮來制藥公司副總裁兼法律總顧問Bob Armitage則代表企業(yè)就AIA條款本身談了自己的看法，他以“授權后復審”條款（Post Grant Review）舉例，Armitage認為這一條款的啟動門檻太寬松，專利權人之外的第三人只要能夠證明爭議專利至少有一個請求項屬于不可專利范圍或存在無效的可能，整個重審程序就必須進行。Armitage認為主要存在的問題是第三人舉證責任比較低，如果頻繁提出重審申請會給企業(yè)帶來負面影響，甚至有可能摧毀企業(yè)專業(yè)體系；另外，第三人提交的證據種類五花八門，在某種程度上也會增加審查負擔。因此AIA還需要進一步的修訂，以彌補這些漏洞，美國企業(yè)界也在期待著AIA的不斷完善，真正使專利制度步入良性發(fā)展。負責AIA修訂工作的USPTO 知識產權秘書處主任Kappos對于這種來自企業(yè)的質疑做出了回應，Kappos表示USPTO在整個AIA出臺過程中已經做出了卓越的貢獻，建立起新的規(guī)則體系，但是目前的規(guī)則的確存在瑕疵之處，但AIA的修訂則又將是一個漫長的過程，因為修訂需要基于大量實踐資料來支撐。法院在審理案件時如需對AIA條款進行司法解釋，應當遵照條款上下文以及AIA立法目的和宗旨善意地解釋其通常含義，盡量減少因條款解釋帶來的不必要爭議。

（二）AIA與“專利海盜”問題

在各位代表均對AIA做出評價后，Dickinson主席將議題引向更加具體的問題，比如“專利海盜”（Patent Troll）。只要提及美國專利制度的缺陷必然會引發(fā)對現代專利體制中的“惡棍”——沒有參加實際經營生產的經濟實體（NPEs）的口誅筆伐，AIA中也有條款涉及對NPEs的規(guī)制問題。

按照AIA要求，美國國會已經建立了無黨派的政府責任辦公室（Government Accountability Office，簡稱GAO），GAO專門負責研究由NPEs發(fā)起的專利侵權訴訟給美國專利體系帶來怎樣的影響。GAO已經發(fā)布了2007—2011年NPEs訴訟活動的數據報告，在這份報告中GAO將NPEs形容為“將專利貨幣化的公司”，這些公司的特征是其擁有的專利技術只為了許可轉讓或成為訴訟的武器，NPEs最主要的經濟來源也就是依據以上兩項內容，從不進行實際經營或生產產品，一旦發(fā)現有人侵犯自己的專利權便立即提起訴訟以達到攫取利益的目的，因此將專利“貨幣化”是很貼切的形容。GAO隨機抽樣了自2007年以來的500起專利訴訟案件作為樣本，抽樣結果顯示近年來NPEs訴訟比重明顯上升，已經由20%增加至40%，這一數據顯示出NPEs在當今專利訴訟中已經占據了將近半壁江山，“專利海盜”行為不容忽視。也許NPEs訴訟僅是這一問題的冰山一角，在實際操作中，大部分公司面臨的都是來自NPEs索取專利使用費的情形，NPEs利用手中專利技術與其他公司不斷討價還價，如果說在未來幾年可能引發(fā)整個專利體系的震蕩也并不是危言聳聽。美國參議院司法委員會高級法律顧問Aaron Cooper稱“專利海盜”行為是十分惡劣的，這種劣質行為必須得到法律層面的規(guī)制，AIA規(guī)定的“共同訴訟”規(guī)則（Joinder of Accused Infringers）有望對這一現狀從訴訟程序層面加以調整。

以往NPEs發(fā)起專利訴訟是非常有技巧的，這種訴訟技巧一方面表現在NPEs往往會將所有其認為專利侵權的被告列為共同被告，無論這些被告公司之間是否關聯或是否在同一司法管轄區(qū)內；另一方面，NPEs非常具有挑選法院的技巧，在過去三年里美國各地區(qū)法院審結的2,700起專利訴訟案件，由德克薩斯州東部地區(qū)法院受理的案件數目最多，其次是加利福尼亞州地區(qū)法院和特拉華州地區(qū)法院，因為這些法院往往支持專利權人的訴訟請求，以特拉華州地區(qū)法院為例，在111起案件中原告勝訴的案件為50件，勝訴率高達45%。

NPEs這種訴訟技巧一方面可以節(jié)省訴訟成本，另一方面，也是最關鍵的，如果被告提出管轄權異議，要求將案件移送至有管轄權的法院是一件耗時耗力的事情，比如被告總部所在地和實際經營地相隔甚遠，這樣就會造成法院移送案件的難度，因此被告只能接受這種共同訴訟，這是NPEs最為樂于見到的局面。NPEs熟知訴訟技巧可能是“專利海盜”如此的猖獗的原因之一，既然無法從制度上徹底根除“專利海盜”，那么至少可以從訴訟程序上進行規(guī)制，這也是AIA“共同訴訟”規(guī)則的先進之處。這一規(guī)定要求如果原告想要提起專利共同訴訟，那么共同訴訟的被告必須處于同一商業(yè)活動或者是同一交易中，或在美國境內制造、進口、銷售同種商品，并且原告需要承擔被告之間存在關聯的舉證責任。這一規(guī)則加大了NPEs訴訟難度，從訴訟程序方面對“專利海盜”行為做出規(guī)制。

AIA最主要的目標是鼓勵創(chuàng)新、刺激就業(yè)，保護資金缺乏和資源匱乏的個體發(fā)明人和小規(guī)模商業(yè)活動之中的發(fā)明權益。

二、AIA實施現狀

AIA出臺的背景至少可以包括三個因素：第一，美國專利法已經是上個世紀的產物，這部法律已經不能解決現代專利訴訟中出現的各種新問題；第二，在國際層面也亟需在專利保護領域制定更加先進和完善的標準，全球市場經濟的迅速發(fā)展需要對專利進行更加全面的保護；第三，國際專利體系也需要更新換代，邁入新紀元，AIA在實施過程中預期達到的目標也與這些立法背景相符。8月20日，USPTO發(fā)布了《關于AIA實施及修訂狀況指南》，USPTO指出這次美國專利法改革就是為了實現以下目標：在鼓勵創(chuàng)新的同時刺激就業(yè)；在提高專利質量的同時減少專利案件的積壓；建立專利融資機制并確保其安全性；為專利發(fā)明提供更加清晰透明的保護；節(jié)約訴訟成本、縮短行政程序耗時，為專利訴訟提供更優(yōu)選擇。AIA中的多項條款符合國際公約的要求，與現行國際專利體系并行不悖，并且為國際專利體系繼續(xù)保持和諧運轉的狀態(tài)提供了保障。指南中顯示目前AIA在實施過程中遇到的挑戰(zhàn)主要來自以下四方面：第一，大量的條款在實施的同時仍需進行修訂，法令的規(guī)制作用和指引作用還沒有達到互補的效果；第二，從條款頒布到條款生效時間間隔較短，AIA規(guī)定的生效期為頒布后60天、12個月或18個月，這給修訂工作帶來了一定的挑戰(zhàn)；第三，與其他政府部門的協調工作任務艱巨，這些部門或組織包括美國國務院、貿易部、商務部和司法部、美國商業(yè)聯盟等；第四，熟練掌握AIA的專業(yè)人員較少，需要投入大量培訓項目和實踐項目來應對AIA可能遇到的問題。截至9月16日，AIA絕大多數條款均已生效，還未生效的3個條款包括“發(fā)明人最先申請”、“申請人調查程序”以及“注冊專利撤銷”，這些條款將于2013年3月生效。在整個AIA修訂過程中，來自知識產權行業(yè)組織、知識產權學術機構、法律事務所、公司及個人均提出了寶貴意見，足以見得美國社會對AIA的重視程度。

根據USPTO發(fā)布的指南顯示，目前按照AIA要求已經進行的相關研究課題詳情見表1，按照AIA要求已經進行的項目詳情見表2。

三、我國應如何應對AIA規(guī)則

10月24日，由北京大學知識產權學院、北京大學國際知識產權研究中心、北京大學法學院以及北京市大成律師事務所、美國WHGC律師事務所共同舉辦了“關于科技創(chuàng)新全球化進程中中美知識產權保護和反傾銷法律事務高峰論壇會”，本次會議很榮幸邀請到了美國聯邦巡回上訴法院的首席大法官Randall R. Rader、美國國際貿易委員會行政法官Theodore R. Essex、美國加利福尼亞州北部地區(qū)法院法官Paul Singh以及來自學術界、律師界的專業(yè)人士，其中Rader大法官詳細介紹了美國法院對于促進公平交易的演變和未來，包括美國專利改革法案AIA，以及中國企業(yè)在美國知識產權爭議及貿易救濟調查中常犯的錯誤和糾正的方法，對我國企業(yè)熟悉和了解AIA規(guī)則、掌握在美國打專利官司的訴訟技巧而言具有深遠的意義。

表1

表2

Rader大法官首先評價了現有的AIA規(guī)則，Rader認為不管身處哪個年代，專利法案總是受人批評，因為太多的公司認為專利保護政策提高了生產成本，導致投入與產出不成正比。Rader指出這種觀點是荒謬的，他以藥品研發(fā)專利為例，每年參與藥品專利研發(fā)的工程師、科學家不計其數，政府會投入上百億的資金支持，但是最后能夠產出的研發(fā)成果小于5%，因此這種珍貴的科研成果必須得到專利的保護；Rader大法官更愿意將專利技術形容為“留給下一代人的禮物”，因為現有技術對后來人而言一定是無窮無盡的寶藏。Rader大法官認為AIA無疑是一部專利領域先進的法律，尤其是“最先發(fā)明人申請”規(guī)則的出臺標志著美國專利體系與國際專利體系的融合，這種融合有助于保護發(fā)明者切實享受專利帶來的經濟效益，從而促進經濟不斷增長；但出于保護投資的目的，AIA規(guī)則出臺后，美國法院在審理專利案件時仍采用一定的寬限期制度。總而言之AIA創(chuàng)造出了“親創(chuàng)新、親合作、親發(fā)明”的專利體系，無論商業(yè)模式大小、無論發(fā)明成果輕重均可受到AIA保護。

當有了足夠的理論基礎和對AIA充分的認識后，中國企業(yè)在涉外專利侵權風險預警與防范以及在美國知識產權爭議對策研究方面其實應該注重的是細節(jié)問題。因為法律差異和環(huán)境風險，我國企業(yè)在“走出去”的同時必然會面臨知識產權侵權風險，在美國頻繁發(fā)動337調查和反傾銷調查之際，無論是商標產品還是專利產品都像是走在鋼索上。無論對AIA規(guī)則了解與否我國企業(yè)能做的準備工作就是專利侵權風險預警分析，這種預警分析應當包含核心技術分析、區(qū)域性分析、競爭者分析、同類技術交叉引用分析；而從法律侵權分析層面來看則一定要明確專利保護范圍的界定，對權利要求做出清晰的解釋。在這里有一定的侵權規(guī)避技巧可以采納，比如是否存在可規(guī)避的技術方案、獲得專利許可的可行性分析等。

如果一旦進入專利訴訟環(huán)節(jié)，Rader大法官認為亞洲企業(yè)在這方面存在很大的誤區(qū)，這并不是因為對美國法院系統(tǒng)缺乏了解或不熟悉現行法案，而是敗在一些細節(jié)問題之上。Rader大法官在此給出了一些建議：第一，選擇法院需要一定的技巧，正如上文所提到的，NPEs即使被冠以“專利海盜”的惡名仍能屢屢得手，很大程度上是非常巧妙地選擇了法院，那么亞洲企業(yè)在提起訴訟時更應當掌握這一技巧增加勝訴機會；第二，要注意美國法律中有關商業(yè)秘密或保密規(guī)定的保護規(guī)則，在與投資人或專利購買人談判時一定要注意簽訂保密約定，否則專利技術被盜用或失去可專利性則是得不償失的；第三，注意訴訟及行政措施的經濟與時間成本，有時一場耗資巨大的專利訴訟可能會將企業(yè)拖垮；第四，接受專業(yè)人員的建議，這些人員可能是美國的知識產權執(zhí)業(yè)律師或知識產權組織的專家，企業(yè)也可以培養(yǎng)自己的知識產權專家，在發(fā)生爭議時為自己提供可行的意見；第五，善用訴訟程序規(guī)則，對涉嫌專利侵權的風險程度、勝訴因素及機會成本進行分析，充分利用AIA訴訟程序中對自己有利的因素；最后，Rader大法官強調了若想避免訴訟之爭，企業(yè)的不二法門還是進行專利侵權風險預警分析，在進入美國市場之前就制定出侵權應訴方案。