文 / 左萌 / 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局審查協(xié)作北京中心通信部

美國專利無效制度及最新變化的研究

文 / 左萌 / 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局審查協(xié)作北京中心通信部

與中國的專利無效制度相比，美國的專利無效制度是多元化的，包括多種無效專利權(quán)的方式。在美國，無效專利權(quán)采用雙軌制，既可以通過美國專利商標局USPTO的行政手段無效專利權(quán)，也可以通過法院提起專利權(quán)無效訴訟。

一、通過行政手段無效專利權(quán)

在美國，通過行政手段無效專利權(quán)包括兩種方式：單方再審制度(Ex Parte Reexamination)和雙方再審制度(Inter Partes Reexamination)。從字面上講，兩個制度的區(qū)別在于：單方再審是對專利權(quán)存在爭議的雙方中的一方參與的再審；而雙方再審，是專利權(quán)人和無效請求人均能參與的再審過程。

此外，兩者還存在如下明顯區(qū)別：

第一，雙方再審僅適用于1999年11月29日以及以后在美國授權(quán)的專利權(quán)。對于此前授權(quán)的專利權(quán)，只能選擇單方再審。

第二，單方再審的請求人是包括了專利權(quán)人、第三方、專利局的任何人，而雙方再審的請求人只能是第三方。因此，單方再審為專利權(quán)人提供了一種鞏固自身專利的方式，當專利權(quán)人找到一個相關(guān)的在先專利和書面出版物，可以提起單方再審，如果能夠證明專利權(quán)有效，則可以在專利權(quán)轉(zhuǎn)讓或相關(guān)訴訟中掌握主動權(quán)。

第三，單方再審可以選擇保密請求人身份，而雙方再審必須明示所有利益關(guān)系人。因此，當存在侵權(quán)風險的企業(yè)不想專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)自己的存在，可以選擇保密身份的單方再審。

第四，單方再審在審查的過程中允許增加證據(jù)和理由，雙方再審一般情況下并不允許增加證據(jù)和理由。因此，當企業(yè)準備過于倉促，預(yù)期還能夠發(fā)現(xiàn)“新的可專利性問題”，則可以提起單方再審。

第五，單方再審沒有“禁反言”的要求，而雙方再審有“禁反言”的要求。雙方再審的禁反言是由《美國專利法》第315條（c）規(guī)定的：在雙方再審程序中提出專利無效的請求人, 在司法程序中不得以雙方再審程序中提出的理由或者應(yīng)該提出但未提出的理由質(zhì)疑這些權(quán)利要求的有效性?？梢钥闯?，在之后的訴訟中，請求人依然可以采用單方再審中提出的理由質(zhì)疑爭議權(quán)利要求的有效性，而如果在雙方再審中無效專利權(quán)失敗，在此后的訴訟中就不能再以相同的理由無效該權(quán)利要求了。

第六，從以上五條看，似乎單方再審與雙方再審相比具有很多優(yōu)勢。但是，與單方再審相比，雙方再審無效的成功率更高。對于大部分企業(yè)而言，無效成功就意味著企業(yè)從侵權(quán)變成不侵權(quán)，或者能夠獲得“中用權(quán)”，對于企業(yè)的意義是不言而喻的。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，單方再審案件中的25%維持了全部權(quán)利要求，11%無效了全部權(quán)利要求，64%修改了權(quán)利要求；雙方再審案件中5%維持了全部權(quán)利要求，60%無效了全部權(quán)利要求，35%修改了權(quán)利要求【1】。

所謂“中用權(quán)”1.美國審查指南MPEP 第2293, 2693節(jié)。是美國再審或再頒程序中由于權(quán)利要求被修改而帶來的權(quán)利。根據(jù)美國審查指南規(guī)定：除非侵犯再審查已經(jīng)授權(quán)的專利權(quán)利要求而且該權(quán)利要求在原始的專利文本中記載，否則在再審查專利授權(quán)以前任何人已經(jīng)制造、銷售被新修改的專利權(quán)利要求所覆蓋的產(chǎn)品有權(quán)繼續(xù)制造和銷售。即如果修改的權(quán)利要求在原始專利文本未記載，那么在該修改的權(quán)利要求授權(quán)前已經(jīng)制造銷售的專利產(chǎn)品，可以繼續(xù)制造銷售而不用擔心侵權(quán)。

第七，在時間成本以及費用方面，單方再審的審查周期平均為25.1個月，雙方再審的平均周期為36.1個月；提單方再審的官方價格是2520美元，提雙方再審的官方價格是8800美元【1】。

表1 單方再審制度與雙方再審制度的異同

單方再審和雙方再審提交請求后，USPTO接受并進行審查的依據(jù)為“實質(zhì)性的新的可專利性問題（substantial new question of patentability）。”。如果一個合理的專利審查人員認為基于某在先專利或書面出版物，對于認定某項權(quán)利要求無效具有重要性，該問題未經(jīng)法院終審程序作出決定，也未經(jīng)USPTO相關(guān)程序?qū)彶?，則可認為是“實質(zhì)性的新的可專利性問題”2.美國審查指南(MPEP) 第2242節(jié)。。

在2002年前，滿足下述兩種情況通常被認為是實質(zhì)性的新的可專利性問題：1）提出USPTO審查階段未使用的在先專利或書面出版物；2）該在先技術(shù)與審查過程中使用的在先技術(shù)存在實質(zhì)上的不同。2002專利法修正時，《美國專利法》第303條（a）項指出：即使USPTO使用過的在先技術(shù)仍可以構(gòu)成實質(zhì)新的可專利性問題，但是必須限制在該在先技術(shù)與之前的審查過程中相比，以新的觀點或不同的方式提出，或在請求中提出新的爭議點。

特別需要注意的是，再審過程使用的證據(jù)和理由的范圍均小于通過訴訟手段無效專利權(quán)時證據(jù)和理由的范圍。證據(jù)僅限于在先專利和書面出版物，而理由也僅包括實用性和可專利性主題（35 U.S.C. 101）、新穎性（35 U.S.C. 102）、非顯而易見性（35 U.S.C. 103）。

再審過程中，對于權(quán)利要求的修改可以是縮小專利保護范圍、考慮新的權(quán)利要求、刪除權(quán)利要求，改變發(fā)明人，相比中國無效過程中對權(quán)利要求的修改，美國再審過程對權(quán)利要求的修改更加靈活，范圍更大。

二、通過訴訟手段無效專利權(quán)

與通過行政手段無效專利權(quán)的方式相比，通過訴訟無效專利權(quán)在程序的啟動、證據(jù)的證明力度、程序復(fù)雜程度、時間成本以及花費都有更高的要求。

通過訴訟手段無效專利權(quán)一般有三種方法：1.提起專利權(quán)確認訴訟；2.在侵權(quán)訴訟中提起專利權(quán)無效的反訴；3.在侵權(quán)訴訟中提起專利權(quán)抗辯。其中，確認訴訟需要有“確實的爭議”才能夠啟動程序，而無效反訴和無效抗辯均是在提起侵權(quán)訴訟后才能啟動程序?？梢钥闯?，通過訴訟手段無效專利權(quán)必須要在有確實的糾紛才能啟動。

《美國專利法》第282條規(guī)定：在專利訴訟過程中，法院假設(shè)專利權(quán)是有效的。因此，在訴訟過程要求證據(jù)能夠“清楚和可信的”證明爭議權(quán)利要求是無效的?！扒宄涂尚诺摹弊C據(jù)的證明力度要遠高于通過行政手段無效專利權(quán)的證據(jù)證明力度的“實質(zhì)性的新的可專利性問題”。

（一）確認訴訟 ( Declaration Judgment)

1934年美國制定聯(lián)邦確認判決法（Federal Declaratory Judgment Act），被控侵犯專利權(quán)的當事人可以援引該法第2201、2202 條規(guī)定，主動提起確認其行為不構(gòu)成侵犯專利權(quán)的訴訟【2】。

確認訴訟立案前提必須要有“確實的爭議”。“確實的爭議”包括以下情形：（1）原告存在對訴訟的合理懷疑：被告（專利權(quán)人）的行為足以使得原告合理認為被告將采取法律訴訟行動，例如被告發(fā)出了警告函告知原告若繼續(xù)從事被告所謂的侵權(quán)行為，被告可能對原告提起專利侵權(quán)訴訟；（2）原告必須確實生產(chǎn)或預(yù)備生產(chǎn)該項爭議產(chǎn)品。

收到警告函后是否就可以提出確認訴訟了？實際上，收到警告函，企業(yè)不一定就能夠據(jù)此提起專利權(quán)確認訴訟。在Gart訴Logitech, Inc.案中（254 F.3d 1334，聯(lián)邦巡回法院，2001年），專利權(quán)人向Logitech, Inc.發(fā)出的警告函中包括：（1）Gart是US4862165的專利權(quán)人；（2）Logitech, Inc.的“正在用TRACKMAN VISTA商標銷售一種軌跡球產(chǎn)品”；（3）Logitech, Inc.應(yīng)請專利律師審查附件的該專利特別是權(quán)利要求7和8，然后決定是否取得該專利的非獨家授權(quán)。法院裁定，該警告函構(gòu)成了實際的警告，但因為其中并未威脅侵權(quán)訴訟，因此，不能提起專利權(quán)確認訴訟【3】。

確認訴訟的理由為《美國專利法》第282條（b）（2）和（3）規(guī)定涉及的所有理由：不是可專利性主題（35 U.S.C. 101）；不具備新穎性（Novelty）（35 U.S.C. 102）；不具備非顯而易見性（nonobviousness）（35 U.S.C. 103）；不具備實用性（Utility）（35 U.S.C. 101）；發(fā)明人存在隱瞞或未充分公開發(fā)明內(nèi)容（35 U.S.C.112）。證據(jù)也可以為支持上述理由的所有證據(jù)類型：在先銷售和在先公開，專利不可實施，專利不具備顯而易見性等全部證據(jù)。

在1971年以前，確認之訴的無效判決結(jié)果僅對本案有效，在確認訴訟中被無效的專利，專利權(quán)人仍得以同一專利起訴另一個當事人。但是，1971年最高法院對Blonder-Tongue案件的判決中認為，不應(yīng)再度主張該權(quán)利要求有效。因此，1971年后，在確認之訴中被判無效的權(quán)利要求具有即判力（res judicata）。

（二）在侵權(quán)訴訟中提起專利權(quán)無效的反訴和提起專利權(quán)抗辯

無效反訴或抗辯兩個無效方式，均是侵權(quán)訴訟發(fā)生后才可以選擇的無效方式。無效抗辯是侵權(quán)訴訟的一個環(huán)節(jié)，不屬于單獨的訴訟程序，不滿意無效結(jié)果不能夠提起上訴。無效反訴是獨立的訴訟，可以對判決結(jié)果進行上訴。無效的理由、證據(jù)類型、證據(jù)的證明力度均與確認訴訟相同。

美國專利法修改后，雙方再審制度將被廢止，由雙方重審制度代替，并增加授權(quán)后重審制度。

三、美國專利法修改，再審方式的改變

此次的美國專利法修正，對于用行政手段無效專利權(quán)的改動較大，這實際上也顯示了公眾對于此類方法的關(guān)注和需要。2012年9月16日，雙方再審制度將被廢止，由雙方重審制度（Inter Partes Review）代替，增加了授權(quán)后重審制度（Post Grant Review）。雙方重審和授權(quán)后重審的對審理時限有明確的要求，使其在時間成本上相對于訴訟有了更大的優(yōu)勢。授權(quán)后重審的理由和證據(jù)類型都擴展到與訴訟相同，這是不是意味著通過訴訟無效專利權(quán)的方式就沒有存在的理由了？其實不是，需要注意的是提授權(quán)后重審是有嚴格的期限限制的，即不晚于專利頒發(fā)日或再頒日9個月。

授權(quán)后重審程序有以下特點：

第一，“授權(quán)后重審程序”與通過訴訟無效專利權(quán)具有相同類型的證據(jù)和理由類型。

在專利法修正之前，通過行政手段無效專利權(quán)能夠使用的證據(jù)僅限于在先專利和書面出版物，而理由也僅包括實用性和可專利性主題（35 U.S.C. 101）、新穎性（35 U.S.C. 102）、非顯而易見性（35 U.S.C. 103）。

而“授權(quán)后重審程序”，35 U.S.C 282(b)(2)或(3)段規(guī)定的所有理由均可以作為無效專利權(quán)的理由，35 U.S.C 282(b)(2)或(3)是對侵權(quán)訴訟中專利權(quán)有效性抗辯理由做出的規(guī)定。

這些理由總結(jié)起來涉及了：

不是可專利性主題（35 U.S.C. 101）

不具備新穎性（35 U.S.C. 102）

不具備非顯而易見性（35 U.S.C. 103）

不具備實用性（35 U.S.C. 101）；3. 35 U.S.C 282(b)(2)和(3)規(guī)定如下：②以未具第二章有關(guān)取得專利要件之規(guī)定為理由，于訴訟中主張專利或任何涉案權(quán)利要求無效；③因不符合第112或251條之要件，于訴訟中主張專利或任何涉案權(quán)利要求無效.

發(fā)明人存在隱瞞或未充分揭露發(fā)明內(nèi)容（35 U.S.C.112第一款）。

而證據(jù)類型也擴展成了在先銷售、在先公開、專利不可實施、專利不具備顯而易見性等全部證據(jù)。

表2 “授權(quán)后重審制度”與“雙方重審制度”的異同

第二， “雙方重審制度”作為“雙方再審制度”的代替制度，不再限于1999年11月29日以及以后在美國授權(quán)的專利權(quán)。和雙方再審制度相比有以下明顯的不同：

1.無效專利權(quán)的理由更少了：理由限于新穎性（35 U.S.C. 102）和非顯而易見性（35 U.S.C. 103）。

2.USPTO接受審查的門檻有調(diào)整：“雙方再審制度”需要提出“實質(zhì)新的可專利性問題”再審請求才會被接受，而“雙方重審制度”需要對爭議專利至少有一個權(quán)利要求項有無效之合理可能，即需要證明權(quán)利要求項無效的優(yōu)勢證據(jù)。

3.禁反言規(guī)定的改變：“雙方再審制度”的禁反言不能應(yīng)用到ITC337調(diào)查過程，而“雙方重審制度”和“授權(quán)后重審程序”的禁反言對ITC337調(diào)查過程是有約束的。雙方再審程序中“提出的或者應(yīng)該提出但未提出的理由”不能在于USPTO各種程序、民事訴訟、ITC 337調(diào)查程序中再用于質(zhì)疑專利權(quán)的有效性，而雙方重審中的相應(yīng)理由的措辭變得更加柔和了“提出的或在合理地情況下應(yīng)該提出但未提出的理由”。

4.“雙方重審制度”和“授權(quán)后重審程序”對結(jié)案時間作了明確的要求：USPTO決定啟動程序1年內(nèi)，要做出最終審查決定，如有充分理由，決定期限最多可延6月，假使有并案審查情況，決定期限亦可再酌量調(diào)整。此前，通過USPTO無效專利權(quán)的平均周期短于訴訟周期，但是某些特定的情況，也時常出現(xiàn)長于訴訟周期的情況。此次專利法修正之后，預(yù)計通過行政手段無效專利權(quán)的時間成本低將成為其一個明顯的優(yōu)勢。

5.“雙方重審制度”和“授權(quán)后重審程序”均可使用證據(jù)開示(Discovery)程序。

結(jié)語

在美國無效專利權(quán)，既可以通過行政手段，又可以通過訴訟手段實現(xiàn)。2012年9月之前，通過行政手段無效專利權(quán)，經(jīng)濟成本和時間成本較低，程序相對簡單，證據(jù)的證明力度要求較低，但是證據(jù)和理由相對單一，當涉及使用公開或公開不充分等證據(jù)或理由時只能選擇通過訴訟手段無效專利權(quán)。在2012年9月之后，如果時機不晚于爭議專利頒發(fā)日或再頒日9個月，還可以通過授權(quán)后重審這一行政手段無效專利權(quán)。另外，通過訴訟無效專利權(quán)，不是在任意時機均可以提起，必須要對專利權(quán)有“確實的爭議”或被訴侵權(quán)后才能夠提起。綜上，美國的專利無效制度一個制度的集合體，深入了解方可自由運用。

【1】Alan W. Kowalchyk etc. Patent Reexamination:An Effective Litigation Alternative?.[J] Landslide magazine, Vol 3, Num 1, Sep. /Oct. 2010.

【2】羅廣潔. 知識產(chǎn)權(quán)確認不侵權(quán)之訴研究[D].西南政法大學(xué)2011年度碩士論文: 14.

【3】美國飛翰律師事務(wù)所.發(fā)布和答復(fù)美國警告函的最佳方法[EB/OL]. [2011-11-20]. http://blog.sina.com.cn/s/ blog_52450af80100b5bm.html.