論商標(biāo)法中的“惡意”

文 / 劉麗娟 / 北京外國語大學(xué)法學(xué)院

論商標(biāo)法中的“惡意”

文 / 劉麗娟 / 北京外國語大學(xué)法學(xué)院

商標(biāo)法領(lǐng)域少有對(duì)商標(biāo)侵權(quán)和爭議所要求的主觀狀態(tài)進(jìn)行討論，同時(shí)又難以照搬民法的現(xiàn)有原理，這不僅造成對(duì)《商標(biāo)法》各條款規(guī)定的“惡意”如何理解認(rèn)識(shí)模糊，而且容易導(dǎo)致司法實(shí)踐無所依托。將商標(biāo)法領(lǐng)域涉及的主觀狀態(tài)分為“不知”、“僅明知”、“搭便車”、“惡意搶注”四種，進(jìn)行了詳細(xì)的分析，并梳理了《商標(biāo)法》中各相關(guān)條款涉及到的主觀狀態(tài)，希望為司法提供一些有用線索。

商標(biāo)；惡意；搶注；搭便車

民法領(lǐng)域一般以“過錯(cuò)”歸責(zé)，并進(jìn)一步細(xì)分為“故意”和“過失”。知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域不存在對(duì)應(yīng)的過錯(cuò)認(rèn)定方法。商標(biāo)法領(lǐng)域?qū)χ饔^狀態(tài)的描述主要采用“惡意”、“善意”、“明知”、“不知”，這些概念難以與民法的過錯(cuò)狀態(tài)一一對(duì)應(yīng)。這是本文題目定為“惡意”而非“過錯(cuò)”的原因。本文宗旨是考察商標(biāo)侵權(quán)行為和商標(biāo)爭議所要求的主觀狀態(tài)。

是否侵犯商標(biāo)權(quán)以外的其他在先權(quán)利，要依照其他法律比如著作權(quán)法（在先權(quán)為著作權(quán)）、專利法（在先權(quán)為外觀設(shè)計(jì)專利）、民法（在先權(quán)為姓名權(quán)、肖像權(quán)等）等確定，本文的討論將局限于商標(biāo)專屬領(lǐng)域，探討將他人的商標(biāo)作為自己的商標(biāo)使用或注冊(cè)時(shí)的主觀歸責(zé)狀態(tài)，包括注冊(cè)商標(biāo)與未注冊(cè)商標(biāo)。

商標(biāo)法規(guī)定的“惡意”內(nèi)涵并不統(tǒng)一，本文將主觀狀態(tài)細(xì)分為四種：

不知：不知存在他人在先商標(biāo)。

僅明知：知道存在他人在先商標(biāo)，但無搭他人商譽(yù)便車等意圖。

搭便車：指不但明知為他人商標(biāo)，且有搭他人商譽(yù)便車之故意。

惡意搶注：明知為他人商標(biāo)而搶先注冊(cè)，卻不打算使用，意在訛詐真正的商標(biāo)權(quán)人，或阻礙商標(biāo)權(quán)人進(jìn)入市場(chǎng)。

一、不知

不知存在他人在先商標(biāo)而使用或注冊(cè)，未必不侵權(quán)。

1. 不知他人在先注冊(cè)

《商標(biāo)法》第52條第1項(xiàng)規(guī)定，在同種或類似商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，屬于商標(biāo)侵權(quán)行為。通常認(rèn)為，此規(guī)定意味著注冊(cè)商標(biāo)侵權(quán)行為實(shí)行無過錯(cuò)歸責(zé)原則1.無過錯(cuò)責(zé)任定義以及相關(guān)的過錯(cuò)責(zé)任、過錯(cuò)推定等，參見江平主編.民法學(xué)［M］.北京：中國政法大學(xué)出版社，2011：473-480。。不但注冊(cè)制國家如此，使用制國家的注冊(cè)也有此效果：美國1946年《蘭哈姆法》強(qiáng)化了聯(lián)邦注冊(cè)的法律效果，在先商標(biāo)一旦取得注冊(cè)，推定全國周知，不能以實(shí)際不知推翻，因此，對(duì)于聯(lián)邦注冊(cè)商標(biāo)，不再存在善意后使用人的可能，“遙遠(yuǎn)地域的善意后使用人的并存商標(biāo)權(quán)”(concurrent rights for goodfaith remote junior user)2.“遙遠(yuǎn)地域的善意后使用人”，指先后兩個(gè)使用人相距遙遠(yuǎn)，后使用人主觀上很難知曉先使用人的存在，為“善意后使用人”，法律認(rèn)可善意后使用人在其使用地域內(nèi)擁有“并存商標(biāo)權(quán)”，不但可以抗辯先使用人，且可禁止先使用人將商業(yè)活動(dòng)延伸至自己地域。此乃美國基本制度，是對(duì)美國先使用確權(quán)制度的地域性限制，由美國聯(lián)邦最高法院于1918年的United Drug案（United Drug Co. v. TheodoreRectanus Co. 248 U.S. 90）和1916年Hanover Star Milling案（Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403）中確立。倘若能證明后使用者明知他人在先使用該商標(biāo)，則不屬于“善意”，自然也不享有“并存商標(biāo)權(quán)”。也不再可能【1】。

倘若在先注冊(cè)商標(biāo)沒有知名度，甚至沒有使用，在后使用的未注冊(cè)商標(biāo)卻具有相當(dāng)?shù)闹?，注?cè)商標(biāo)權(quán)人能否禁止在后的使用呢？我國現(xiàn)有的商標(biāo)制度下，基于對(duì)注冊(cè)制的強(qiáng)調(diào)，司法一般會(huì)支持在先注冊(cè)商標(biāo)，即使在后的使用已經(jīng)非常馳名，百事可樂“藍(lán)色風(fēng)暴”被判決侵犯名不見經(jīng)傳的藍(lán)野公司“藍(lán)色風(fēng)暴”注冊(cè)商標(biāo)3.浙江藍(lán)野就業(yè)有限公司與杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司、上海百事可樂飲料有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛上訴案，（2007）浙民三終字第74號(hào)。，就是例證。

未注冊(cè)馳名商標(biāo)權(quán)人是否有權(quán)禁止他人在后的善意使用行為？建議我國可參照《聯(lián)合建議》的精神，類推適用我國對(duì)于馳名商標(biāo)撤銷注冊(cè)的5年期限規(guī)定。”

2.不知他人在先使用

在我國，使用商標(biāo)雖然能獲得一定保護(hù)，但不當(dāng)然產(chǎn)生商標(biāo)專用權(quán)和禁止權(quán)，是否能夠約束他人以及約束程度取決于其知名度。

⑴ 自己在后注冊(cè)

我國商標(biāo)法對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)給予一定保護(hù)，基本目的是將其作為注冊(cè)商標(biāo)的在先權(quán)利反對(duì)搶注，而非授予專有權(quán)。注冊(cè)制將商標(biāo)授予先申請(qǐng)人，而非先使用人，如果不知商標(biāo)已被在先使用而申請(qǐng)注冊(cè)，不屬于搶注，在先使用人無權(quán)撤銷他人的善意注冊(cè)。

在先使用人不能撤銷善意的在后注冊(cè)，有一個(gè)例外：善意注冊(cè)他人馳名商標(biāo)?！渡虡?biāo)法》第13條第1款規(guī)定，未注冊(cè)馳名商標(biāo)權(quán)人有權(quán)禁止他人注冊(cè)對(duì)該馳名商標(biāo)構(gòu)成“復(fù)制、摹仿或翻譯”的商標(biāo)?！皬?fù)制、摹仿、翻譯”僅指商標(biāo)客觀上相同或類似亦或包含了主觀上明知？有觀點(diǎn)認(rèn)為“復(fù)制、摹仿或翻譯”用詞已包含了主觀“明知”為他人商標(biāo)【2】51，但如此理解與同法第41條第2款邏輯不符?！渡虡?biāo)法》第41條第2款將由于侵犯在先權(quán)利而撤銷注冊(cè)商標(biāo)分為兩種情形：一般情形下只能在注冊(cè)之日起5年之內(nèi)提起撤銷申請(qǐng)，意在兼顧圍繞注冊(cè)產(chǎn)生的各種利益；但馳名商標(biāo)權(quán)人撤銷他人的惡意注冊(cè)，不受5年期限限制。因此，本文認(rèn)為，《商標(biāo)法》第13條第1款的“復(fù)制、摹仿、翻譯”僅指商標(biāo)本身相同或近似，未注冊(cè)馳名商標(biāo)權(quán)人有權(quán)禁止或撤銷所有可能引起混淆的在后注冊(cè)，包括善意不知，當(dāng)然，對(duì)善意注冊(cè)，必須在其注冊(cè)之日起5年之內(nèi)行使撤銷權(quán)。

⑵ 自己在后使用

我國實(shí)行注冊(cè)制，在先使用人無權(quán)禁止他人善意的在后使用，是應(yīng)有之義，但是否有例外呢？

未注冊(cè)馳名商標(biāo)權(quán)人是否有權(quán)禁止他人在后的善意使用行為？《商標(biāo)法》第13條第1款在賦予未注冊(cè)馳名商標(biāo)權(quán)人對(duì)他人注冊(cè)行為的禁止權(quán)的同時(shí)，授予了對(duì)他人使用行為的禁止權(quán)。兩者同時(shí)規(guī)定，對(duì)主觀狀態(tài)的要求理應(yīng)一致，未注冊(cè)馳名商標(biāo)權(quán)人應(yīng)有權(quán)禁止他人在同種或近似商品上善意使用該商標(biāo)的行為，只要有可能導(dǎo)致混淆。

此項(xiàng)禁止權(quán)是否有5年期限限制呢？《商標(biāo)法》第41條第2款針對(duì)的只是注冊(cè)行為，對(duì)使用行為并不適用。該款規(guī)定起源于《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第6條之二，原文是：“自注冊(cè)之日起至少5年內(nèi)應(yīng)允許請(qǐng)求撤銷該注冊(cè)，成員國可自行規(guī)定請(qǐng)求禁止使用的期限?！笨梢姡栋屠韫s》雖然對(duì)撤銷善意注冊(cè)的期限有5年的最低要求，但對(duì)禁止他人善意使用的期限并無最低要求，留給成員國自己決定。我國商標(biāo)法相關(guān)制度中對(duì)此皆無規(guī)定，但世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織1999年《關(guān)于馳名商標(biāo)聯(lián)合建議》明確規(guī)定，馳名商標(biāo)權(quán)人對(duì)他人善意使用行為的禁止權(quán)，成員國應(yīng)規(guī)定至少5年的行使期限，起算點(diǎn)為馳名商標(biāo)權(quán)人知道該商標(biāo)之日，而非該商標(biāo)的實(shí)際使用日，倘若使用者主觀惡意，則不受5年期限限制。但《聯(lián)合建議》不具有強(qiáng)制力，我國可參照《聯(lián)合建議》的精神，類推適用我國對(duì)于馳名商標(biāo)撤銷注冊(cè)的5年期限規(guī)定。

二、“僅明知”

1. 何謂“明知”

民事侵權(quán)行為法一般將主觀“過錯(cuò)”區(qū)分為兩種形態(tài)：“故意”和“過失”?！肮室狻?，指預(yù)見到自己的行為可能發(fā)生某種不利后果而希望或放任該結(jié)果的發(fā)生；“過失”，指行為人應(yīng)當(dāng)預(yù)見，但由于疏忽沒有預(yù)見或雖預(yù)見但輕信能夠避免【3】【4】，刑法也如此劃分。依其邏輯，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)認(rèn)定中，應(yīng)區(qū)分三種主觀狀態(tài)：“明知”、“推知”和“應(yīng)知”，“明知”指實(shí)際知曉，對(duì)應(yīng)的是“故意”；“推知”是認(rèn)定“明知”的一種方式，仍屬“明知”；“應(yīng)知”指實(shí)際不知，但如盡到合理的注意，本應(yīng)知曉，對(duì)應(yīng)“過失”。

應(yīng)將“應(yīng)知”統(tǒng)一到“應(yīng)知卻不知”的過失狀態(tài)上來，并在概念上區(qū)分“推知”和“應(yīng)知”?！巴浦甭淠_在“明知”，“應(yīng)知”落腳在“不知”，區(qū)別明顯。《商標(biāo)法》中的“善意”指的就是不知，而不論其是否應(yīng)知，“應(yīng)知卻不知”不能認(rèn)定為惡意，應(yīng)屬于善意?！?/p>

實(shí)務(wù)中對(duì)《商標(biāo)法》第31條后半段“不正當(dāng)手段”搶注所要求的主觀惡意是否包括“應(yīng)知”有不同觀點(diǎn)：一種觀點(diǎn)認(rèn)為其僅指“明知”，不包括“應(yīng)知”；另一種觀點(diǎn)認(rèn)為包括應(yīng)知。第一種觀點(diǎn)的理由是：“一個(gè)‘有一定影響’的商標(biāo)的公眾知曉程度顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于一個(gè)馳名商標(biāo)，…如果過多地推定在后注冊(cè)人的惡意，無疑會(huì)使未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利范圍過大”【2】122-125，此種觀點(diǎn)雖名為“應(yīng)知”，實(shí)為“推知”，因是以推定方式認(rèn)定明知。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為該條的“惡意”包括“明知”和“應(yīng)知”，其理由，是“應(yīng)知”有兩種情形，一是認(rèn)定知道的方式，即行為人不承認(rèn)知道，但可依證據(jù)推定其知道，即推知；二是應(yīng)當(dāng)知道而未知的過失狀態(tài)?！昂茈y在操作意義上作上述兩種‘應(yīng)知’意義上的區(qū)分”【5】?？梢姡鲜龇制缭从趯?duì)“應(yīng)知”的理解不一致，關(guān)鍵在于如何把握“應(yīng)知”。

本文認(rèn)為，①有必要將“應(yīng)知”統(tǒng)一到“應(yīng)知卻不知”的過失狀態(tài)上來，并在概念上區(qū)分“推知”和“應(yīng)知”。“推知”落腳在“明知”，“應(yīng)知”落腳在“不知”，區(qū)別明顯。比如使用他人馳名商標(biāo)，可以根據(jù)高知名度和商標(biāo)的近似度推定后使用人主觀上“明知”在先馳名商標(biāo)，即“推知”；但如果使用人能舉出充分證據(jù)證明自己確實(shí)不知存在該馳名商標(biāo)（顯著性不強(qiáng)的未注冊(cè)馳名商標(biāo)，偏遠(yuǎn)地區(qū)商家不知該商標(biāo)的存在，有現(xiàn)實(shí)可能性），則屬于“應(yīng)知卻不知”的過失狀態(tài)?！渡虡?biāo)法》中的“善意”指的就是不知，而不論其是否應(yīng)知，“應(yīng)知卻不知”不能認(rèn)定為惡意，應(yīng)屬于善意。②在具體案例中，“應(yīng)知”在不同語境下可能代表不同含義，需要仔細(xì)分辨。這是因?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)司法實(shí)踐中經(jīng)常混淆“推知”與“應(yīng)知”，甚至在大多數(shù)情況下，名為“應(yīng)知”，實(shí)則“推知”。比如在涉及“南燕”商標(biāo)爭議行政訴訟中，二審法院認(rèn)為“使用‘南燕’商標(biāo)的產(chǎn)品的銷售地已覆蓋了原告住所地范圍，作為同種產(chǎn)品的銷售者，原告應(yīng)知第三人在先使用的‘南燕’商標(biāo)已具有一定影響?！?.北京市高級(jí)人民法院（2006）高行終字第82號(hào)行政判決書。法院所言“應(yīng)知”，實(shí)為“推知”，并非將“應(yīng)知卻不知”的過失狀態(tài)納入“惡意”。

2.“僅明知”的可能性

司法實(shí)踐中大多以“明知”認(rèn)定“惡意”，論證中卻往往加進(jìn)搭便車的推斷，表面上看是在論證“明知”，實(shí)則討論是否存在搭便車的主觀意圖。這似乎說明一種普遍的觀點(diǎn)：不可能存在明知為他人商標(biāo)但卻無意搭便車的主觀狀態(tài)，是這樣嗎？

在美國Person’s案5.Person’s Co., Ltd. v. Christman, 900 F.2d 1565(Fed. Cir. 1990).中，被告到日本旅行時(shí)發(fā)現(xiàn)了原告使用“Person’s”商標(biāo)的商品，并購買了若干，回美國后，使用該商標(biāo)開始生產(chǎn)并銷售同類商品。該案被告雖然知曉商標(biāo)為原告所有，但由于該商標(biāo)當(dāng)時(shí)在美國沒有任何知名度，被告使用該商標(biāo)既無搭便車的故意，也無搭便車的效果。

在一國境內(nèi)又如何呢？使用制國家發(fā)生上述情形的可能性很大，因?yàn)槭褂帽旧淼闹苤Ч邢?，服?wù)商標(biāo)尤其如此。旅游至某地發(fā)現(xiàn)某商標(biāo)，回到原地后將該商標(biāo)作為自己商標(biāo)從事真實(shí)的經(jīng)營，如果兩地距離超出在先商標(biāo)知名度所覆蓋的范圍，在后使用人雖明知為他人商標(biāo)，卻不可能具有搭便車的故意和后果。這是美國商標(biāo)復(fù)審委員會(huì)在Woman’s World案6. Woman’s World Shops, Inc. v. Lane Bryant, Inc., 5 U.S.P.Q.2d 1985. Woman’s World申請(qǐng)注冊(cè)XXTRA SPECIAL于服裝零售服務(wù)，在先使用人Lane Bryant提出異議，指出Woman’s World采用該商標(biāo)時(shí)明知該商標(biāo)已被他人使用。Woman’s World辯解認(rèn)為，自己雖明知他人已在先使用，但雙方零售業(yè)務(wù)距離遙遠(yuǎn)，自己構(gòu)成“遙遠(yuǎn)地域善意使用人的并存商標(biāo)權(quán)”。美國商標(biāo)復(fù)審委員會(huì)裁定，“并存商標(biāo)權(quán)”僅限于不同地域的善意使用人，如果知曉在先使用的存在，即使處于遙遠(yuǎn)地域，不可能搭先使用人之便車，也構(gòu)成惡意，不能享有并存商標(biāo)權(quán)，拒絕授予Woman’s World注冊(cè)商標(biāo)。中面臨的問題。

上述兩個(gè)案例，雖針對(duì)同一問題，但由于一為國外商標(biāo)，一為國內(nèi)商標(biāo)，結(jié)果并不相同，Person’s案中，法官判定，國外商標(biāo)不能成為美國的在先使用者；且僅僅明知為國外商標(biāo)，不構(gòu)成足以撤銷本國商標(biāo)的“惡意”，除非該國外商標(biāo)是馳名商標(biāo)，或者屬于唯一意圖在于阻止他人進(jìn)入本國的名義上的使用。而在Woman’s World案以及其他眾多案件中，美國商標(biāo)復(fù)審委一再強(qiáng)調(diào)，即使是在知名度達(dá)不到的地域，明知為他人商標(biāo)仍在相同或類似商品上使用，就算不存在搭便車、損人利已等故意，仍然構(gòu)成惡意，在后使用人不能成為該商標(biāo)的并存使用人（concurrent user）。

我國雖然屬于注冊(cè)制國家，但不強(qiáng)制注冊(cè)，作為在先權(quán)利和在后使用的未注冊(cè)商標(biāo)都大量存在，上述兩種情形在我國都有發(fā)生之可能，尤其商標(biāo)在某地域范圍內(nèi)具有一定知名度，但尚未達(dá)到馳名時(shí)，在知名地域之外，“僅明知”為他人商標(biāo)而使用，但無進(jìn)一步搭便車的故意和結(jié)果，是完全可能出現(xiàn)的。

3.明知他人在先使用

⑴ 自己在后注冊(cè)

明知他人在先使用商標(biāo)仍然加以注冊(cè)，但無搭便車目的和效果，在先使用人是否有權(quán)禁止該注冊(cè)，視在先商標(biāo)的知名度而定。

在先使用的商標(biāo)達(dá)到馳名時(shí)，當(dāng)然有權(quán)禁止上述行為，因?yàn)轳Y名商標(biāo)權(quán)人對(duì)注冊(cè)的禁止不考慮主觀狀態(tài)，善意注冊(cè)尚且撤銷，何況明知！但“僅明知”是否屬于《商標(biāo)法》第41條第2款的“惡意”？該款規(guī)定“惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制”。此處“惡意”，究竟以“明知”為足夠，亦或在“明知”外，需要更進(jìn)一步的“搭便車”故意【5】497？

權(quán)威觀點(diǎn)認(rèn)為，《商標(biāo)法》第41條第2款的“惡意”，不僅指知道屬于他人商標(biāo)，還應(yīng)同時(shí)具有搭便車的意圖【6】，但在《關(guān)于馳名商標(biāo)保護(hù)規(guī)定的聯(lián)合建議》第4條第5款第3項(xiàng)中規(guī)定，所謂“惡意”，指“知道或有理由知道該馳名商標(biāo)”，未規(guī)定搭便車故意。本文認(rèn)為，上述兩種認(rèn)知在法律效果上并無不同，因?yàn)槊髦獮樗笋Y名商標(biāo)仍使用，主觀必然同時(shí)具有搭便車故意，前者可以推知后者。正因?yàn)榇藭r(shí)“明知”必然推出“搭便車”，實(shí)踐中，只要證明注冊(cè)人“明知”在先馳名商標(biāo)仍使用，即可推定搭便車故意，而無需再就“搭便車”意圖舉證，且“明知”往往也是根據(jù)高知名度和商標(biāo)近似度推定的。使用他人馳名商標(biāo)，同理。

此項(xiàng)“明知”推定是否允許以“確實(shí)不知”推翻呢？本文認(rèn)為，應(yīng)允許在后注冊(cè)人反證自己善意，否則，《商標(biāo)法》第41條第2款規(guī)定“惡意”注冊(cè)馳名商標(biāo)不受5年撤銷期限制，以此區(qū)分于善意注冊(cè)他人馳名商標(biāo)，就無意義。如此解釋，也符合立法目的，《商標(biāo)法》第41條第2款為撤銷權(quán)規(guī)定5年期限，目的是為了在救濟(jì)在先權(quán)利的同時(shí)，也同時(shí)照顧到圍繞在后注冊(cè)而產(chǎn)生的利益關(guān)系。況且，即使他人善意不知，在先馳名商標(biāo)權(quán)人仍能禁止該善意注冊(cè)人或使用人，只不過要受5年期限限制而已。對(duì)于在后使用行為而言，其效力弱于注冊(cè)，允許反證推翻“惡意”更加重要，因?yàn)轳Y名商標(biāo)認(rèn)定并不必然意味著全國所有范圍都熟知該商標(biāo)，尤其那些內(nèi)在顯著性較弱的商標(biāo)，不排除存在遙遠(yuǎn)地域善意使用人的可能性，如其能舉出充分的證據(jù)推翻該“明知”推定，則屬于在后的善意使用人，馳名商標(biāo)權(quán)人對(duì)其禁止權(quán)要在明知該使用行為之日起5年之內(nèi)行使。如果5年內(nèi)未行使禁止權(quán)，應(yīng)如何處理一國市場(chǎng)上存在兩個(gè)相同商標(biāo)的問題呢？本文認(rèn)為，此時(shí)應(yīng)承認(rèn)權(quán)利共存，不認(rèn)為在后善意使用為侵權(quán)，至于共存商標(biāo)權(quán)可能帶來的混淆，應(yīng)由市場(chǎng)主體自行協(xié)調(diào)解決，或由主管機(jī)關(guān)居中調(diào)解。

馳名商標(biāo)權(quán)人如果5年內(nèi)未對(duì)在后的善意使用人行使禁止權(quán)，應(yīng)如何處理一國市場(chǎng)上存在兩個(gè)相同商標(biāo)的問題呢？此時(shí)應(yīng)承認(rèn)權(quán)利共存，不認(rèn)為在后善意使用為侵權(quán)，至于共存商標(biāo)權(quán)可能帶來的混淆，應(yīng)由市場(chǎng)主體自行協(xié)調(diào)解決，或由主管機(jī)關(guān)居中調(diào)解?！?/p>

在先未注冊(cè)商標(biāo)達(dá)不到“馳名”高度，但已經(jīng)有“一定影響力”，可依據(jù)《商標(biāo)法》第31條后半段禁止他人“不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”。此處“不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”是否包括“僅明知”呢？本文認(rèn)為，此處“不正當(dāng)手段”應(yīng)包括“僅明知”，一是因?yàn)橹缹儆谒松虡?biāo)，他人商標(biāo)又具有一定影響力，將這樣的商標(biāo)注冊(cè)，通常主觀上或者具有搭便車的故意，或者具有阻礙在先使用者擴(kuò)張市場(chǎng)，或敲詐勒索等惡意；其次，即便主觀上沒有搭便車等惡意，將他人在先使用的商標(biāo)注冊(cè)為己有，由于注冊(cè)的強(qiáng)大效力，客觀上產(chǎn)生阻礙在先商標(biāo)市場(chǎng)擴(kuò)張甚至退出市場(chǎng)的效果，不公平顯而易見。

⑵ 自己在后使用

未注冊(cè)馳名商標(biāo)權(quán)人對(duì)他人在后使用行為的制止，對(duì)主觀狀態(tài)的要求，根據(jù)《商標(biāo)法》第13條第1款，同于對(duì)他人注冊(cè)行為的禁止，見上文。

在先有一定知名度的未注冊(cè)商標(biāo)，可以禁止他人在后的使用行為嗎？商標(biāo)法未授予這項(xiàng)權(quán)利，但《反不正當(dāng)競(jìng)爭法》第5條第2項(xiàng)作出了規(guī)定。根據(jù)最高人民法院2007年《關(guān)于審理不正當(dāng)競(jìng)爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第1條：“在不同地域范圍內(nèi)使用相同或者近似的知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，在后使用者能夠證明其善意使用的，不構(gòu)成反不正當(dāng)競(jìng)爭法第五條第（二）項(xiàng)規(guī)定的不正當(dāng)競(jìng)爭行為?！贝颂帯吧埔狻笔欠癜ā皟H明知”呢？根據(jù)孔祥俊先生的解釋，此處“善意”指“不知”在先使用的存在，自然不包括“僅明知”，因此，知名地域外，明知為他人在先商標(biāo)而做真實(shí)的商業(yè)使用，雖不具有搭便車故意，也無訛詐故意，在先商標(biāo)權(quán)人仍有權(quán)制止。上述《司法解釋》雖未明確規(guī)定相同地域范圍的使用，但依據(jù)該條邏輯，立法意圖明確：禁止一切可能導(dǎo)致混淆的在關(guān)聯(lián)商品上的使用，不考慮主觀狀態(tài)，實(shí)際是推定明知。

4. 明知他人在先注冊(cè)

注冊(cè)商標(biāo)對(duì)他人在相同或類似商品上使用相同或近似商標(biāo)的禁止，不考慮主觀狀態(tài)，不知尚且構(gòu)成侵權(quán)，僅明知自不待言。

三、搭便車

商標(biāo)制度中的“搭便車”，指通過混淆商品來源的方式，揩他人商譽(yù)之油?！按畋丬嚒奔瓤芍钢饔^意圖，也可指客觀效果，有搭便車之故意未必果真搭了他人的便車；反之，搭了他人商譽(yù)之便車，也可能源自善意不知的主觀狀態(tài)。

混淆不等于搭便車?；煜赶M(fèi)者誤認(rèn)為兩者有關(guān)聯(lián)，是一種客觀效果。在客觀效果層面，混淆包括搭便車，因?yàn)榇畋丬嚤厝灰馕吨说纳虡?biāo)有商譽(yù)，而沒有商譽(yù)的商標(biāo)也會(huì)產(chǎn)生混淆可能。尤其在我國注冊(cè)制下，沒有使用的注冊(cè)商標(biāo)也能禁止他人在同種或類似商品上使用相同或近似商標(biāo)，這時(shí)只存在混淆問題，不可能搭便車。商標(biāo)法之目標(biāo)在于反混淆，包括但不限于搭便車。

未注冊(cè)馳名商標(biāo)人禁止惡意搶注，僅能依據(jù)《商標(biāo)法》第13條第1款禁止惡意搶注。惡意搶注的撤銷不受5年期間的限制?！?/p>

本文討論“搭便車”的主觀狀態(tài)，沒有任何聲譽(yù)的商標(biāo)一般不涉及此問題。

⒈ 他人在先使用

⑴ 自己在后注冊(cè)

上文已論，未注冊(cè)馳名商標(biāo)對(duì)他人注冊(cè)行為的制止不以惡意為限，但對(duì)惡意注冊(cè)的撤銷權(quán)沒有5年期限限制。但需注意：第一，雖然法律邏輯上存在“善意不知”他人馳名商標(biāo)之可能，但現(xiàn)實(shí)可能性極小，因?yàn)轳Y名商標(biāo)的高知名度往往推定全國范圍的相關(guān)公眾都知曉。因此，馳名商標(biāo)的保護(hù)，通常適用的是第41條第2款后半段“惡意注冊(cè)”的規(guī)定，盡管從該款用語來看，似乎后半段只是例外。第二，“惡意”的認(rèn)定雖以“明知”就足夠，但實(shí)質(zhì)上并非懲罰“僅明知”，而主要在于禁止搭便車，法律以“明知”認(rèn)定惡意，是因?yàn)榇藭r(shí)搭便車的必然性，無需贅證，以減輕當(dāng)事人的證明責(zé)任。

在先使用的商標(biāo)如果“有一定影響”但尚未馳名，適用的法條為《商標(biāo)法》第31條后半段，有權(quán)制止他人“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”其在先使用的商標(biāo)。如前文所論，“僅明知”即構(gòu)成本條所要求的“惡意”，況“搭便車”乎！

⑵ 自己在后使用

在先使用商標(biāo)對(duì)他人在后使用行為也有一定的排斥力，法律依據(jù)是《商標(biāo)法》第13條第1款和《反不正當(dāng)競(jìng)爭法》第5條第2項(xiàng)。這兩個(gè)法條中，意圖搭便車的使用行為，都是反對(duì)的重點(diǎn)，雖然在認(rèn)定惡意時(shí)，一般只要求證明“明知”即可。

⒉ 他人在先注冊(cè)

⑴ 自己在后使用

《商標(biāo)法》第52條第1項(xiàng)對(duì)商標(biāo)直接侵權(quán)行為的規(guī)定，僅考慮后果是否可能混淆，不考慮主觀狀態(tài)，實(shí)際上是將所有可能造成混淆的行為納入，自然也包括搭便車。

⑵ 自己在后注冊(cè)

《商標(biāo)法》第52條第1項(xiàng)對(duì)直接侵權(quán)行為的規(guī)定，僅限于在后“使用”，不包括注冊(cè)。根據(jù)目前商標(biāo)法的規(guī)定，在先注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人認(rèn)為在后的注冊(cè)商標(biāo)侵犯其權(quán)利，要向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)撤銷注冊(cè)，法院不能直接在民事侵權(quán)程序中判決在后注冊(cè)商標(biāo)侵權(quán)或無效。此時(shí)的在先注冊(cè)應(yīng)有同樣的推定周知效果，注冊(cè)商標(biāo)禁止他人在相同或類似商品上注冊(cè)相同或近似商標(biāo)，應(yīng)同于第28條或第52條第1項(xiàng)的規(guī)定，只考慮后果是否可能混淆，不考慮主觀狀態(tài)，即使善意，也會(huì)被撤銷，更勿論以搭便車為目的的注冊(cè)了。

四、惡意搶注

商標(biāo)領(lǐng)域中最惡意的行為，是不以使用為目標(biāo)的搶注，其目的不是為了搭便車，而是為了向真正的商標(biāo)權(quán)人訛詐獲利，或者為了阻止商標(biāo)權(quán)人進(jìn)入該地域等。我國注冊(cè)制下，商標(biāo)專有權(quán)基于注冊(cè)，注冊(cè)又不以使用為前提，可能導(dǎo)致此類利用注冊(cè)制漏洞的極端惡意行為。本文以“惡意搶注”概括此類行為，但讀者應(yīng)知，商標(biāo)法中的“惡意搶注”并未被統(tǒng)一到此含義上來，各類文獻(xiàn)中的“惡意搶注”或“惡意注冊(cè)”是在各種不同的含義上使用的。

此類行為針對(duì)的是未注冊(cè)商標(biāo)，在我國商標(biāo)制度中，對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)可以分為三個(gè)層次：未注冊(cè)馳名商標(biāo)、有一定影響的商標(biāo)、普通未注冊(cè)商標(biāo)。

雖然未注冊(cè)馳名商標(biāo)權(quán)利人可以選擇《商標(biāo)法》第13條第1款或《反不正當(dāng)競(jìng)爭法》第5條第2項(xiàng)尋求救濟(jì)，但就禁止惡意搶注而言，沒有《反不正當(dāng)競(jìng)爭法》第5條第2項(xiàng)適用可能，因?yàn)樵摋l是對(duì)“使用”行為的禁止。權(quán)利人僅能依據(jù)《商標(biāo)法》第13條第1款禁止惡意搶注。惡意搶注自然屬于《商標(biāo)法》第41條第2款之“惡意注冊(cè)”，撤銷不受5年期間的限制。

有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，可適用《商標(biāo)法》第31條，禁止惡意搶注，但按照我國《商標(biāo)法》第41條第2款的邏輯，要受到5年期限的限制，其保護(hù)遜于未注冊(cè)馳名商標(biāo)。

難點(diǎn)在于：普通未注冊(cè)商標(biāo)是否有權(quán)禁止他人的惡意搶注行為呢？按照主流的觀點(diǎn)，沒有任何知名度的未注冊(cè)商標(biāo)，在我國商標(biāo)法中得不到任何保護(hù)，即使對(duì)他人的惡意搶注行為也毫無辦法，依據(jù)是《商標(biāo)法》第13條、第15條、第31條后半段以及41條的邏輯關(guān)系。根據(jù)上述規(guī)定，商標(biāo)法對(duì)普通未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)僅以代表人或代理人搶注被代表人或被代理人的商標(biāo)為限，此外不予保護(hù)。

本文認(rèn)為，惡意搶注涉及欺詐，在任何法系任何國家，反對(duì)欺詐都應(yīng)該是不證自明的道理，商標(biāo)法不能因?yàn)槠洳捎昧俗?cè)制就對(duì)注冊(cè)之外的欺詐行為聽之任之。真正的問題應(yīng)該是如何認(rèn)定欺詐，而不應(yīng)該是要不要制止所有欺詐。

在商標(biāo)法尚未修改之前，如何禁止上述針對(duì)普通未注冊(cè)商標(biāo)的惡意搶注？有幾種思路：一是通過《反不正當(dāng)競(jìng)爭法》第2條一般條款反對(duì)所有惡意搶注行為；另一種思路是依據(jù)民法之誠實(shí)信用原則。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)采取的方法，是依據(jù)《商標(biāo)法》第41條第1款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”禁止所有的無法被包含在同條第2款的惡意注冊(cè)行為7.2005年《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》第五部分2.2。，并不受同條第2款5年撤銷期限的限制。將第41條第1款的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”解釋為整個(gè)第41條的兜底條款，明顯不符合我國制定法將兜底條款放在末尾的一般法律模式，也不符合第41條的文義邏輯8.商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)該規(guī)定的理解，參見汪澤.對(duì)“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的理解與適用——“Haupt”商標(biāo)爭議案評(píng)析［J］.中華商標(biāo).2007，5：36。，但為了達(dá)致目標(biāo)上的公正，進(jìn)行上述解釋，是一種可以理解和接受的選擇。

注冊(cè)制度的確立使商標(biāo)法從廣義的反不正當(dāng)競(jìng)爭法圖景中相對(duì)獨(dú)立，商標(biāo)侵權(quán)或撤銷不再限于主觀“惡意”行為，且“惡意”本身也呈現(xiàn)多種樣態(tài)。準(zhǔn)確認(rèn)知各種“惡意”，同中辨異，異中求同，為司法或行政執(zhí)法者所必需，這正是本文之意義。

【1】Graeme B. Dinwoodie. Trademarks and Territory: Detaching Trademarks Law From the Nation State【J】. Houston Law Review ，2004：893.

【2】北京市第一中級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭編著.商標(biāo)確權(quán)行政審判疑難問題研究【M】.北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2008.

【3】江平.民法學(xué)【M】.北京：中國政法大學(xué)出版社，2011：492-496.

【4】魏振瀛主編.民法【M】.北京：北京大學(xué)出版社，高等教育出版社，2000：692.

【5】孔祥俊.商標(biāo)與不正當(dāng)競(jìng)爭法——原理和判例【M】.北京：法律出版社，2009：108.

【6】（奧）博登浩森.保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約指南【M】.湯宗舜等，譯.北京：中國人民大學(xué)出版社，2003：61.