文 / 劉立春 / 華中科技大學管理學院

論先用權中“必要準備”成立的標準

文 / 劉立春 / 華中科技大學管理學院

作為判定專利技術先用權成立要件之一的“必要準備”，其成立的條件一直存在著爭議，焦點在于“必要準備”成立是否需要全部完成技術準備和生產準備。為此，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第15條第二款對此進行了詳細規(guī)定。然而該款在邏輯上卻存在著漏洞，導致在實務中容易引起先用權的濫用。在此，從 “必要準備”成立的條件與“必要準備”之間的邏輯關系進行討論，并提出對第15條第二款修改的建議。

先用權；必要準備；技術準備；生產準備

最高人民法院于2009年12月21日通過了《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》），相對于2001年發(fā)布的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》，更加明確了“專利審判標準”?！督忉尅分饕顷U明專利審判實踐中“專利侵權判定標準”，為司法機關在專利審判案件中判定專利侵權提供了參考。

但《解釋》中仍有些規(guī)定不盡如人意，筆者僅就《解釋》中涉及專利技術先用權的“必要準備”成立的判定標準，即第15條第二款“有下列情形之一的，人民法院應當認定屬于專利法第六十九條第（二）項規(guī)定的已經作好制造、使用的必要準備：（一）已經完成實施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件；（二）已經制造或者購買實施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設備或者原材料”，提出一些看法。

一、先用權成立的要件

在實行專利“先申請”制度的國家中，大多設定先用權制度來平衡技術先用人與對技術申請專利的先申請人之間的利益關系，目的是“維護公眾的合法權益”【1】和“保護相同發(fā)明中沒有申請專利的發(fā)明人的最低利益”【2】。我國實行的是專利先申請制度，先用權源于我國《專利法》第69條第（二）項的規(guī)定：“在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續(xù)制造、使用的不視為侵權行為”。據(jù)此，結合《解釋》第15條，可以概括出先用權的成立必須同時滿足“四要件”，即時間要件、技術來源要件、原有范圍要件和使用性要件。

（一）時間要件

根據(jù)《專利法》第69條第（二）項的規(guī)定，先用權成立的時間要件為專利權人提交專利申請日之前。以專利申請日作為判定先用權成立的時間標準在學術界是沒有異議的，在此不做討論。

（二）技術來源要件

根據(jù)《解釋》第15條第一款“被訴侵權人以非法獲得的技術或者設計主張先用權抗辯的，人民法院不予支持”，可以理解為先用人使用的技術不能是通過非法途徑獲得的。而第四款首先對先用人做了除外規(guī)定，即“先用權人在專利申請日后將其已經實施或作好實施必要準備的技術或設計轉讓或者許可他人實施，被訴侵權人主張該實施行為屬于在原有范圍內繼續(xù)實施的，人民法院不予支持”，然后又再次做了“該技術或設計與原有企業(yè)一并轉讓或者承繼的除外”的規(guī)定。至此可以確定在合法的途徑下，除所用技術或設計與原有企業(yè)一并轉讓或者承繼之外，受讓或被許可使用先用技術的主體不能以先用權抗辯專利權。

根據(jù)《解釋》第15條第二款的規(guī)定，“技術準備”和實施技術的“生產準備”不需要同時具備，只需滿足其中之一即可判定“必要準備”成立?！?/p>

（三）原有范圍要件

在《解釋》出臺以前，國內外學者認為，“原有范圍”適用量化標準——先用人必須在專利申請日前的已有的生產規(guī)模內實施先用技術——是有違先用權制度的，應轉為適用“產業(yè)領域”標準。如國內有學者認為，在專利申請日前，只要先用人在技術所屬的“產業(yè)領域”準備實施或已經實施該技術，那么即使在專利申請日后其擴大了生產規(guī)模也不屬于超出原有范圍【3】。日本學者紋谷暢男認為“先用權的效力范圍應以已實施或者準備實施的發(fā)明范圍和先用權人的實施使用的目的范圍為限。”他認為所謂的“產業(yè)領域”應以企業(yè)章程規(guī)定的目的為準，或者根據(jù)顧客是否相同來考慮，例如燒堿生產事業(yè)的先使用權不能及于煉鐵事業(yè)。只要事業(yè)相同，先用權人可以擴大設備【4】。德國聯(lián)邦最高法院法官烏爾曼博士認為，德國《專利法》對先用權的行使并沒有量的限制，法律允許先用權人在申請日后明顯地擴大行使先用權的力度【5】。

但是，《解釋》第15條第三款“專利法第六十九條第（二）項規(guī)定的原有范圍，包括專利申請日前已有的生產規(guī)模以及利用已有的生產設備或者根據(jù)已有的生產準備可以達到的生產規(guī)模”卻肯定了“原有范圍”適用量化標準，司法機關作此規(guī)定可能是出于鼓勵技術盡早公開和避免先用人過分擴張原有生產規(guī)模會損害專利權人的利益進而影響創(chuàng)新積極性的考慮。

（四）使用性要件

該要件包括“已經制造相同產品、使用相同方法”和“已經作好制造、使用的必要準備”兩部分，符合其中之一即可判定使用性要件成立。對前者成立的標準，《解釋》沒有涉及，在實踐中也沒有太多爭議，本文主要對“必要準備”要件展開討論。《專利法》在第69條第（二）項對“必要準備”進行了規(guī)定，但該項卻沒有對其成立的條件進行細化，導致了在相關的專利案件審判中沒有統(tǒng)一的判定標準。為此，最高人民法院在出臺的《解釋》第15條第二款中對“必要準備”成立的標準進行了專門的規(guī)定，然而結合以往學術界對“必要準備”成立的標準判定，該款規(guī)定存在著一定的爭議。

二、對 “必要準備”成立標準的判定的現(xiàn)狀

（一）司法機關對“必要準備”成立標準的判定

根據(jù)《解釋》第15條第二款的規(guī)定，“技術準備”和實施技術的“生產準備”不需要同時具備，只需滿足其中之一即可判定“必要準備”成立。由此可見，《解釋》沒有采取兩要件說或三要件說，即在判定“必要條件”時適用“技術準備”和“生產準備”同時具備的觀點，而是選擇了“準兩要件”說，即兩要件在“形式上”只需滿足其中之一即可判定“必要準備”成立。

另外，北京市高級人民法院2001年9月出臺的關于《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》（以下簡稱《意見》）第96條規(guī)定“必要準備，是指已經完成了產品圖紙設計和工藝文件，已準備好專用設備和模具，或者完成了樣品試制等項準備工作”。北京高院將全部完成“技術準備”和“生產準備”與“完成樣品試制”分別規(guī)定為“必備條件”成立實質性條件。

（二）學術界對“必要準備”成立標準的判定

關于“必要準備”成立的標準，學術界主要有二要件說和三要件說。

1、二要件說

主張二要件說的學者認為，全部完成“技術準備”和“生產準備”是“必要準備”成立的實質性條件：（1）所謂的技術準備，是指先用人必須已經開始進行與實施專利技術直接相關的實際準備工作，而不能僅僅表明實施的愿望，例如僅提出專利技術的設想，或下達任務書；（2）所謂的生產準備，是指先用人所進行的準備工作必須與專利技術的實施有明確的因果關系，對產品專利來說包括有關設備的制造或購買、模具的開發(fā)、原材料的準備等，若僅僅購買廠房、地產、裝設水電設備或僅僅進行市場調查、人員配備等非具體技術性工作都不能算作生產上的準備工作【6】。

也有學者對《解釋》中規(guī)定的僅完成“技術準備”就可判定“必要準備”成立分兩種情況進行了論述：第一種情況是實施特定技術“不需要”特殊生產設備，此時僅完成“技術準備”可以單獨作為判定“必要準備”成立的標準，理由是先用人可利用自身原有的設備從事產品的生產活動或使用特定方法；第二種情況是實施特定技術“需要”特殊生產設備，此時如果缺少特殊生產設備或模具，僅憑完成“技術準備”和自身原有的設備不足以證明該先用人已經客觀上做好了實施特定技術的全部準備工作，這時在判斷實施技術的“必要準備”是否成立時，必須全部滿足《解釋》第15條第二款的兩項內容【7】。但是，該學者質疑如果將僅完成“技術準備”視作達成了“必要準備”，那么若是專利申請日前先用人尚未購置設備或原材料，此時將難以判斷先用人是否是在“原有范圍”內繼續(xù)實施先用技術【7】。因此其認為只有全部滿足“技術準備”和“生產準備”才會使“必要準備”成立。

對實體性要素的準備可以看作是“生產準備”，而智能性要素的準備可以看作是“技術準備”。專利技術通常屬于較高發(fā)展階段的智能性要素，因此，在生產準備階段，如果只滿足二者之一，顯然不能構成能夠實施生產行為的實質性“必要準備”?！?/p>

2、三要件說

主張三要件說的學者認為 “技術準備”、“生產準備”和“完成樣品試制”全部完成才是“必要準備”成立的實質性條件。關于“完成樣品試制”，對產品專利來說，需要通過相關檢測且達到使用要求和技術任務書的要求；對方法專利來說，該方法已經試用完成，且已取得與專利方法基本相同的效果。而且上述“必要準備”至少應是“已經做好”，而不是“準備要做”【8】。

三、對“必要準備”成立標準的分析

（一）“必要準備”成立的實質條件

從以上的分析可以看出，爭議的焦點主要在于“技術準備”和“生產準備”是否必須全部完成才能使“必要準備”成立。學術界對此持肯定意見，而司法機關之間似乎存在著分歧，北京高院的《意見》傾向于肯定觀點，而最高人民法院的《解釋》表面上選擇了否定觀點。究竟“必要準備”的成立是否必須要求二者全部完成呢？

馬克思在《資本論》中闡述進行社會生產活動所需的要素時認為“勞動生產力是由多種情況決定的，其中包括：工人的平均熟練程度，科學的發(fā)展水平和它在工藝上應用的程度，生產過程的社會結合，生產資料的規(guī)模和效能，以及自然條件”【9】。按照馬克思的上述理論，這些要素在總體上可分為兩類：（1）實體性要素，包括勞動者、勞動資料和勞動對象，是可以獨立存在的；（2）智能性要素，即科學技術，是不能獨立存在的，必須通過一系列中介，滲透到實體性要素中去，才能轉化為現(xiàn)實的生產力。在生產力發(fā)展較低的階段，生產力中的實體性要素幾乎成為生產力系統(tǒng)構成的僅有的要素，而智能性要素所起的作用是微不足道的。但到了較高的發(fā)展階段，特別是到了當代的科技社會，智能性要素越來越顯示出它的重要作用，甚至在某些領域其重要性已經超過了實體性要素。概言之，在科技社會，實體性要素和智能性要素是實現(xiàn)生產不可或缺的條件【10】。

對實體性要素的準備可以看作是“生產準備”，而智能性要素的準備可以看作是“技術準備”，由于我們討論的專利技術通常屬于較高發(fā)展階段的智能性要素，因此，在生產準備階段，如果只滿足二者之一，顯然不能構成能夠實施生產行為的實質性“必要準備”。由此看來，最高人民法院的選擇在表面上似乎不合理。

（二）對《解釋》第15條第二款的分析

1、僅滿足“已經完成實施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件”

如前所述，在當前科技發(fā)展水平下，只有至少完成“技術準備”和“生產準備”才能稱為“必要準備”實質上成立。因此，在不考慮其它因素的情況下，僅滿足《解釋》第15條第二款第（一）項的規(guī)定是不能使“必要準備”實質上成立。但是，這卻不會影響我們依據(jù)《解釋》的第15條和《專利法》第69條第（二）項來判定先用人的先用權是否成立，原因在于《解釋》的第15條第三款很巧妙地彌補了第二款的缺陷。

我們假設時間要件、技術來源要件成立，在滿足《解釋》的第15條第二款第（一）項的條件下，結合第三款“原有范圍”要件來分析判斷先用權是否成立。

當?shù)谌钤蟹秶闪r，意味著肯定了先用人生產規(guī)模存在，即先用人具備正常的生產能力。此時分兩種情況：第一種情況，不需要 “特殊生產設備”。在此情況下由于先用人具備正常的生產能力且實施技術不需要“特殊生產設備”，這實際上滿足了《解釋》的第15條第二款第（二）項的“生產準備”規(guī)定！再同預先已設定的“已經完成實施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件”（完成技術準備）結合就滿足了使“必要準備”成立的兩個實質性條件，造成了僅完成“技術準備”也能使“必要準備”成立的假象。

第二種情況，需要“特殊生產設備”。雖然有觀點認為在此種情況下，僅憑完成“技術準備”和原有的設備不能成為其有意從事該生產經營活動的有力證據(jù)，但我們從先用權的立法目的出發(fā)就會發(fā)現(xiàn)，在智能性要素占重要地位的高科技產業(yè)，技術投資在總投資中所占的比例越來越大，由于已完成的“技術準備”的投資巨大，有理由相信在完成了“技術準備”和具有一定的生產能力的條件下，先用權人是有實施技術的強烈意圖的。并且由于實施新技術的“生產準備”周期可能較長，如果在此期間專利申請人提出專利申請，此時僅僅因為先用權人缺少“特殊設備”而否定先用權人的前期努力是極為不公平的。

因此，《解釋》規(guī)定當?shù)谌睢霸蟹秶背闪r，僅滿足“已經完成實施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件”也可作為“必要準備”成立的條件，這樣在合理范圍之內能更好地保護先用人的利益。如此看來，雖然單獨滿足《解釋》的第15條第二款第（一）項在客觀上不能使“必要準備”成立，但是因為有第三款的規(guī)定與其協(xié)同，再結合第15條其它兩款能夠作出先用權成立與否的正確結論。

2、僅滿足“已經制造或者購買實施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設備或者原材料”

如果說《解釋》的第15條第三款巧妙地化解了第二款第（一）項判斷“必要準備”成立的爭議，繼而得出符合立法目的的正確結論，那么如果僅憑滿足第二款第（二）項便判定 “必要準備”成立，則會對判斷某人是否擁有先用權產生災難性后果。如前所述，實質性的生產行為必須滿足智能性要素和實體性要素，而且在專利技術領域，在缺少前者的情況下不可能實施生產行為。例如，在化學合成領域，使用相同的設備和原料，僅是反應溫度和時間等因素不同的條件下也會得出不同的產物，這些不同因素在滿足專利“三性”的條件下是可以申請專利的【11】。如果甲的原有技術與乙的在后申請的專利技術大致相同，實施技術的設備和原料也一樣，這種情況下即使甲在專利申請日前沒有掌握乙的專利技術，但因為甲“已經擁有實施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設備或者原料”，滿足《解釋》第15條第二款第（二）項的“必要準備”成立的標準，如果此時其它要件也已滿足，結合《解釋》的第15條和《專利法》第69條第（二）項就能夠得出甲的“先用權”成立的結論！造成的嚴重后果是，在專利申請日前，缺少能夠實施的申請專利的技術方案但卻擁有能夠實施該技術的生產能力的所謂“先用人”，在形式上滿足了判定“先用權”成立的四要件——即時間要件、技術來源要件、原有范圍要件和使用性要件！這與實際情況大相徑庭，容易造成先用權的濫用，會極大地損害專利權人的利益，有悖于先用權的設立目的。

建議將“生產準備”由原來的“必須完成準備”改為“正在進行實質性準備”。實施新技術的“生產準備”周期可能較長，在此期間專利申請人有可能提出專利申請，如此修改有利于保護先期進行了實質性投資的先用人的權益?！?/p>

（三）《解釋》選擇“準兩要件”的原因分析

兩要件說和三要件說都包括了“技術準備”和“生產準備”這兩個使“必要準備”在實質上成立的標準，二者的區(qū)別在于三要件說還增加了一個“完成樣品試制”標準。由于產品試樣更能證明先用人的技術成熟度，看似三要件更能證明“必要準備”實質上的完成。但是《解釋》最后卻選擇了“準兩要件說”，除上面已論述的原因外，筆者認為可能還基于以下理由：

第一，“完成樣品的試制”可能需要一定的“生產規(guī)?！?，先用人為了節(jié)約成本，有時會在先期進行少量的產品試制，其“生產規(guī)?！睍茸詈螽a業(yè)化的規(guī)模要小，如果將此時的“生產規(guī)?！弊鳛椤督忉尅返?5條第三款的“原有范圍”會損害先用人的利益。如果將《解釋》中“原有范圍”按照主流學說的觀點采用“產業(yè)領域”標準，那么上述問題將迎刃而解，但同時會產生另一個問題——先用人無節(jié)制的擴大生產規(guī)模將會嚴重損害專利權人的利益。司法機關可能為了避免新的爭議的產生，沒有采納三要件說。

此外“完成樣品試制”與“技術準備”相重復，前者是對后者進一步的實施行為，而根據(jù)前文論述，在僅完成“技術準備”就可以判定“必要準備”成立的情況下，顯然不必再納入“完成樣品試制”這一標準。

第二，不管兩要件說或三要件說，《解釋》與它們最大的區(qū)別在于，在判定“必要準備”時，沒有適用“實質性”條件標準。這主要是由于司法機關的出發(fā)點與主張兩要件說或三要件說的學者們不同：司法機關在《解釋》中設立第15條主要是為了解決《專利法》第69條第（二）項對先用權判斷標準的問題，“必要準備”判定僅是用來解決這一問題的其中一個環(huán)節(jié)。換言之，司法機關認為只要能夠結合先用權四要件從“整體”上合法合理地得出先用權是否成立就可以了，在此基礎之上，對四要件各自成立的條件可以根據(jù)利益平衡原則進行取舍。根據(jù)先用權的立法目的，司法機關考慮“必要準備”成立標準時更傾向于優(yōu)先保護先用人的利益，因此選擇了“準兩要件說”。

四、對《解釋》第15條第二款的修改建議

如上所述，司法機關根據(jù)《解釋》中設立第15條的出發(fā)點和先用權的立法目的選擇了“準兩要件說”來判定“必要準備”是否成立，而選擇兩要件說或三要件說的學者們則更多地從要件判定的客觀實際出發(fā)。盡管前面的分析證明《解釋》的選擇有它的合理性，但也不能掩蓋其因此產生的法律疏漏。在此筆者還是贊成學者們從客觀實際出發(fā)的觀點。原因如下：

第一，從先用權與四要件的關系分析，先用權與四要件之間的關系既是內在統(tǒng)一的，也是相互獨立的。內在統(tǒng)一是指四要件需要作為整體來考量先用權是否成立；相互獨立是指先用權和四要件都有各自的成立標準，獨立要求四要件首先各自都是實質上成立的，然后才能用于判斷先用權能否成立，這也能夠讓先用權的成立更加令人信服。因為單獨看來實質上不成立的要件即使能夠通過各要件內在統(tǒng)一性彌補瑕疵，進而得出合理的結論，也難免讓人對法律的公正性產生懷疑。

第二，如前文所述，司法機關優(yōu)先保護先用人利益的傾向導致了《解釋》第15條可能過分側重于統(tǒng)一性而忽略了獨立性，造成了法律上的漏洞和法律邏輯的混亂，因此筆者主張認定“必要準備”應以滿足實質性條件為標準。

但同時，筆者也認可《解釋》第15條要給予先用人一定的靈活性，以保證公平的意向。綜上所述，筆者建議將《解釋》第15條第二款作如下修改：

全部滿足下列情形的，人民法院應當認定屬于專利法第69條第（二）項規(guī)定的已經作好制造、使用的必要準備：

（一）已經完成實施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件；

（二）已經完成或正在進行實施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設備或者原材料的實質性準備。

《解釋》第15條第二款第（一）項不必進行修改，因為智能性要素通常都屬于高新技術領域所必需的，其重要性要高于實體性要素，從邏輯上講，出于風險和資金使用效率考慮，即使現(xiàn)有生產條件不能滿足技術的實施，生產者通常也只會在“技術準備”完成或接近完成時才會進行特殊的“生產準備”，而不會是在“技術準備”完成之前過早地著手“生產準備”。

筆者建議將《解釋》第15條第二款第（二）項的“生產準備”由原來的“必須完成準備”改為“正在進行實質性準備”，實施新技術的“生產準備”周期可能較長，在此期間專利申請人提出專利申請，如果抱定“必須完成生產準備”原則，會使得先期進行了實質性投資的先用人的權益得不到保障，有損公平。

最后，將《解釋》第15條第二款規(guī)定的完成“技術準備”或“生產準備”之一作為“必要準備”成立的條件，改為完成“技術準備”和完成或正在進行實質性“生產準備”，作為“必要準備”成立的條件。這樣，既滿足了先用權判定邏輯上的獨立性要求，也避免了僅具備生產條件的先用人可隨時主張先用權，造成先用權濫用的情形。

五、結束語

先用權是專利先申請制的國家用來平衡專利權人和技術在先使用人利益的重要措施。先用權的設立是為了在一定條件下救濟未申請專利的技術在先使用人，以達到公平的目的，因此在立法傾向上會較為偏向先用人?？墒沁@種傾向如果過于強烈則會被濫用，正如本文所討論的《解釋》第15條第二款的某些情形，會有損專利權人的合法利益，以致?lián)p害專利法鼓勵創(chuàng)新和及早公開的目的，因此在更好地平衡先用人和專利權人的利益的前提下使得先用權成立的判定更為合法合理是本文的主要目的，筆者就此提出了自己的觀點。當然，任何立法都不可能盡善盡美，筆者就《解釋》第15條第二款的修改建議在實務中也會遇到問題，尤其是建議修改后的第二款第（二）項“正在進行實質性準備”中的“實質性”標準的選擇，這需要我們通過實踐來不斷的完善，這對我國法律界的學者們來說仍任重而道遠。

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