劉孟斌 寧崇怡 / 廣東三環(huán)匯華律師事務(wù)所

商標(biāo)是商品的生產(chǎn)者、經(jīng)營者在其生產(chǎn)、制造、加工、揀選或者經(jīng)銷的商品上或者服務(wù)的提供者在其提供的服務(wù)上采用的，用于區(qū)別商品或者服務(wù)來源的，由文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合，或上述要素的組合，具有顯著特征的標(biāo)志。商標(biāo)的功能主要體現(xiàn)在兩方面：一方面區(qū)分商品或者服務(wù)的來源，便于消費(fèi)者進(jìn)行選擇；另一方面，作為商譽(yù)的載體，承載因消費(fèi)者對(duì)于商品或者服務(wù)的信賴而產(chǎn)生的品牌價(jià)值。因此，商標(biāo)是企業(yè)重要的無形資產(chǎn)，在捍衛(wèi)核心商標(biāo)的戰(zhàn)役上，不少企業(yè)不惜耗費(fèi)巨資，歷經(jīng)數(shù)年謀求有利的結(jié)果。

關(guān)于商標(biāo)權(quán)和商標(biāo)申請(qǐng)權(quán)的紛爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生，而常常涉及到的一個(gè)法律條款是《商標(biāo)法》第三十一條，該條規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標(biāo)。”該條規(guī)定作為我國商標(biāo)法律制度中“申請(qǐng)注冊(cè)在先原則”的補(bǔ)充，以法律規(guī)定的形式承認(rèn)對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)的使用在一定條件下也產(chǎn)生對(duì)抗他人不當(dāng)注冊(cè)的權(quán)利,其立法本意是對(duì)他人已經(jīng)在先使用但尚未注冊(cè)的商標(biāo)給予保護(hù)，制止惡意搶注，以維護(hù)“誠實(shí)信用”的民事法律關(guān)系的基本原則。在這類案件的處理過程中，一般會(huì)涉及到是否具有“在先權(quán)利”、是否構(gòu)成“在先使用”、是否屬于“已經(jīng)形成一定的影響”等相關(guān)事實(shí)的認(rèn)定。以往，大多數(shù)這類案件中權(quán)利主張人的商標(biāo)使用行為通常是符合《中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條規(guī)定的行為，即權(quán)利主張人主動(dòng)地“將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中”，亦即“主動(dòng)使用”。

但是近年來，關(guān)于商標(biāo)的使用行為以及對(duì)商標(biāo)法第三十一條的適用也出現(xiàn)了新情況，比如社會(huì)公眾對(duì)商標(biāo)的使用。這種使用方式是否構(gòu)成商標(biāo)的使用行為？所產(chǎn)生的商標(biāo)利益應(yīng)當(dāng)歸屬于誰？商品或者服務(wù)的提供商可否依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定阻止他人注冊(cè)？在類似糾紛的解決過程中，業(yè)內(nèi)引入了商標(biāo)“被動(dòng)使用”的概念，但應(yīng)當(dāng)指出，無論是學(xué)術(shù)界還是司法實(shí)務(wù)界，對(duì)此都沒有形成共識(shí)，相關(guān)案件的裁決結(jié)果也截然不同。比較典型的案例可見“索愛”商標(biāo)案1. 參見商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（2007）商評(píng)字第11295號(hào)裁決書，北京市第一中級(jí)人民法院（2008）一中行初字第196號(hào)行政判決書，北京市高級(jí)人民法院（2008）高行終字第717號(hào)行政判決書。、“偉哥”商標(biāo)案2. 參見北京市第一中級(jí)人民法院（2005）一中民初字第11354號(hào)判決書，北京市高級(jí)人民法院（2007）高民終字第1684號(hào)判決書，最高人民法院（2009）民申字第312號(hào)民事裁定書。、“陸虎”商標(biāo)案3. 參見商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)2010年第17256號(hào)裁定，北京市第一中級(jí)人民法院（2011）一中知行初字第1043號(hào)行政判決書。、“廣本”商標(biāo)案4. 參見商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)2010年第16974號(hào)裁定書。等系列商標(biāo)搶注案。

在法律沒有明文規(guī)定的情況下，在司法實(shí)踐中引入商標(biāo)“被動(dòng)使用”的概念是否合適？如何解決《商標(biāo)法》第三十一條在商標(biāo)“被動(dòng)使用”問題上的適用？對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行梳理很有必要。

一、商標(biāo)“被動(dòng)使用”概念的緣起

商標(biāo)產(chǎn)生的方式一般是基于商標(biāo)所有人的使用，《中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條規(guī)定的商標(biāo)使用是一種法律行為，它基于當(dāng)事人的意思表示而產(chǎn)生，是商標(biāo)所有人有意圖的行為，即商標(biāo)權(quán)人及其授權(quán)人在商品、服務(wù)上有意識(shí)地使用商標(biāo)的行為。

但是在現(xiàn)實(shí)中，社會(huì)公眾對(duì)商標(biāo)俗稱的使用也成為了商標(biāo)在自行使用、許可使用之外的第三種產(chǎn)生方式。商標(biāo)俗稱之所以具有識(shí)別性或者能夠與特定的經(jīng)營者建立起聯(lián)系，并不是基于特定經(jīng)營者自身對(duì)商標(biāo)的使用行為，而是基于社會(huì)公眾的使用行為。部分商品或服務(wù)的提供商甚至從未在商業(yè)活動(dòng)中主動(dòng)使用這些俗稱，但是，消費(fèi)者仍然能夠清楚地認(rèn)識(shí)到這些商標(biāo)俗稱所指向的商品或服務(wù)的提供者，使得該商標(biāo)俗稱具備了區(qū)別商品或者服務(wù)來源的商標(biāo)功能。

商標(biāo)俗稱的表現(xiàn)形式主要有三種：第一，商標(biāo)本身的簡(jiǎn)稱，如：“索尼愛立信”簡(jiǎn)稱“索愛”；第二，商標(biāo)的民間譯法，如：藥品商標(biāo)“VIAGRA”的官方譯名為“萬艾可”，而民間則譯為“偉哥”，又如：汽車商標(biāo)“LAND ROVER”的官方譯名為“路華”，民間俗稱為“陸虎”或“路虎”；第三，商標(biāo)加其他限定簡(jiǎn)稱，商標(biāo)加產(chǎn)地的簡(jiǎn)稱，如：“廣州本田”俗稱為“廣本”。由于這些俗稱并非商品或服務(wù)的提供者有意使用，因此他們通常也不會(huì)注冊(cè)，于是出現(xiàn)了第三人惡意注冊(cè)“商標(biāo)俗稱”的現(xiàn)象。

《商標(biāo)法》第三十一條的適用新情況如社會(huì)公眾對(duì)商標(biāo)的使用，其使用方式是否構(gòu)成商標(biāo)的使用行為？所產(chǎn)生的商標(biāo)利益應(yīng)當(dāng)歸屬于誰？商品或者服務(wù)的提供商可否依據(jù)第三十一條規(guī)定阻止他人注冊(cè)？

二、商標(biāo)“被動(dòng)使用”的構(gòu)成要素探討

商標(biāo)俗稱是社會(huì)公眾對(duì)于特定經(jīng)營者所提供的商品或服務(wù)的習(xí)慣性稱呼，經(jīng)營者一般沒有進(jìn)行注冊(cè)，甚至從未在商業(yè)活動(dòng)中主動(dòng)使用，此時(shí)，社會(huì)公眾對(duì)于商標(biāo)俗稱的使用相對(duì)于特定經(jīng)營者來說就可稱之為商標(biāo)的“被動(dòng)使用”，這種使用方式是否屬于《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用行為、商標(biāo)俗稱可否獲得《商標(biāo)法》保護(hù)等問題，在學(xué)術(shù)上一直有爭(zhēng)議，司法認(rèn)定也差異很大。

明確商標(biāo)“被動(dòng)使用”行為是商標(biāo)使用行為，對(duì)商標(biāo)使用制度乃至整個(gè)商標(biāo)法都具有重要的意義?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》（法發(fā)〔2010〕12號(hào)）5. 參見 http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=313195。第二十條第二款規(guī)定：“商標(biāo)權(quán)人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用，均可認(rèn)定屬于實(shí)際使用的行為?！备鶕?jù)該《意見》，商標(biāo)權(quán)人的實(shí)際使用方式從商標(biāo)權(quán)人自行使用、許可他人使用擴(kuò)大到了“不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用”，換言之，如果商標(biāo)“被動(dòng)使用”不違反商標(biāo)權(quán)人的意志，可將其視為法律意義上的商標(biāo)使用行為。

因此，根據(jù)上述規(guī)定并結(jié)合實(shí)際情況，筆者認(rèn)為，商標(biāo)“被動(dòng)使用”的構(gòu)成應(yīng)包括如下要素：（1）商標(biāo)俗稱為未注冊(cè)商標(biāo)；（2）商標(biāo)俗稱基于社會(huì)公眾的使用而產(chǎn)生；（3）社會(huì)公眾對(duì)商標(biāo)俗稱的使用不違背商標(biāo)權(quán)人意志；（4）商標(biāo)俗稱明確指向特定的商品或服務(wù)的提供者。

三、《商標(biāo)法》第三十一條在商標(biāo)“被動(dòng)使用”問題上的適用條件分析

回顧涉及“被動(dòng)使用”的“索愛”、“偉哥”、“路虎”等系列商標(biāo)案，從北京市高級(jí)人民法院已經(jīng)

注 釋作出的判決內(nèi)容看，主要的觀點(diǎn)認(rèn)為,對(duì)于“被動(dòng)使用”商標(biāo)的認(rèn)定必須滿足至少以下條件：作為請(qǐng)求方的企業(yè)應(yīng)當(dāng)要主動(dòng)使用商標(biāo)，滿足《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條關(guān)于商標(biāo)的使用規(guī)定，將未注冊(cè)的商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商品用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中——具體來說，就是必須在中國大陸范圍內(nèi)使用（不包括港、澳、臺(tái)）；而且必須是主動(dòng)使用，是企業(yè)自己為商業(yè)目的“主動(dòng)使用”未注冊(cè)商標(biāo)。也就是說“已經(jīng)使用”的方式不包括商標(biāo)僅被媒體宣傳報(bào)道或者相關(guān)公眾的使用，媒體宣傳報(bào)道或者相關(guān)公眾的使用不能等同于企業(yè)的使用。

但是，同樣是對(duì)于“被動(dòng)使用”的問題，在“廣本”案件的處理上，國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)卻轉(zhuǎn)而支持了商品提供者的主張，其主要的觀點(diǎn)是，保護(hù)未注冊(cè)商標(biāo)的立法本意不但在于保護(hù)商標(biāo)的在先使用人，還在于保護(hù)商標(biāo)所承載的基于商品或服務(wù)提供者的信賴?yán)娑a(chǎn)生的商譽(yù)，制止惡意搶注的行為，有助于維護(hù)市場(chǎng)的基本道德，有助于實(shí)現(xiàn)商標(biāo)法中的法律與道德的平衡。

《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標(biāo)。” 鑒于商標(biāo)“被動(dòng)使用”問題的特殊性， 在商標(biāo)異議、異議復(fù)審及爭(zhēng)議案件的審理過程中，在考慮《商標(biāo)法》第三十一條適用、對(duì)商標(biāo)“被動(dòng)使用”進(jìn)行認(rèn)定時(shí)，應(yīng)綜合考慮以下條件：

（1）訴爭(zhēng)商標(biāo)是未注冊(cè)商標(biāo)且屬于可注冊(cè)商標(biāo)。

訴爭(zhēng)商標(biāo)應(yīng)符合商標(biāo)注冊(cè)審查標(biāo)準(zhǔn)的要求，不屬于《商標(biāo)法》第十條、《商標(biāo)法》第十一條規(guī)定的情形，并與其他在先申請(qǐng)的商標(biāo)不相同、不相近似，也沒有侵犯他人的在先權(quán)益。

（2）訴爭(zhēng)商標(biāo)的產(chǎn)生基于社會(huì)公眾的使用。

商標(biāo)俗稱的申請(qǐng)權(quán)或者商標(biāo)權(quán)歸屬權(quán)的發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)當(dāng)還是要回歸商品或服務(wù)的提供商，如果對(duì)于《商標(biāo)法》第三十一條的適用條件過于嚴(yán)苛，則不利于維護(hù)公平、有序的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

一般消費(fèi)者或相關(guān)公眾最先將訴爭(zhēng)商標(biāo)在特定的商品或服務(wù)上使用，并明確地指向某一特定的商品或服務(wù)提供者（即生產(chǎn)者或服務(wù)者），在訴爭(zhēng)商標(biāo)與特定的商品或服務(wù)、特定的商品或服務(wù)的提供者之間形成聯(lián)系，從而使得訴爭(zhēng)商標(biāo)實(shí)際發(fā)揮了商標(biāo)的作用。同時(shí)，相關(guān)公眾基于訴爭(zhēng)商標(biāo)對(duì)特定商品或服務(wù)提供者提供的特定商品或服務(wù)的信賴已客觀存在，即訴爭(zhēng)商標(biāo)已經(jīng)承載一定的商譽(yù)。

（3）訴爭(zhēng)商標(biāo)在中國大陸地區(qū)范圍內(nèi)合法使用，并具有一定的知名度。

商標(biāo)權(quán)利具有地域性，即一個(gè)國家或地區(qū)依照本國或本地區(qū)的商標(biāo)法律規(guī)定所授予的商標(biāo)權(quán)，僅在該國或該地區(qū)有效，因此，我國《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定的“已經(jīng)使用”應(yīng)當(dāng)是指在中國大陸地區(qū)使用，不包括港、澳、臺(tái)，也不包括國外。而且，商標(biāo)的使用方式應(yīng)具有合法性，不為法律所禁止。因此，訴爭(zhēng)商標(biāo)應(yīng)在中國大陸范圍內(nèi)合法地商業(yè)性使用，在相關(guān)領(lǐng)域、相關(guān)行業(yè)內(nèi)形成一定的知名度，并為相關(guān)公眾所知悉并享有一定的聲譽(yù)。

（4）訴爭(zhēng)商標(biāo)已形成“商標(biāo)俗稱、商品或服務(wù)、商品或服務(wù)的提供者”三者之間特定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，請(qǐng)求方應(yīng)當(dāng)是訴爭(zhēng)商標(biāo)所指向的特定的商品或服務(wù)提供者。

商標(biāo)的最基本功能是區(qū)分商品的來源。因此，訴爭(zhēng)商標(biāo)在經(jīng)過社會(huì)公眾的長期使用，在消費(fèi)者的心目中應(yīng)明確無誤地指向特定的商品和特定的生產(chǎn)者或經(jīng)營者，具備商標(biāo)功能。只有特定的生產(chǎn)者或者經(jīng)營者才有權(quán)提出商標(biāo)權(quán)屬的訴求。

（5）請(qǐng)求方在商標(biāo)注冊(cè)日前須完成從“被動(dòng)使用”向“主動(dòng)使用”的轉(zhuǎn)換，并且請(qǐng)求方的主動(dòng)使用應(yīng)是商業(yè)性使用。

商標(biāo)權(quán)益的享有一般是適用“誰使用誰享有”的原則，商標(biāo)俗稱的特殊性在于它最早的出現(xiàn)是基于社會(huì)大眾的使用而產(chǎn)生，不過，從實(shí)踐操作的層面看，很難找到可以代表所有公眾的機(jī)構(gòu)或人物去申請(qǐng)或持有商標(biāo)，人大、政府等機(jī)構(gòu)雖然有一定的代表性，但由于不是商業(yè)活動(dòng)的主體，因而不能作為商標(biāo)俗稱的商標(biāo)申請(qǐng)人或者商標(biāo)權(quán)人。由于商標(biāo)俗稱很明確地指向特定的商品或服務(wù)的提供商，如果出現(xiàn)無關(guān)的第三方來注冊(cè)和使用，不可避免地會(huì)發(fā)生商品來源混淆的情況，從而使正常的市場(chǎng)交易秩序遭受破壞。

因此，一般而言，商標(biāo)俗稱的申請(qǐng)權(quán)或者商標(biāo)權(quán)歸屬權(quán)的發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)當(dāng)還是要回歸商品或服務(wù)的提供商，如果對(duì)于《商標(biāo)法》第三十一條的適用條件過于嚴(yán)苛，則不利于維護(hù)公平、有序的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

但是，商品或服務(wù)的提供商享有商標(biāo)俗稱的有關(guān)權(quán)益并非是無條件的，他必須滿足法律意義上的“使用”要求。在自行使用、許可他人使用兩種使用方式都不存在的情況下，他至少應(yīng)舉證說明公眾對(duì)商標(biāo)俗稱的使用屬于《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第二十條第二款規(guī)定的“不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用”。因此，商品或服務(wù)的提供商必須以明示的方式表明其認(rèn)同公眾對(duì)商標(biāo)俗稱的使用，并且，結(jié)合“誰使用誰享有”的基本原則，商品或服務(wù)的提供商要主張權(quán)利，還必須存在其主動(dòng)使用訴爭(zhēng)商標(biāo)、對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的品牌價(jià)值也作出貢獻(xiàn)的事實(shí)。

這就要求請(qǐng)求方在商標(biāo)注冊(cè)日前須完成從“被動(dòng)使用”向“主動(dòng)使用”的轉(zhuǎn)換，主動(dòng)在商業(yè)活動(dòng)中使用商標(biāo)俗稱，而且，這種使用必須是商業(yè)性使用，即在生產(chǎn)或者流通的領(lǐng)域中，將商標(biāo)用于商品或其包裝、容器標(biāo)簽、說明書、價(jià)目表或其他類似的載體上，或者具有在商品、服務(wù)的推銷或廣告宣傳中使用或予以展示的行為，建立該商標(biāo)俗稱與商品或服務(wù)提供商之間的聯(lián)系。同時(shí)，作為公平原則的體現(xiàn)，社會(huì)公眾在原有的或者合理的范圍內(nèi)使用商標(biāo)俗稱，應(yīng)不受商標(biāo)權(quán)人的限制。

（6）對(duì)構(gòu)成“在先使用”和 “產(chǎn)生一定影響”的判斷須滿足“商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日”這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求。

請(qǐng)求方所提交的證據(jù)是否足以證明“已經(jīng)在先使用”和“已經(jīng)產(chǎn)生一定影響”，在判斷時(shí)應(yīng)以訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日進(jìn)行時(shí)間切割，請(qǐng)求方的證據(jù)必須充分證明在商標(biāo)申請(qǐng)日前，請(qǐng)求方已經(jīng)主動(dòng)使用商標(biāo)，并通過商業(yè)性使用行為，使得訴爭(zhēng)商標(biāo)產(chǎn)生一定影響，在消費(fèi)者群體里明確建立訴爭(zhēng)商標(biāo)與請(qǐng)求方、產(chǎn)品或服務(wù)之間的唯一聯(lián)系。

（7）商標(biāo)注冊(cè)人采取了不正當(dāng)手段并具有主觀惡意。

請(qǐng)求方應(yīng)舉證說明商標(biāo)注冊(cè)人在主觀上具有盜用他人商標(biāo)的市場(chǎng)信譽(yù)或牟取非法利益的“惡意”目的。根據(jù)《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》第四節(jié)第4點(diǎn)規(guī)定，關(guān)于主觀惡意的判定，可綜合考慮下列因素：

1、系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人曾有貿(mào)易往來或者合作關(guān)系；

2、系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人共處相同地域或者雙方的商品/服務(wù)有相同的銷售渠道和地域范圍；

3、系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人曾發(fā)生過其他糾紛，可知曉在先使用人商標(biāo)；

4、系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人曾有內(nèi)部人員往來關(guān)系；

5、系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人注冊(cè)后具有以牟取不當(dāng)利益為目的，利用在先使用人有一定影響商標(biāo)的聲譽(yù)和影響力進(jìn)行誤導(dǎo)宣傳，脅迫在先使用人與其進(jìn)行貿(mào)易合作，向在先使用人或者他人索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)或者侵權(quán)賠償金等行為；

6、他人商標(biāo)具有較強(qiáng)獨(dú)創(chuàng)性；

7、其他可以認(rèn)定為惡意的情形。

只有在請(qǐng)求方提供的證據(jù)能同時(shí)滿足上述所有條件的情況下，才可以依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條對(duì)于請(qǐng)求方的權(quán)利進(jìn)行救濟(jì)。