華 鷹

(重慶工商大學(xué) 法學(xué)院，重慶400067)

一、企業(yè)在專利申請中存在的誤區(qū)

(一)專利無用論

企業(yè)申請專利是有自己預(yù)期的，由于同一競爭領(lǐng)域?qū)＠W(wǎng)的存在，以及每一項專利在專利網(wǎng)中所起的作用不同，專利就有必要專利和非必要專利之分，企業(yè)只擁有一項或幾項專利，就很難形成對某一技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢或?qū)δ骋皇袌龅莫氄?。如果企業(yè)沒有正確的專利謀劃和策略，沒有正確的專利思維，認為申請并獲得專利后就能夠?qū)崿F(xiàn)對產(chǎn)品的壟斷以達到抑制對手的作用，這實際上是不現(xiàn)實的。因為一個企業(yè)擁有的必要專利數(shù)量是有限的，并且由于專利的滯后作用、專利質(zhì)量不高等原因，致使企業(yè)擁有的專利不能實現(xiàn)其預(yù)期目標，出現(xiàn)了專利申請與專利實際發(fā)揮功效之間的巨大反差。企業(yè)要獲得專利必然要有研發(fā)經(jīng)費的巨大投入，但如果授權(quán)的專利不能實現(xiàn)專利布局、必要專利有限，難以發(fā)揮抑制競爭對手的作用，企業(yè)決策層就可能片面得出專利無用的結(jié)論，認為研發(fā)投入申請專利只是花錢，很難獲得預(yù)期的回報。因此，要改變企業(yè)決策層專利無用論的誤區(qū)，就必須在企業(yè)專利布局上進行謀劃，尋找技術(shù)領(lǐng)域的空白點或者替代技術(shù)進行研發(fā)，從而形成自己的核心專利或必要專利，才能有效地控制新產(chǎn)品而抑制競爭對手。

(二)專利攻擊論

有企業(yè)決策者認為:專利是萬能的，擁有專利就可以主動出擊獨占市場，他人擅自使用就可以采用訴訟策略攻擊對方。以上看法只看到了專利功效的一個方面，卻忽視專利功效的另一方面即防護作用。大多數(shù)企業(yè)在專利謀劃之初，申請專利的主要動因在于壟斷技術(shù)獨占市場。事實上在企業(yè)專利布局的初期，申請和授權(quán)的必要專利有限，其專利發(fā)揮的作用是有限的，很難達到預(yù)期的理想效果。因此筆者認為，專利的首要作用在于它的防護作用，即擁有專利能夠有效地阻止他人擅自使用專利技術(shù)，防止他人沒有對價地使用，進而有效地阻止同業(yè)競爭者的進入，而不在于攻擊。專利的攻擊效能往往與許多因素有關(guān)，例如市場環(huán)境的惡化、專利運用策略等。當過分夸大專利的攻擊作用而運用不當?shù)膶＠呗詴r，可能會誤導(dǎo)企業(yè)，致使企業(yè)不在專利擴張和專利布局上花工夫，而是為攻擊競爭者不斷地訴訟，耗費訴訟成本和時間成本。

(三)專利無關(guān)論

企業(yè)決策層通常會根據(jù)自己對技術(shù)研發(fā)成果的評估，將核心技術(shù)以及外圍技術(shù)申請專利，以構(gòu)成某一技術(shù)領(lǐng)域的專利網(wǎng)。然而，企業(yè)決策者對自己研發(fā)的技術(shù)成果的評估也有看走眼的時候，比如，對于產(chǎn)品和技術(shù)延伸性研究的技術(shù)方案;自認為專利性問題較多的技術(shù)方案;準備申請專利的技術(shù)方案與自己擁有專利技術(shù)的關(guān)聯(lián)性較弱或者申請成功的可能性較小，就斷定以上技術(shù)方案沒有申請價值而放棄專利申請。另外，還有部分企業(yè)決策者認為不申請專利，采用商業(yè)秘密保護也可以形成新產(chǎn)品的市場優(yōu)勢，沒有對研發(fā)成果采用何種法律保護方式進行評估。筆者認為，通過專利代理人來評估技術(shù)方案的專利性和撰寫專利申請文件，可以解決企業(yè)決策者對自己研發(fā)技術(shù)成果看走眼的情況。而對某項技術(shù)成果作出是采用申請專利保護還是采用商業(yè)秘密保護的正確判斷，對于企業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，實踐證明這兩種保護方式各有自己的優(yōu)點和缺陷，只有適合自己的才是最好的。

二、從多維度考量是否申請專利

(一)結(jié)合市場需求與成本原則作出判斷

這首先要以市場需求為基礎(chǔ)，預(yù)測、分析可能創(chuàng)造的市場前景和經(jīng)濟效益，即申請專利后，專利產(chǎn)品能否形成規(guī)模生產(chǎn)，在市場銷售中持續(xù)的時間，實施獲利的機會有多大等等，再做出是否申請的決策。如果經(jīng)過評估分析后得出市場前景與投資效益不明的結(jié)論，則需要從申請的策略上考量，比如，可以考慮儲備專利策略;后續(xù)研發(fā)申請外圍專利實現(xiàn)專利布局策略等。

在有市場需求與獲利的情況下還必須考慮成本原則，即以最小的代價獲得最大的收益。認真分析申請專利和維持專利所要付出的代價，以及獲得專利后專利產(chǎn)品對市場競爭力的影響，以此作出是否申請的判斷。堅持成本原則，就是要求企業(yè)從專利申請、無效、訴訟、侵權(quán)等多角度考察，分析申請和維持專利所付出的代價與實施專利給企業(yè)帶來收益的關(guān)系，從而在確定專利申請策略時，除了考慮專利布點，還要考慮專利的商品化程度，專利對同業(yè)競爭者進入的阻礙，以及每一項專利對企業(yè)市場競爭力的貢獻度，從而實現(xiàn)用最小的代價獲得最大的收益或最大限度地避免損失的效果。

(二)在專利與技術(shù)訣竅之間作出判斷

產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)明的保護方式有兩種:專利保護和技術(shù)訣竅保護。這兩種保護方式各有其優(yōu)勢和缺陷，企業(yè)決策者應(yīng)該充分認識。產(chǎn)品推向市場以后，如果產(chǎn)品本身帶有很多技術(shù)信息，極易被競爭者通過“反向工程”識破并掌握的，企業(yè)必須申請專利保護，因為通過“反向工程”獲取的他人技術(shù)秘密屬于合法取得不算侵權(quán)。反之，產(chǎn)品推向市場后其技術(shù)信息不會被他人通過“反向工程”識破和掌握的，企業(yè)可以采用技術(shù)訣竅的方式自我保護，秘而不宣、形成獨家生產(chǎn)、獨占市場。但是，由于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的特殊性，尤其是化學(xué)藥品，企業(yè)要想通過技術(shù)秘密進行保護幾乎不太可能，根據(jù)有關(guān)藥品法規(guī)的規(guī)定，藥品說明書必須公開藥品的成分等內(nèi)容。因此，在醫(yī)藥領(lǐng)域內(nèi)，企業(yè)選擇專利保護自己的獨創(chuàng)技術(shù)和藥品配方已經(jīng)成為國際慣例。

另外，如果有多家競爭對手同時都在研發(fā)同一主題的技術(shù)和產(chǎn)品，為了獲得競爭優(yōu)勢，企業(yè)應(yīng)搶先申請專利，使自己的研發(fā)成果最先被賦予知識產(chǎn)權(quán)而給予保護，避免與他人的權(quán)利形成沖突，導(dǎo)致不能制造和使用，最終使投入的研發(fā)經(jīng)費打了水漂。

(三)對技術(shù)方案的專利性作出判斷

企業(yè)的研發(fā)技術(shù)能否申請專利，需要對技術(shù)方案的專利性作出判斷。其一，是看技術(shù)方案是否與現(xiàn)有公知技術(shù)相同或者相似，是否具有新穎性;其二，是看技術(shù)方案的創(chuàng)新度或技術(shù)含量的高低，是否具有創(chuàng)造性;其三，能否提煉出恰當?shù)臋?quán)利要求。如果企業(yè)對技術(shù)方案提煉出的權(quán)利要求不恰當，極其容易被專利局的審查人員駁回申請。因此，企業(yè)必須對技術(shù)方案從法律和技術(shù)的角度作深入分析，如果企業(yè)對技術(shù)方案的專利性作出了錯誤的判斷，將可能導(dǎo)致以下結(jié)果:一是申請專利不成功;二是不準予申請專利。如果申請不到專利將給技術(shù)方案的保護帶來極大的風(fēng)險，競爭者極有可能快速地申請專利，在市場競爭方面占據(jù)優(yōu)勢地位，而未搶先申請專利的企業(yè)有可能在未來被卷入專利訴訟的漩渦。

在實踐中，有些企業(yè)錯誤地將自認為缺乏專利性的技術(shù)方案不申請專利，使自己陷入了被動的境地。筆者通過對專利申請審查過往實踐的梳理，發(fā)現(xiàn)一種奇特的現(xiàn)象，在申請審查時，審查員認為沒有新穎性、創(chuàng)造性的技術(shù)方案，卻往往具有新穎性和創(chuàng)造性;而審查員認為具有新穎性、創(chuàng)造性通過授權(quán)的技術(shù)方案，最終被宣告無效。這說明專利申請人和專利審查人員對技術(shù)方案的專利性都有看走眼的時候。

三、專利申請時機的選擇

(一)搶先申請策略

在知識經(jīng)濟時代，產(chǎn)品的技術(shù)變遷加快、生命周期縮短，以及各國專利制度均采用了先申請原則，基于上述原因，企業(yè)的研發(fā)成果只要初具輪廓，基本符合專利的三性，即新穎性、創(chuàng)造性和實用性，就不必考慮技術(shù)的成熟度，搶先申請專利。在相同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競爭中，對同一主題產(chǎn)品或技術(shù)的研發(fā)往往有諸多企業(yè)同時進行，在申請專利之前，企業(yè)之間對自己的技術(shù)都是互相保密的，如果沒有搶先申請的意識，很可能被后成功者搶先申請專利，痛失即將到手的專利權(quán)。企業(yè)在搶先申請專利的同時，還應(yīng)注意產(chǎn)品和技術(shù)信息不宜在申請前公開，如果疏忽大意一旦公開，將會失去新穎性，即使專利申請成功被授權(quán)，也可能會被宣告專利無效。也就是說向?qū)＠痔岢鰧＠暾堉?，不宜通過出版物、廣告、新聞發(fā)布會公開該項技術(shù)，也不宜向社會銷售或擴散該產(chǎn)品，以防失去新穎性。

(二)技術(shù)成熟時申請策略

該申請策略是多數(shù)企業(yè)采取的一種策略，也是一種比較保守的策略。當企業(yè)研發(fā)的技術(shù)方案達到一定成熟度時才提出申請，其專利申請成功的可能性極大，減少了失敗的風(fēng)險。不過對于不同的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)領(lǐng)域，對技術(shù)成熟度的理解會有較大差異，有的在研發(fā)得到初步成果時就應(yīng)提出申請，有的可能要很成熟完備時才適合提出申請。一般而言，通過專家組的技術(shù)鑒定后，進入應(yīng)用研究或工業(yè)性中間試驗之前提出專利申請應(yīng)該是比較適當?shù)臅r機。

(三)延緩申請策略

對專利的保護是有時間限制的，其期限的計算是從申請日開始，過早的申請必然會使專利相對較早到期，同時也需要考慮以下情況而延遲申請:一是企業(yè)技術(shù)保密措施無虞，競爭者通過“反向工程”破解的機會不大，所以不急于申請專利，以免過早公開技術(shù);二是新產(chǎn)品在市場上的需求不明朗，消費者暫時還不接受，目前無其他企業(yè)申請的跡象，并且沒有替代產(chǎn)品;三是技術(shù)不成熟，有諸多技術(shù)問題未能解決，甚至后續(xù)不打算繼續(xù)投資研發(fā);四是企業(yè)研發(fā)的技術(shù)有很大的局限性，能夠獲得保護的技術(shù)范圍較窄，有待進一步研發(fā)突破后獲得更大范圍的技術(shù)保護，提高專利應(yīng)用獲利的能力。

(四)不申請策略

為避免暴露研發(fā)策略和意圖，企業(yè)可采用不申請策略。申請專利是以把自己的發(fā)明成果向社會公開為代價的，企業(yè)在權(quán)衡利弊后，有可能以不申請專利為上策。以下三種情況是需要考慮的:一是專利權(quán)利要求書撰寫不到位，很可能導(dǎo)致專利保護不佳，招致他人直接使用并規(guī)避侵權(quán)，而喪失應(yīng)有的市場商機。二是可以延長產(chǎn)品或者技術(shù)獨占的時間。如果研發(fā)成果推向市場后很難被競爭者通過“反向工程”破解模仿時，可考慮不申請專利，采用技術(shù)訣竅給予保護，這就解決了專利期限保護過短的缺點。三是專利實用價值不高，但又不希望競爭者取得專利反過來限制自己發(fā)展，則可放棄申請，直接適度地公開該項技術(shù)，使該項技術(shù)失去新穎性。

四、專利申請中技術(shù)范圍的選擇

(一)全部申請與部分申請

企業(yè)為了避免遭到競爭者的模仿或仿冒，可以有意識地將部分核心或關(guān)鍵技術(shù)不納入申請范圍，或在撰寫權(quán)利要求書和說明書時巧妙隱藏之。這是因為授予專利是以公開專利的發(fā)明內(nèi)容為代價的，專利局通過專利文獻將其記載發(fā)明技術(shù)內(nèi)容的說明書、權(quán)利要求書向社會公開，他人依據(jù)公開的專利文獻就可以了解、研究掌握該項發(fā)明技術(shù)。但如果申請人在申請專利和公開自己發(fā)明內(nèi)容時保留其中的關(guān)鍵技術(shù)，他人即使模仿和仿制產(chǎn)品，也不可能達到最佳效果，從質(zhì)量上難于形成對專利產(chǎn)品的競爭力。這就要求申請人在撰寫專利權(quán)利要求書時把握好“度”的界線，權(quán)利要求書中既要對發(fā)明的關(guān)鍵技術(shù)予以適當?shù)谋Ａ簦瑫r又要對必要的技術(shù)特征描述清晰、準確，否則國家專利機關(guān)將不會授權(quán)。因此，權(quán)利要求書對技術(shù)特征的保護范圍過寬或者是過窄都是不恰當?shù)摹?/p>

(二)系列技術(shù)申請與單項技術(shù)申請

企業(yè)的技術(shù)研發(fā)成果有單項技術(shù)和系列技術(shù)，往往是由單項技術(shù)的聚集構(gòu)成系列技術(shù)。在申請專利時，企業(yè)到底是選擇對單項技術(shù)申請專利還是對配套的系列技術(shù)全部申請專利，這涉及技術(shù)信息專利保護的公開性和技術(shù)信息秘而不宣之間的平衡性問題。企業(yè)在申請專利時，是否把所有相關(guān)配套的系列技術(shù)全部申請專利?對這個問題的回答是否定的。企業(yè)在選擇時，應(yīng)考慮以下因素:第一，看技術(shù)方案易于保密的程度。易于保密的技術(shù)方案，可以通過商業(yè)秘密方式給予保護。第二，看技術(shù)方案的重要程度。對市場競爭作用較為重要的技術(shù)方案盡可能申請專利保護，而對市場競爭作用較為次要的技術(shù)方案可通過商業(yè)秘密保護。

(三)核心技術(shù)申請與外圍技術(shù)申請

企業(yè)掌控的某一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的核心技術(shù)越多，其產(chǎn)品的市場競爭性就越強，如果企業(yè)就若干項核心技術(shù)申請專利取得了專利權(quán)，實際上就占領(lǐng)了市場的制高點，掌控了行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。一般情況下，企業(yè)的核心技術(shù)毫無疑問是必須申請專利的。所謂外圍技術(shù)是為實施核心技術(shù)所需要的、繞不開的一些配套技術(shù)。如果某些企業(yè)沒有核心技術(shù)，但他可以研發(fā)外圍技術(shù)取得若干專利，與擁有核心專利的企業(yè)談判形成相互間的專利交叉許可，使沒能掌握核心專利的企業(yè)也能取得部分主動權(quán)。當企業(yè)既掌握核心技術(shù)又掌握外圍技術(shù)的情況下，則要對全部外圍技術(shù)是否都申請專利作出選擇。由此可見，如何申請外圍專利同樣是企業(yè)一項重要的專利策略。

(四)儲備技術(shù)申請與實施技術(shù)申請

企業(yè)的技術(shù)方案從近期是否實施的角度看，有實施技術(shù)和儲備技術(shù)之分，從專利申請策略來看，企業(yè)不僅要對近期實施的技術(shù)申請專利，而且要對近期內(nèi)不準備實施的儲備性技術(shù)申請專利，以備將來拓展技術(shù)和市場領(lǐng)域，產(chǎn)品更新?lián)Q代之用。

五、撰寫權(quán)利要求書的策略

專利的權(quán)利要求書是整個專利申請文件中最核心的部分，其撰寫的好與壞直接影響到技術(shù)特征能否充分得到專利保護或形成最佳專利保護范圍，一旦授權(quán)后不允許擴大保護范圍或縮小保護范圍。因此，撰寫高質(zhì)量的權(quán)利要求書非常重要。

(一)獨立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求的關(guān)系

權(quán)利要求書是申請人對技術(shù)方案中的技術(shù)特征用法律語言進行的描述，也是授權(quán)后專利保護的技術(shù)范圍，它分為獨立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求。獨立權(quán)利要求應(yīng)從整體上反映技術(shù)方案的主要內(nèi)容，應(yīng)包含全部必要技術(shù)特征，可以獨立存在。在一份權(quán)利要求書中，獨立權(quán)利要求主題的類型必須是明確的，或是方法獨立權(quán)利要求，或是產(chǎn)品獨立權(quán)利要求，而不能在一個獨立權(quán)利要求中既包括方法又包括產(chǎn)品。在撰寫?yīng)毩?quán)利要求時，要仔細梳理哪些技術(shù)特征是解決問題所必需的，篩選出必要技術(shù)特征形成獨立權(quán)利要求。從屬權(quán)利要求是對其獨立權(quán)利要求的補充限定，限定的技術(shù)特征一定是已經(jīng)出現(xiàn)于在前的權(quán)利要求中。通常情況下，一項獨立權(quán)利要求可以有若干項從屬權(quán)利要求對其補充限定，有多項權(quán)利要求的應(yīng)當用數(shù)字編號，獨立權(quán)利要求應(yīng)排在前面，它的從屬權(quán)利要求盡量緊隨其后。

在撰寫權(quán)利要求書時，為什么要撰寫從屬權(quán)利要求對其獨立權(quán)利要求進行補充限定，其目的并不完全是為了防止獨立權(quán)利要求范圍過寬。對于發(fā)明專利，是為了防止申請過程中獨立權(quán)利要求保護范圍過寬而被駁回，是為在實質(zhì)審查程序中修改權(quán)利要求做準備。對于實用新型專利，是為了在專利權(quán)被宣告無效的法律程序中做準備，如果沒有從屬權(quán)利要求，申請人和權(quán)利人就非常被動，沒有退路。例如，專利機關(guān)審查時僅僅是獨立權(quán)利要求范圍過寬，從屬權(quán)利要求沒有問題，那么只能是部分無效，而從屬權(quán)利要求是有效的;如果這時候沒有從屬權(quán)利要求，那么獨立權(quán)利要求被無效就相當于整個無效。

筆者認為，獨立權(quán)利要求的保護范圍應(yīng)當體現(xiàn)寬，主要是起到專利“進攻”的作用;而從屬權(quán)利要求則是對獨立權(quán)利要求進行補充限定，起到專利“防守”的作用。所以，一個好的權(quán)利要求書中應(yīng)當有獨立權(quán)利要求和多個從屬權(quán)利要求。

(二)獨立權(quán)利要求保護范圍的“度”的把握

雖然獨立權(quán)利要求的保護范圍應(yīng)當體現(xiàn)寬，但并不是越寬越好，應(yīng)該有一個度的把握。在撰寫?yīng)毩?quán)利要求時切勿將權(quán)利要求寫得較為寬泛，特別是實用新型專利的權(quán)利要求書，獨立權(quán)利要求的范圍太寬，所涵蓋的必要技術(shù)特征過多，可能會涉及他人專利已有的技術(shù)特征，使權(quán)利不穩(wěn)定，易于被他人宣告無效。同時獨立權(quán)利要求的范圍太寬，也容易導(dǎo)致與公知技術(shù)發(fā)生沖突，遭遇公知技術(shù)抗辯。

(三)獨立權(quán)利要求切忌寫入非必要技術(shù)特征

必要技術(shù)特征是指生產(chǎn)產(chǎn)品時技術(shù)上必不可少的技術(shù)特征，獨立權(quán)利要求應(yīng)從整體上反映出發(fā)明全部的必要技術(shù)特征，如果申請人概括或者描述得不對、不準確，撿了芝麻丟了西瓜，把非必要技術(shù)特征寫入獨立權(quán)利要求，將導(dǎo)致專利保護范圍過窄，使專利的保護陷入被動，很難指控他人侵權(quán)。因為在專利侵權(quán)認定中，要把被控侵權(quán)物的技術(shù)特征與專利的權(quán)利要求進行對比，如果被控侵權(quán)物缺少權(quán)利要求記載的一個或多個技術(shù)特征，或者有一個或一個以上技術(shù)特征不相同也不等同的，應(yīng)當認定其沒有侵權(quán)。因此在獨立權(quán)利要求中切忌寫入任何非必要的技術(shù)特征，否則很難指控他人侵權(quán)。

(四)對權(quán)利要求書的自查和優(yōu)化選擇

在撰寫?yīng)毩?quán)利要求后，應(yīng)該從技術(shù)問題和技術(shù)效果的角度進行自查，獨立權(quán)利要求中的技術(shù)問題和技術(shù)效果應(yīng)相互對應(yīng)，盡量刪除不必要的用語和限制。在對從屬權(quán)利要求進行自查時，應(yīng)審視從屬權(quán)利要求是否盡可能引用了獨立權(quán)利要求，是否附加技術(shù)特征，是否對其獨立權(quán)利要求進行補充限定，二者之間的層次是否相差過大。

對同一項發(fā)明申請，申請人可以撰寫幾個不同的權(quán)利要求書進行比較，因為要達到既符合國家專利局形式審查和實質(zhì)審查的要求，又能恰到好處地保護申請人的利益是很不容易的，多撰寫幾個權(quán)利要求書，有利于申請人在反復(fù)比較過程中確定一個相對合理的方案。

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