夏銘梓

（430205 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心 湖北 武漢）

從一個(gè)案例出發(fā)淺談“缺乏必要技術(shù)特征”法條必要性

夏銘梓

（430205 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心 湖北 武漢）

本文從一個(gè)案例出發(fā)，從審查員與申請(qǐng)人溝通有效性的角度探討了 “缺乏必要技術(shù)特征”法條在提高我國(guó)專利申請(qǐng)的質(zhì)量過程中的重要作用。

缺必特；不支持；有效性

一、前言

1984年制定的《專利法實(shí)施細(xì)則》寫入了缺必特的法條，2010年修改《專利法實(shí)施細(xì)則》時(shí)，關(guān)于此條法則，出現(xiàn)了較大的爭(zhēng)議，有人提出該款法條與專利法第二十六條第四款（以下簡(jiǎn)稱A26.4）存在競(jìng)和與重疊，權(quán)利要求中同樣的缺陷，也能通過A26.4來指出，專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款（以下簡(jiǎn)稱R20.2）并無存在的必要。本文試圖從一個(gè)案例出發(fā)，探討R20.2法條存在的必要性。

二、問題的思考

1.一個(gè)案例引出的問題

案例1

具體案情：該申請(qǐng)針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中發(fā)球機(jī)器人發(fā)遠(yuǎn)球和近球以及整個(gè)球場(chǎng)覆蓋難實(shí)現(xiàn)的問題，提供了一種毽球訓(xùn)練機(jī)器人。

權(quán)利要求1如下：“毽球訓(xùn)練機(jī)器人，其特征在于：它由電機(jī)、蝸牛式殼體、漏斗、支撐架、槽輪及道軌組成，蝸牛式殼體經(jīng)法蘭與電機(jī)、漏斗連接，支撐架經(jīng)支撐軸與電機(jī)、漏斗連接，電機(jī)經(jīng)螺栓與支撐架連接，槽輪經(jīng)軸承與支撐架連接，槽輪在道軌上滾動(dòng)”

在說明書中具體記載了本申請(qǐng)毽球訓(xùn)練機(jī)器人的工作原理和使用方法：在毽球場(chǎng)地設(shè)置兩道同心半圓弧形道軌，半圓弧形道軌開口朝向球網(wǎng)，將該機(jī)器人放在道軌上，然后啟動(dòng)該機(jī)器人，機(jī)器人具有三臺(tái)電機(jī)，第三臺(tái)變頻電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)器人的槽輪在半圓弧形道軌上往返移動(dòng)，傳動(dòng)桿連續(xù)調(diào)節(jié)發(fā)球口發(fā)球角度；第二臺(tái)步進(jìn)電機(jī)使得毽球經(jīng)漏斗下口落入蝸牛式殼體內(nèi)的發(fā)球器內(nèi)，發(fā)球器在第一臺(tái)變頻電動(dòng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)作用下產(chǎn)生的離心力使毽球從發(fā)球器傳動(dòng)到第二臺(tái)步進(jìn)電機(jī)軸上的擊發(fā)器，并觸碰到控制開關(guān)使得毽球脫離發(fā)球器經(jīng)蝸牛式殼體出球口飛向訓(xùn)練員場(chǎng)區(qū)。如果對(duì)訓(xùn)練員某個(gè)動(dòng)作進(jìn)行訓(xùn)練，可將該器材設(shè)定在道軌上某個(gè)位置，再用傳動(dòng)桿上調(diào)節(jié)孔調(diào)節(jié)即可。

對(duì)于案例1有兩種觀點(diǎn)：

觀點(diǎn)一：說明書中披露了完整的技術(shù)方案，但是獨(dú)立權(quán)利要求沒有反映這樣的技術(shù)方案，因此獨(dú)立權(quán)利要求現(xiàn)有的技術(shù)方案與說明書中的技術(shù)方案不一致，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不能從說明書公開的內(nèi)容中得到或概括得出這樣一個(gè)不完整的技術(shù)方案，導(dǎo)致該權(quán)利要求囊括了過大的保護(hù)范圍，那么也必然存在不支持的問題，因此可以簡(jiǎn)單指出權(quán)利要求1所限定的技術(shù)方案并不能解決本申請(qǐng)所要解決的發(fā)球以及調(diào)節(jié)發(fā)球角度的技術(shù)問題，該權(quán)利要求沒有以說明書為依據(jù)，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。

觀點(diǎn)二：獨(dú)立權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)完整地反映發(fā)明的技術(shù)方案，而不能僅僅反映其中的幾個(gè)組成部分，權(quán)利要求1中僅記載了毽球訓(xùn)練機(jī)器人的部分構(gòu)件以及各個(gè)構(gòu)件之間的連接關(guān)系，權(quán)利要求1的技術(shù)方案并不能解決申請(qǐng)人聲稱要解決的任何技術(shù)問題，不能體現(xiàn)出申請(qǐng)人的發(fā)明構(gòu)思，且技術(shù)方案是不完整的，因此權(quán)利要求1缺少必要技術(shù)特征。

2.從后續(xù)程序角度出發(fā)分析

2010年版《審查指南》具體舉例說明了權(quán)利要求得不到說明書支持的幾種情形。從立法本意上分析，A26.4的初衷是避免申請(qǐng)人以較小的公開內(nèi)容，換取較大的保護(hù)范圍，從而損害了公眾的利益。在具體審查實(shí)踐中，引入上述法條，審查員一般會(huì)指出上位概括包含的下位概念或功能性限定所包括的某種方式不能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果。申請(qǐng)人克服缺陷的主要方式一般是“將特定的實(shí)施方式、下位概念”補(bǔ)入獨(dú)立權(quán)利要求。具體到本案，其不屬于指南中舉例說明的幾種情形，權(quán)利要求的最終癥結(jié)，并不是上位概括、功能性限定概括過寬的問題，那么在經(jīng)過檢索發(fā)現(xiàn)本申請(qǐng)權(quán)利要求具備新創(chuàng)性的情況下，如果審查員想以A26.4來指出本申請(qǐng)獨(dú)立權(quán)利要求的缺陷，在引入法條時(shí)，如果僅從權(quán)利要求1所限定的技術(shù)方案并不能解決本申請(qǐng)所要解決的發(fā)球以及調(diào)節(jié)發(fā)球角度的技術(shù)問題，則該權(quán)利要求沒有以說明書為依據(jù)，不符合A26.4的規(guī)定的角度來進(jìn)行說理。申請(qǐng)人在收到通知書時(shí)，并不能明了獨(dú)立權(quán)利要求缺陷的癥結(jié)是缺少了使得權(quán)利要求完整的技術(shù)特征，而會(huì)一直困惑本申請(qǐng)現(xiàn)有獨(dú)立權(quán)利要求究竟如何不能解決技術(shù)問題，為何會(huì)不支持。在后續(xù)答復(fù)過程中，可能會(huì)盲目地進(jìn)行權(quán)利要求的合并，或者直接將說明書中具體實(shí)施例的內(nèi)容全盤抄寫到獨(dú)立權(quán)利要求中，此時(shí)極其容易造成添加的技術(shù)特征依舊不能使得權(quán)利要求技術(shù)方案完整，或者申請(qǐng)人保護(hù)范圍過小的問題，造成后續(xù)審查流程的拉長(zhǎng)。

2010年版《審查指南》指出“必要技術(shù)特征是指發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜑榻鉀Q其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案”。由此可知，R20.2的立法本意是指權(quán)利要求本身應(yīng)當(dāng)是一個(gè)能夠解決技術(shù)問題的完整技術(shù)方案。而技術(shù)方案的完整性缺失，恰恰是本案獨(dú)立權(quán)利要求存在的真正問題。

如果還原本申請(qǐng)的發(fā)明構(gòu)思，則可以發(fā)現(xiàn)，本案中現(xiàn)有的毽球訓(xùn)練機(jī)器人存在發(fā)球覆蓋面不廣，遠(yuǎn)球近球調(diào)節(jié)難以實(shí)現(xiàn)的問題?；谶@個(gè)實(shí)際需求，發(fā)明人提出了解決該技術(shù)問題的想法：蝸牛式殼體通過內(nèi)部離心作用，并配合發(fā)球器和擊發(fā)器發(fā)射毽球，殼體通過安裝在其上槽輪在道軌上的移動(dòng)以及殼體上發(fā)球口的上下移動(dòng)，實(shí)現(xiàn)球落點(diǎn)位置的全場(chǎng)可調(diào)節(jié)。而本申請(qǐng)現(xiàn)有的獨(dú)立權(quán)利要求僅記載了部分特征及部分特征的連接關(guān)系，關(guān)于蝸牛式殼體內(nèi)部的發(fā)球器通過怎樣的結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)離心，擊發(fā)器與發(fā)球器怎樣與蝸牛式殼體連接與作用實(shí)現(xiàn)發(fā)球功能，體現(xiàn)這部分的特征在獨(dú)立權(quán)利要求中均未記載。如果引入R20.2，從發(fā)明構(gòu)思角度出發(fā)，從解決技術(shù)問題入手，通過分析向申請(qǐng)人說明獨(dú)立權(quán)利要求中記載了某些部件以及某些部件之間的關(guān)系，但是，體現(xiàn)發(fā)明構(gòu)思的某些部件及它們部件之間的關(guān)系缺失，申請(qǐng)人并未完整記載解決技術(shù)問題的技術(shù)手段。申請(qǐng)人也能夠更明確自己現(xiàn)有權(quán)利要求技術(shù)方案與可授權(quán)技術(shù)方案之間的差距，明確修改方向。

三、結(jié)論

從上述案例出發(fā)，可以發(fā)現(xiàn)，從審查員與申請(qǐng)人溝通有效性的角度，在技術(shù)方案不完整的情況下，R20.2比A26.4更加具有指引性。此款規(guī)定能夠在一定情況下保證獨(dú)立權(quán)利要求技術(shù)方案的完整，也在一定程度上反映出“缺乏必要技術(shù)特征”法條在提高我國(guó)專利申請(qǐng)的質(zhì)量過程中的必要性。