程 詩

（430205 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心 湖北 武漢）

淺析如何準(zhǔn)確高效運用“不支持”與“缺必特”

程 詩

（430205 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心 湖北 武漢）

不支持和缺必特的運用對使申請人獲得適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)范圍具有重要作用。本文從立法本意分析比較了不支持和缺必特，從提高審查效能的角度，闡述了如何準(zhǔn)確地選取不支持和缺必特以正確引導(dǎo)申請人。

不支持；缺必特；審查效能

在對權(quán)利要求進(jìn)行實質(zhì)性審查審時，經(jīng)常會使用到“不支持”和“缺必特”這兩款法條，本文基于立法宗旨如何選擇“不支持”和“缺必特”而做出準(zhǔn)確高效的審查意見進(jìn)行一些探討。

一、“不支持”與“缺必特”競合的爭議

案情1：說明書中記載著：本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是負(fù)載施加裝置向發(fā)動機施加負(fù)載量發(fā)生變化時，抑制致動器進(jìn)行操作者預(yù)料不到的工作，避免工程機械出現(xiàn)故障操作，造成安全事故。

獨立權(quán)利要求如下：

一種工程機械，……

所述指令值更改限制部在所述負(fù)載施加量保持固定量的期間處于所述允許更改狀態(tài)。

觀點1：為了解決本發(fā)明要解決的技術(shù)問題，還需要在指令值更改限制部在負(fù)載施加量發(fā)生變化的期間處于禁止更改狀態(tài)，從而抑制致動器進(jìn)行操作者預(yù)料不到的工作。因此上述權(quán)利要求的技術(shù)方案并不能解決該技術(shù)問題，得不到說明書的支持，不符合A26.4。

觀點2：“指令值更改限制部在負(fù)載施加量發(fā)生變化的期間處于禁止更改狀態(tài)”是本發(fā)明解決其技術(shù)問題必不可少的技術(shù)特征，因此不符合R20.2。

《中國專利法詳解》第369頁第3節(jié)中也提出了上述問題：說明書中披露了完整的技術(shù)方案，但是獨立權(quán)利要求卻沒有反映這樣的技術(shù)方案，缺少了其中某些組成部分，認(rèn)為該獨立權(quán)利要求沒有以說明書為依據(jù)，因此產(chǎn)生了“不支持”和“缺必特”存在競合的爭議。

二、從立法宗旨比較分析“不支持”與“缺必特”

《中華人民共和國專利法》（下稱《專利法》）第二十六條第四款（下稱A26.4）規(guī)定：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍。

《專利審查指南》（下稱《指南》）第二部分第二章第3.2.1節(jié)［1］記載著：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。權(quán)利要求書中的每一項權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說明書公開的范圍。

《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》（下稱《實施細(xì)則》）第二十條第二款（下稱R20.2.）規(guī)定：獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。

《指南》第二部分第二章第3.1.2節(jié)［1］給出了必要技術(shù)特征的定義：必要技術(shù)特征是指，發(fā)明或者實用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案。判斷某一技術(shù)特征是否為必要技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)從所要解決的技術(shù)問題出發(fā)并考慮說明書描述的整體內(nèi)容，不應(yīng)簡單地將實施例中的技術(shù)特征直接認(rèn)定為必要技術(shù)特征。

下面通過表1將上述兩款法條進(jìn)行比較分析。

表1

審查順序　先　后審查對象　全部權(quán)利要求　獨立權(quán)利要求核心　權(quán)利要求是否與說明書相適應(yīng)權(quán)利要求是否是完整的技術(shù)方案駁回條款　都屬于駁回條款無效條款　都屬于無效條款他國專利法以及PCT及實施細(xì)則PCT規(guī)定：權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的充分支持　沒有類似的規(guī)定

三、從案例解析如何選擇“不支持”和“缺必特”

如果從技術(shù)方案是否能解決技術(shù)問題出發(fā)分析，確實存在“不支持”和“缺必特”殊途同歸的情況，因為申請人為了克服上述缺陷，通常采用的修改方式都是將說明書中的涉及解決技術(shù)問題的技術(shù)特征增加到獨立權(quán)利要求中。以下就如何選擇進(jìn)行說明。

（一）明顯不適當(dāng)?shù)纳衔桓爬?選擇“不支持”（優(yōu)先審查）

案情2：

本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是能夠適當(dāng)?shù)卦O(shè)定作為駕駛控制裝置（振動抑制裝置）、自動變速控制裝置的控制閾值的作業(yè)工具高度，而使作業(yè)車輛的操作性以及作業(yè)效率良好。

權(quán)利要求1中記載的“控制對象”是對駕駛控制裝置（振動抑制裝置）、自動變速控制裝置的上位概括，概括了一個較寬的保護(hù)范圍，屬于不適當(dāng)?shù)母爬?，依?jù)本申請所記載的內(nèi)容，本領(lǐng)域技術(shù)人員難于預(yù)見該上位概念所概括的除本申請實施例之外的所有方式均能解決其技術(shù)問題，應(yīng)當(dāng)指出該權(quán)利要求得不到說明書的支持，讓申請人自行選擇修改方向。

（二）缺少明確的必要技術(shù)特征-選擇“缺必特”

案情3：

本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是“提供一種能夠?qū)崿F(xiàn)鑰匙及電控開鎖的新型鎖具”，并且說明書中對鑰匙開鎖部分和電控開鎖部分都有明確的記載，然而獨立權(quán)利要求1中僅記載著“鑰匙開鎖”部分，為了解決本發(fā)明要解決的技術(shù)問題，必須具有電控開鎖部分，此時缺少明確的必要技術(shù)特征，即“電控開鎖部分”，而且可以預(yù)期到申請人的修改方式唯一，只能通過添加必要技術(shù)特征“電控開鎖部分”克服權(quán)利要求中的缺陷，此時，明確指出缺少必要技術(shù)特征，指引申請人進(jìn)行修改，以提高審查效率是更為合適的策略。

（三）非明顯的上位概括和非明確的缺少必要技術(shù)特征

回到案情1來進(jìn)行分析，既不是明顯的上位概括，也不是明確的缺少必要技術(shù)特征，然而，上位概括只是不支持比較常見的一種情況，本案雖然不是明顯的上位概括，但我們可以肯定目前權(quán)利要求的技術(shù)方案并不能解決技術(shù)問題，得不到說明書的支持，不符合A26.4。而說明書中往往記載著多個技術(shù)問題，基于每一個技術(shù)問題，會確定不同的必要技術(shù)特征，顯然不可能要求申請人將上述必要技術(shù)特征都記載在獨立權(quán)利要求中，因此，修改方式并不是唯一的，此時我們基于某一個技術(shù)問題所確定的必要技術(shù)特征很可能不是申請人所認(rèn)定的技術(shù)問題所對應(yīng)的必要技術(shù)特征，此時判定的缺少的必要技術(shù)特征很可能并不能說服申請人，因此，從善意審查和節(jié)約程序來看，此時指不支持更為合適，讓申請人自行選擇修改方向。

四、總結(jié)

總的來說我們應(yīng)當(dāng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的高度，從技術(shù)問題出發(fā)，站在申請人的角度考慮問題，做到善意審查，選擇高效的審查策略，做出準(zhǔn)確高效的審查意見，使申請人更加容易信服，以正確引導(dǎo)申請人獲得適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)范圍。