吳志耀

（315040 浙江素豪律師事務(wù)所 浙江 寧波）

功能性限定研究

吳志耀

（315040 浙江素豪律師事務(wù)所 浙江 寧波）

專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍是專利授權(quán)程序和專利侵權(quán)判定的核心。隨著計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了大量采用結(jié)構(gòu)、組分或步驟難以描述的技術(shù)特征，不可避免的采用功能性限定進(jìn)行撰寫。但是，在行政授權(quán)領(lǐng)域和司法侵權(quán)領(lǐng)域?qū)δ苄韵薅ú捎貌煌慕忉屢?guī)則，造成了社會(huì)公眾和專利權(quán)人無法分辨專利權(quán)的界限，亟須尋找統(tǒng)一的解釋規(guī)則。

功能性限定；功能性技術(shù)特征；具體+等同；全部技術(shù)方案

一、功能性限定的概念

功能性限定又稱功能性技術(shù)特征，根據(jù)《專利法解釋二》第八條的規(guī)定：功能性特征，是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外。

為何會(huì)存在功能性限定？其原因在于：專利撰寫過程中會(huì)形成功能性限定是因?yàn)榇砣嗽谧珜憰r(shí)的思路往往是把一個(gè)復(fù)雜的結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件等特征通過概括、上位化、抽象等手段形成權(quán)利要求書的過程。而在此過程中，為了追求權(quán)利要求書保護(hù)范圍的最大化以及權(quán)利要求書的清楚、簡要，代理人會(huì)的不可避免的會(huì)通過功能特征來限定權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。特別是隨著計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)的發(fā)展，普通的撰寫方法難以準(zhǔn)確的對該技術(shù)特征進(jìn)行描述。

二、功能性限定的認(rèn)定

功能性限定其本質(zhì)上是一種特殊的上位化的概括。其和普通的上位化的概括的區(qū)別在于后者使用的是結(jié)構(gòu)、組分、步驟、配合關(guān)系等角度進(jìn)行概括，而前者采用的通過功能和效果對技術(shù)特征進(jìn)行限定。功能性限定達(dá)到了概括的范圍更加寬廣，以至于囊括了發(fā)明人在申請專利時(shí)無法實(shí)現(xiàn)或者無法預(yù)料的技術(shù)手段，對公眾的利益造成了影響，違背了以“公開換保護(hù)”的基本原則。所以，在專利侵權(quán)判定中，需要對功能性限定作出認(rèn)定，并作出更加合理的解釋。

北京市高級(jí)人民法院制定并下發(fā)的《專利侵權(quán)判定指南》第十六條中通過正反兩個(gè)方面來對功能性限定作出認(rèn)定：功能性技術(shù)特征，是指權(quán)利要求中的對產(chǎn)品或部件之間的配合關(guān)系或者對方法的步驟采用其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的作用、功能或者產(chǎn)生的效果來限定的技術(shù)特征。下列情形一般不宜認(rèn)定為功能性技術(shù)特征：①以功能或者效果性語言表述且已經(jīng)成為所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)名詞一類的技術(shù)特征，如：導(dǎo)體、散熱裝置、粘結(jié)劑、放大器、變速器、濾波器等；②使用功能性或者效果性語言表述，但同時(shí)也用相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料、步驟等特征進(jìn)行表述的技術(shù)特征。雖然北京高院對功能性限定做了原則性解釋，但是具體案例復(fù)雜多變，尺度難以把握，“同案不同判”的問題依舊存在，功能性限定的認(rèn)定仍然存在很大的爭議。

三、功能性限定的解釋

關(guān)于功能性限定的規(guī)定最早規(guī)定在1993年版的《專利審查指南》中，在指南中采取不鼓勵(lì)、但也沒有明確禁止的態(tài)度。而在2001年的審查指南中增加了：對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。該規(guī)定一致保留在在最新的2014年版的《專利審查指南》中。與之相對應(yīng)的，《專利法解釋一》第四條規(guī)定：對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。最高院和知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的解釋相互矛盾，而根據(jù)專利法的精神出發(fā)，限制個(gè)人利益的過大擴(kuò)張、保護(hù)公共利益，并且專利權(quán)的實(shí)現(xiàn)主要通過司法保護(hù)，最高院的司法解釋更加具有參考意義。功能性限定應(yīng)當(dāng)解釋為說明書中公開的具體實(shí)施方式和等同的實(shí)施方式，與之相對應(yīng)的是普通是技術(shù)特征，普通的技術(shù)特征的技術(shù)原則為：發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。功能性限定在解釋的過程中，說明書的解釋作用提升到權(quán)利要求書相一致的地位。而在實(shí)際撰寫時(shí)，具體實(shí)施例往往較少 ，權(quán)利要求書的保護(hù)范圍只能限制于說明書中所寫的具體實(shí)施方式和相等同的實(shí)施方式。特別是在中國專利申請低價(jià)競爭市場環(huán)境之下，說明書的撰寫對于專利授權(quán)整體上影響不大的基礎(chǔ)上，對于具體實(shí)施例的撰寫只能說是基本滿足專利申請的要求，若被認(rèn)定為功能性限定，無疑給專利的保護(hù)范圍造成重大影響。最高院的解釋方式限制了專利權(quán)的無度擴(kuò)張，保護(hù)了公共利益，更加符合專利制度設(shè)計(jì)的初衷。

四、功能性限定的建議

隨著計(jì)算機(jī)領(lǐng)域和通訊領(lǐng)域的快速發(fā)展，功能性限定的技術(shù)特征無法避免的大量的使用在撰寫的專利文書中。而我國在行政授權(quán)領(lǐng)域和司法維權(quán)領(lǐng)域的不同解釋標(biāo)準(zhǔn)，造成專利權(quán)邊界的模糊，使社會(huì)公眾和專利權(quán)人無所適從，我國功能性限定的解釋亟需一個(gè)統(tǒng)一的解釋規(guī)則。參考世界各國，美國、日本逐漸從“全部技術(shù)方案”逐漸演變?yōu)椤熬唧w+等同”的解釋規(guī)則，而歐盟更加傾向于“全部技術(shù)方案”的解釋規(guī)則。從我國的實(shí)際情況看：我國專利法解釋所采取的“折中原則”，“折中原則”指的是以依照權(quán)力要求書為原則；當(dāng)權(quán)利要求書表達(dá)出現(xiàn)不清楚或者錯(cuò)誤時(shí)，說明書和附圖可以用于修正權(quán)要求書的不清楚和錯(cuò)誤。根據(jù)折中原則，功能性限定是解釋更加傾向于“具體+等同”的解釋規(guī)則，但是對于本領(lǐng)域工作人員公知的技術(shù)手段若采用該解釋方法，則會(huì)過渡縮小專利權(quán)的范圍，所以筆者建議引入學(xué)理中“發(fā)明點(diǎn)”的概念。當(dāng)功能性限定的技術(shù)特征屬于“發(fā)明點(diǎn)”時(shí)，該特征采用“具體+等同”的解釋規(guī)則；當(dāng)功能性限定的技術(shù)特征屬于“非發(fā)明點(diǎn)”時(shí)，該特征采用“具體+等同+常規(guī)手段”的解釋規(guī)則，以此達(dá)到公眾權(quán)益和私人權(quán)益的平衡。