化工領(lǐng)域?qū)＠f明書公開充分與實驗數(shù)據(jù)

呂艷玲(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局材料發(fā)明審查部，北京 100088)

化工領(lǐng)域?qū)＠f明書公開充分與實驗數(shù)據(jù)

呂艷玲(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局材料發(fā)明審查部，北京 100088)

本文根據(jù)化學領(lǐng)域?qū)＠暾埼募珜懼猩婕暗膶嶒灁?shù)據(jù)所處位置的不同，討論了影響實驗進行的必要的實驗數(shù)據(jù)、影響實驗技術(shù)效果的實驗數(shù)據(jù)以及作為意見陳述中補充說明的實驗數(shù)據(jù)。提示專利及相關(guān)文獻的撰寫人應該如何注意，以避免申請文件說明書公開不充分的缺陷。

化工；實驗數(shù)據(jù)；專利

0 引言

專利法第26條第3款規(guī)定“說明書應當對發(fā)明或者實用新型做出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準”，其中“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實用新型”[1]?；瘜W化工領(lǐng)域的專利技術(shù)是否能夠?qū)嵤┩y以預測，必須借助于實驗結(jié)果加以證實才能確認。實驗數(shù)據(jù)的缺失有可能造成公開不充分的缺陷，該類缺陷一般難以通過修改來糾正的，這在后續(xù)程序中成為很難克服的一個缺陷，因而應當引起注意。

1 說明書公開充分的重要性

在向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交發(fā)明或者實用新型專利申請時就應當確保其說明書以及說明書附圖符合本條第三款規(guī)定的要求，一旦提交了專利申請并獲得申請日，則無論是申請人自己發(fā)現(xiàn)還是經(jīng)審查員審查后發(fā)現(xiàn)說明書以及說明書附圖存在專利法第二十六條第三款規(guī)定的缺陷，尤其是存在不完整、不能使所屬領(lǐng)域技術(shù)人員實施該發(fā)明或者實用新型的缺陷，均無法予以克服，從而導致已經(jīng)提交的專利申請文件陷入“無藥可救”的境地[1]。由于化學化工領(lǐng)域的專利技術(shù)是以實驗步驟和試驗結(jié)果為依據(jù)的，故專利說明書公開充分的意義對于化學化工領(lǐng)域的專利申請和審批而言具有更為明確的重要性。

2 說明書中的重要實驗數(shù)據(jù)

何種實驗數(shù)據(jù)是必須記載在說明書中，以避免公開不充分的缺陷呢？

2.1 影響實驗賴以進行的必要條件的數(shù)據(jù)

2.1.1 申請技術(shù)方案的必要的最基本的構(gòu)成實驗數(shù)據(jù)，如果缺失這些數(shù)據(jù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員將不能通過閱讀該申請來實現(xiàn)該技術(shù)方案。

案例1：一種刀具表面除銹劑，其特征在于包括硝酸3-5份，硫酸10-15份，表面活性劑a份，氯化鈉10份，氯化鉀10份，二氧化硅14-20份，花生油5份，淘米水b份。該申請的發(fā)明點在于加入了多種成分協(xié)同作用，以達到較好的除銹效果。因而，各成分的具體種類及添加量是該技術(shù)方案能夠進行的關(guān)鍵之處。表面活性劑種類及其廣泛，淘米水更是難以控制其濃度范圍，并且a份、b份難以知曉其具體添加量。申請人使用這種簡單的敘述并不能夠使本領(lǐng)域技術(shù)人員實施該技術(shù)方案，這種數(shù)據(jù)的不詳細記載會導致說明書公開不充分。

然而，并不是所有涉及實驗方案的數(shù)據(jù)都必須寫入申請文件中才能避免說明書公開不充分，在不涉及申請技術(shù)方案能夠?qū)崿F(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)點之外的數(shù)據(jù)，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠通過常用技術(shù)手段和有限的實驗取得，或者是先有技術(shù)中已經(jīng)有的數(shù)據(jù)，可以不寫入其中，例如不涉及改進的技術(shù)方案中的離心分離速率，離心分離是本領(lǐng)域常用的技術(shù)手段，通常用于分離固體和液體混合物，本領(lǐng)域技術(shù)人員通過有限的實驗能夠得到合適的離心分離速率，并且該申請的發(fā)明點并不在于固液分離，因而即使說明書沒有詳細記載離心分離的速率，也能夠使得該申請說明書公開充分。

2.1.2 附圖中的實驗數(shù)據(jù)

在說明書有附圖的情況下，并非單單是指說明書的文字說明部分本身就應當滿足第26條第3款的要求，而是指說明書的文字部分與說明書附圖的結(jié)合應當滿足這樣的要求[2]。

2.2 證實技術(shù)效果的實驗數(shù)據(jù)

在化學領(lǐng)域，技術(shù)效果通常的表征方式就是實驗數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)來證明該化合物及其制備方法具有預料不到的技術(shù)效果。盡管修改后的審查指南規(guī)定，對于申請日之后補交的實驗數(shù)據(jù)，應當被予以審查。但實際上補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應當是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的。因而在撰寫時，原始申請公開的內(nèi)容是否包含必須的實驗數(shù)據(jù)是至關(guān)重要的，否則根據(jù)新規(guī)定，依然難以補救。

案例2，一種納米活性炭材料的制備，其制備步驟及原料與現(xiàn)有技術(shù)極為相似，區(qū)別在于添加了分散劑，并且給出了該分散劑的具體種類和用量。然而在本領(lǐng)域中，沒有先例使用該分散劑就能改變產(chǎn)品的微觀狀態(tài)，申請人也沒有給出相關(guān)測試結(jié)果證明該產(chǎn)品確實為納米級別的材料，該申請的說明書公開不充分。

3 意見陳述中的數(shù)據(jù)

3.1 意見陳述中可以考慮的數(shù)據(jù)

在被評述為創(chuàng)造性或者以無創(chuàng)造性為理由進入無效階段時，申請人除了修改之外，常有的意見陳述方式包括提供實驗數(shù)據(jù)以證明本申請或本專利的創(chuàng)造性。就目前實際操作而言，對于申請人提供的證明請求保護主題具有預料不到的用途或者使用效果的證據(jù)，一般考慮以下幾個原則：

該證據(jù)應當是對比實驗證據(jù)或者其他類型證據(jù)，例如申請人利用現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)(如本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識)證明請求保護的主題的用途或效果是預料不到的；該證據(jù)必須與請求保護的范圍相對應；對比試驗效果證據(jù)必須針對在原申請文件中明確記載且給出了相應實驗數(shù)據(jù)的技術(shù)效果，如果原說明書中沒有效果實驗證明發(fā)明某個方面或某種程度的技術(shù)效果，則即使說明書中對該技術(shù)效果給出了結(jié)論性或斷言性的描述，也不應當接受申請人在申請日后或答復審查意見時提供的實驗數(shù)據(jù)或效果實施例以證明上述技術(shù)效果；對比試驗應該在請求保護的發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間進行。

3.2 意見陳述中不予以考慮的數(shù)據(jù)

意見陳述中不予考慮的情形包括實驗數(shù)據(jù)或補充的實施例、非出版物的證據(jù)及在申請日或之后公開的出版物。其中不可接受的澄清包括：

3.2.1 如果一個或多個證據(jù)記載的內(nèi)容互相矛盾，造成無法確認請求保護的技術(shù)方案的內(nèi)容，則該申請仍然存在公開不充分的缺陷。

案例3，一種涂料，其中含有防水成分，a%重量份的聚合物乳液，b%中重量份的填料，c%重量份的阻燃劑，其余為助劑和水。加入防水成分是本申請為解決本發(fā)明技術(shù)問題所要采用的技術(shù)手段。審查員指出說明書沒有給出防水成分的用量，導致說明書公開不充分，申請人使用一篇申請日之前公開的文章以證明防水成分的加入是現(xiàn)有技術(shù)，并且公開了使用量高于d%。然而審查員檢索到另一篇文獻公開防水劑使用量不得高于e%，其中e

3.2.2 如果一個或多個證據(jù)證明某一技術(shù)特征具有多種含義，而至少一種含義無法被確定能否實現(xiàn)請求保護的發(fā)明，則不能證明該說明書公開充分。

3.2.3 申請人提供證據(jù)證明某一技術(shù)手段屬于現(xiàn)有技術(shù)，但該技術(shù)手段不能直接與申請說明書中記載的內(nèi)容相結(jié)合，則仍不能證明該說明書公開不充分。

4 結(jié)語

綜上所述，專利申請說明書的公開不充分往往關(guān)系到專利申請的成敗，對于專利申請者而言是非常嚴重的缺陷之一。在撰寫化學化工領(lǐng)域的專利申請文件時，申請人應該將實驗數(shù)據(jù)的處理和披露作為文件內(nèi)容的重中之重，慎重而認真對待。

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2009.

[2]尹新天.中國專利法詳解[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

呂艷玲(1982-)，女，專利審查員，主要發(fā)明專利實質(zhì)性審查工作。