常 雁

機械工業(yè)信息研究院情報研究所，北京 100037

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我國裝備制造業(yè)“走出去”專利風(fēng)險分析及應(yīng)對

常 雁

機械工業(yè)信息研究院情報研究所，北京 100037

近年來，隨著我國裝備制造業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的深入推進，我國裝備制造業(yè)面臨的專利風(fēng)險逐漸顯現(xiàn)，甚至成為制約中國裝備健康發(fā)展的瓶頸問題。本文主要對我國裝備制造業(yè)面臨的專利風(fēng)險進行了歸納和分析，并在此基礎(chǔ)上為我國裝備制造業(yè)解決專利風(fēng)險問題提出了合理化建議。

裝備制造業(yè)；專利風(fēng)險；應(yīng)對措施

近年來，在國家各項政策的支持和鼓勵下，我國裝備制造業(yè)“走出去”成效顯著。然而，與美、德、日等國家(地區(qū))相比，我國裝備制造業(yè)仍存在諸多問題，創(chuàng)新能力薄弱、高端嚴(yán)重不足、關(guān)鍵核心技術(shù)缺失等正成為制約我國裝備制造業(yè)“走出去”的發(fā)展瓶頸。同時，美國、德國和日本等制造強國不斷強化知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，主導(dǎo)全球標(biāo)準(zhǔn)制定，構(gòu)筑技術(shù)和創(chuàng)新壁壘；再加上，發(fā)達國家利用多邊、雙邊機制在知識產(chǎn)權(quán)問題上繼續(xù)對我國施壓，以遏制我國企業(yè)創(chuàng)新進程和在全球的競爭力，我國裝備制造業(yè)“走出去”任重而道遠。但我國裝備制造業(yè)“走出去”是一個必然趨勢，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，“走出去”所面臨著各種不可避免的專利風(fēng)險，并采取措施予以積極應(yīng)對。

一、我國裝備制造企業(yè)“走出去”面臨的專利風(fēng)險

(一)專利技術(shù)水平造成的專利運營風(fēng)險

1.重要裝備的專利申請量偏低且知識產(chǎn)權(quán)布局滯后，存在被侵權(quán)的風(fēng)險

近年來，我國裝備制造業(yè)在持續(xù)發(fā)展之后，大量的現(xiàn)代化裝備制造企業(yè)開始尋求真正意義上的核心競爭力，對自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)注日漸升溫，擁有的自主知識產(chǎn)權(quán)總量也不斷增長，但與德國、美國、日本相比，我國通用機械、電氣設(shè)備、儀器儀表、運輸設(shè)備等重點裝備產(chǎn)品的自主知識產(chǎn)權(quán)擁有量仍然較底，知識產(chǎn)權(quán)布局仍顯滯后，無法對出口技術(shù)裝備形成有效的知識產(chǎn)權(quán)保護，可能導(dǎo)致我國裝備技術(shù)被搶先申請，進而損害我國“走出去”裝備制造業(yè)企業(yè)的合法權(quán)益。歐洲專利局(EPO)的數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國在通用機械、電氣設(shè)備及能源、儀器儀表等方面的專利申請量仍處于較低水平。在通用機械領(lǐng)域，中國的專利申請量僅84件，而德國和美國達上千件，日本也達百余件；電氣設(shè)備及能源領(lǐng)域，日、德、美在2000件左右，中國僅410件；儀器儀表方面，德國和美國均達上千件，日本也達到966件，而中國同比下降15.2%，僅140件；運輸設(shè)備方面，中國雖劇增79%至188件，但與德、美、日千件以上的申請量相比尤顯得捉襟見肘(詳見表1)。

表1 2016年德、美、日、中裝備制造業(yè)專利申請情況

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)歐專局(EPO)2017年3月發(fā)布的《2016年全球?qū)＠暾埬甓葓蟾妗氛?/p>

2.核心專利被美日德掌控，存在侵犯他人專利的風(fēng)險

隨著我國裝備制造業(yè)生產(chǎn)研發(fā)水平的不斷提高，國內(nèi)企業(yè)通過“引進-消化-吸收-再創(chuàng)新”的方式獲得了先進的裝備技術(shù)研發(fā)和制造能力，但由于這些技術(shù)裝備的研發(fā)是建立在國外更為先進的核心技術(shù)基礎(chǔ)上的，如果后期的自主創(chuàng)新不夠全面，在“走出去”的過程中，尤其是進入在那些業(yè)已完成了相關(guān)專利布局的國家，我國裝備企業(yè)很可能因侵犯他人專利而遭起訴。以數(shù)控機床為例，通過對全球數(shù)控機床領(lǐng)域的核心專利①的檢索可見，在截至2016年的750件數(shù)控機床核心專利中，美國高達538件，占比71.7%；其次為日本(57件)、德國(42件)和英國(23件)，中國僅18件，由此可見，全球數(shù)控機床技術(shù)領(lǐng)域的核心專利仍然被美國、日本、德國等國掌控(詳見圖1)，也正是因為美、日、德掌握著全球數(shù)控機床領(lǐng)域的核心專利，他們也更容易通過專利訴訟牽制我國數(shù)控機床“走出去”的發(fā)展步伐。

(二)“337條款”造成的專利訴訟風(fēng)險

“337條款”是美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)的簡稱，現(xiàn)被匯編在《美國法典》第19卷第1337節(jié)。而根據(jù)“337條款”所進行的337調(diào)查，主要針對進口貿(mào)易中侵犯知識產(chǎn)權(quán)以及其他不正當(dāng)競爭的行為。根據(jù)美國國際貿(mào)易委員會(ITC)發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2016年底，中國已連續(xù)15年位居美國337調(diào)查之首。而337調(diào)查由于其發(fā)起門檻低、申請立案容易、程序簡單易行、耗時短、打擊面廣且能有效排斥進口，近年來已成為美國保護本國產(chǎn)業(yè)而打擊中國裝備產(chǎn)品進口的有利武器。

1.涉華337調(diào)查總體呈增長態(tài)勢，2016年增幅高達110%

1986年12月19日，美國對原產(chǎn)于中國、韓國和希臘的皮大衣及毛衣類產(chǎn)品啟動337調(diào)查，這是美國337調(diào)查中的首起涉華案件。截至2016年底，涉華337調(diào)查案件總計達239起，占美國1986年之后337調(diào)查總數(shù)795起的30.1%。尤其是在我國入世后，美國337調(diào)查涉華案件增長迅速，但2009年出現(xiàn)低谷，2010年后又開始呈現(xiàn)迅猛增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2010、2011年，美國337調(diào)查涉華案件分別達26起和27起，達歷史最高水平；2012、2013年，涉華337調(diào)查均為18起，同比呈下降之勢；2014年涉華337調(diào)查同比下降了33.3%，2015年涉華337調(diào)查同比繼續(xù)下降；2016年涉華337調(diào)查同比激增110%，達21起，是緊隨其后的韓國(5起)、德國(4起)、法國(4起)、加拿大(4起)、中國臺灣(3起)和英國(3起)的4倍以上。中國無疑已經(jīng)成為美國337調(diào)查的最大受害國，而作為我國國民重要支撐的裝備制造業(yè)，在“走出去”的過程中難免會成為美國337調(diào)查的主要目標(biāo)領(lǐng)域。

2.裝備制造業(yè)是美國涉華337調(diào)查的重點行業(yè)，且涉案產(chǎn)品正轉(zhuǎn)向高端

近年來，美國337調(diào)查的矛頭已由低端產(chǎn)品向高技術(shù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換。與前幾年337調(diào)查多針對加工產(chǎn)品、日常消費品等不同，近幾年4G通訊設(shè)備、集成電路、微型機電系統(tǒng)、履帶起重機、傳感器等高技術(shù)裝備產(chǎn)品成為美國對華337調(diào)查的重點。據(jù)統(tǒng)計，2009-2016年，美國337調(diào)查涉及裝備制造業(yè)的案件達113起，占美國同期337調(diào)查總數(shù)(365起)的31.0%。其中，涉華337調(diào)查中涉及裝備制造業(yè)的案件為42起，占涉華337調(diào)查總數(shù)(147起)的28.6%，占全球裝備制造業(yè)337調(diào)查總數(shù)的31.2%，裝備制造業(yè)成為涉華337調(diào)查最主要的涉案行業(yè)之一。

3.專利侵權(quán)是我國裝備制造業(yè)被訴的主因，且勝訴率偏低

對裝備制造業(yè)而言，專利特別是發(fā)明專利是市場競爭力的核心，擁有高質(zhì)量的專利體現(xiàn)了一個企業(yè)的競爭優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，專利侵權(quán)在我國裝備制造業(yè)被提起的337調(diào)查中占據(jù)主要地位。2009-2016年，在涉及我國裝備制造業(yè)的42起案件中，訴由涉及“專利侵權(quán)”的41起，占比高達97.6%。此外，2009-2016年，在涉及我國裝備制造業(yè)的42起案件中，已結(jié)案的34起，其中美國ITC將中國企業(yè)列為指定應(yīng)訴方的24起，涉華企業(yè)近50家。通過對上述24起案件的分析可知，和解以及發(fā)布有限排除令、普遍排除令、禁止令和同意令的案件②居多，占比達92.6%；而勝訴的案件(申訴方撤訴及侵權(quán)不成立)占比僅18.5%，低于我國企業(yè)的整體勝訴率(約40%)和全球的平均勝訴率(約70%)。

(三)海關(guān)扣押引發(fā)的專利風(fēng)險

海關(guān)扣押是知識產(chǎn)權(quán)涉外保護的關(guān)鍵組成部分。隨著歐美等發(fā)達國家(地區(qū))對知識產(chǎn)權(quán)競爭優(yōu)勢依賴的增強，其邊境保護措施客觀上形成了制約我國對歐美等發(fā)達國家(地區(qū))出口的一種新型貿(mào)易壁壘。

就美國而言，由于海關(guān)扣押方式執(zhí)行起來更為簡便、易行，無需履行類似337調(diào)查那樣復(fù)雜的調(diào)查程序，也無需對原產(chǎn)地進行查驗，就可以直接將侵權(quán)商品按批次阻擋在海關(guān)之外，因此，美國的適用頻率很高。而執(zhí)行美國ITC根據(jù)“337條款”發(fā)布的禁止令，是美國海關(guān)扣押的主要內(nèi)容之一。美國海關(guān)的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國被扣押的以制造商建議零售價(MSRP)計的商品價值總額，以及扣押批次分別占美國海關(guān)扣押商品價值總額和總批次的45%和52%，均高居首位。雖然美國海關(guān)扣押的商品仍以消費電子類產(chǎn)品和輕工類產(chǎn)品為主，但近兩年逐漸出現(xiàn)了汽車/航空航天類產(chǎn)品(Automotive/Aerospace)。同時，2016年，美國海關(guān)因執(zhí)行美國ITC發(fā)布的337調(diào)查排除令(多為專利侵權(quán))而扣押的產(chǎn)品達165批次，比上年的152批次增長8.6%。就歐盟而言，歐盟近年來在現(xiàn)行知識產(chǎn)權(quán)保護制度的基礎(chǔ)上，加強了對外貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)保護，海關(guān)邊境措施的適用日益頻繁。據(jù)歐盟海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國出口歐盟的商品占歐盟海關(guān)扣押總數(shù)的30.7%，扣押商品價值占歐盟海關(guān)扣押商品總價值的51.2%。其中，扣押的來自中國的零部件及機械設(shè)備類產(chǎn)品占比逐步增大。

(四)知識產(chǎn)權(quán)政策和制度引發(fā)的專利風(fēng)險

我國知識產(chǎn)權(quán)法律體系發(fā)展較晚，但歐美等發(fā)達國家(地區(qū))卻早已建成了嚴(yán)密的知識產(chǎn)權(quán)保護體系，如，美國通過支持創(chuàng)新、加大保護、完善體系三方面強化知識產(chǎn)權(quán)保護政策；歐盟各成員國區(qū)域性知識產(chǎn)權(quán)保護并行，對外貿(mào)易中知識產(chǎn)權(quán)保護方法和執(zhí)法力度日趨加強；日本實現(xiàn)了從“貿(mào)易立國”到“技術(shù)立國”再到“知識產(chǎn)權(quán)立國”的戰(zhàn)略升級，對外貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)保護進一步強化，再加上各國知識產(chǎn)權(quán)法律制度規(guī)定不一，有些國家甚至為保護本國市場而在貿(mào)易活動中設(shè)置禁止性規(guī)定，如有國家禁止在技術(shù)貿(mào)易活動中使用“一次總付”的支付方式，使得我國裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”，在不掌握或不了解市場國家知識產(chǎn)權(quán)法律和政策的情況下，極易“觸雷”。此外，由于知識產(chǎn)權(quán)制度本身的地域性，以及不同國家對統(tǒng)一產(chǎn)品或方法判定侵權(quán)、賠償?shù)鹊牟町愋?，我國裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”進入國外市場面臨著巨大的法律障礙和應(yīng)訴難度。

二、我國裝備制造業(yè)企業(yè)如何應(yīng)對國際環(huán)境中的專利風(fēng)險

在我國裝備企業(yè)“走出去”的過程中，面臨各種知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，特別是專利風(fēng)險將會長期存在，對此我們應(yīng)有清醒的認(rèn)識和充分的準(zhǔn)備，并通過合理有效的途徑，規(guī)避風(fēng)險、解決風(fēng)險，把專利風(fēng)險對我國裝備制造業(yè)“走出去”造成的影響降到最低。

(一)利用專利情報，構(gòu)建合理的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局

我國裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”，面對美歐日等發(fā)達國家裝備制造業(yè)國際巨頭們龐大的專利庫，增強自主創(chuàng)新能力僅是一方面，企業(yè)還必須充分利用專利情報，根據(jù)已有的知識產(chǎn)權(quán)信息和企業(yè)的發(fā)展方向，合理構(gòu)建專利地域布局和專利熱點技術(shù)領(lǐng)域布局。企業(yè)需要對核心專利進行布局，并在其周圍申請一定數(shù)量的專利，形成必要的專利組合；同時建立專利跟蹤和檢索機制，定期進行相關(guān)領(lǐng)域的專利文獻檢索和分析，了解競爭對手并確定自己未來的技術(shù)發(fā)展方向。

(二)充分利用PCT制度，實現(xiàn)“走出去”專利先行

我國裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”應(yīng)充分利用PCT(專利合作條約)制度，實現(xiàn)專利先行。一方面，裝備制造業(yè)企業(yè)在出口前，可以提交PCT專利申請，從而使得PCT申請人在一個專利局以一種語言提交的一項申請，變?yōu)樵谄渖暾堉兄付ǖ乃蠵CT成員內(nèi)具有相同的法律效力，從而使得產(chǎn)品受保護的范圍擴大。另一方面，雖然世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)不具有授權(quán)功能，但其會對各PCT國際專利申請進行國際檢索，尤其是可以出具一份有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)的檢索報告，而這份報告對于我國想要“走出去”的裝備制造業(yè)企業(yè)在確定某項發(fā)明是否具備專利性時具有重要的借鑒意義。

(三)強化知識產(chǎn)權(quán)意識，了解“游戲規(guī)則”，避免被動挨打

在當(dāng)前的國際環(huán)境下，一個企業(yè)擁有專利的多少以及專利的質(zhì)量如何已經(jīng)成為國際市場競爭的準(zhǔn)入門檻和游戲籌碼。在某一專利訴訟案件中，如果雙方均持有某項技術(shù)領(lǐng)域的重要專利，在一方發(fā)起專利侵權(quán)訴訟時，另一方可以基于自己持有的專利進行積極反訴，在此情況下，該侵權(quán)訴訟案件通常會以和解、交叉許可或者支付適當(dāng)?shù)膶＠褂觅M而結(jié)案，這就是知識產(chǎn)權(quán)的游戲規(guī)則。所以，我國“走出去”的裝備制造業(yè)企業(yè)只有強化自身知識產(chǎn)權(quán)意識，通過自行研發(fā)申請、購買或交叉許可等構(gòu)建相關(guān)產(chǎn)品的專利池，夯實自身的專利基礎(chǔ)，才能避免被動挨打的局面。

(四)積極應(yīng)對專利侵權(quán)指控，必要時甚至可以主動出擊

當(dāng)然，我國裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”不可避免的總會遭遇法律訴訟。國內(nèi)裝備企業(yè)一旦在海外遭遇專利侵權(quán)指控，應(yīng)積極應(yīng)訴，必要時甚至可以主動出擊，以原告身份提起專利侵權(quán)訴訟。以應(yīng)對337調(diào)查為例，20世紀(jì)80年代中后期，德、日、韓企業(yè)曾是美國337調(diào)查的主要對象國，其國內(nèi)企業(yè)從最初對“337條款”缺乏了解常常缺席應(yīng)訴，到積極在美國申請專利主動發(fā)起337調(diào)查，德日韓企業(yè)走出了一條成功應(yīng)訴美國337調(diào)查的應(yīng)對之路，值得我們借鑒。當(dāng)然，我們需要注意的是，無論是積極應(yīng)訴，還是主動起訴，自主知識產(chǎn)權(quán)甚至是核心專利技術(shù)是我國裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”避免專利風(fēng)險的重中之重。

[ 注 釋 ]

①文中判斷“核心專利”的打分，受到權(quán)利要求數(shù)量、引用與被引用次數(shù)、是否涉案、專利時間跨度、同族專利數(shù)量等因素的影響，其強度的高低可以綜合反映出專利價值的大小.一般而言30%-100%為高強度專利，10%-30%為一般強度專利.而在上文中，作者將分值在80-100分的專利歸為核心專利.

②美國ITC發(fā)布普遍排除令意味著，將禁止所有相同的侵權(quán)產(chǎn)品進口美國，而不考慮其所有人、進口人、收貨人及其代理人是否被訴，也不區(qū)分原產(chǎn)地或生產(chǎn)商；有限排除令一旦發(fā)布，將排出特定被訴人的侵權(quán)產(chǎn)品及其下游產(chǎn)品進入美國；禁止令禁止的范圍不僅包括美國國內(nèi)的銷售行為，也包括市場開發(fā)、分銷、廣告宣傳以及聘用代理商和分銷商的行為.和解意味著被訴企業(yè)和申訴企業(yè)達成了協(xié)議，但可能是以高額的專利使用費為代價；而同意令只能對某些被告適用，且通常會承認(rèn)侵權(quán)行為的存在.

[1]李順德.企業(yè)“走出去”的專利風(fēng)險[J].知識產(chǎn)權(quán)，2013(1)：67.

[2]徐慧.中國企業(yè)“走出去”遇到的知識產(chǎn)權(quán)問題及其原因探析[J].中國發(fā)明與專利，2015(6)：12.

[3]U.S.Customs and Border Protection.FY 2016 Intellectual Property Rights Seizure Statistics[EB/OL].2017-1-25.https：//www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Jan/FY%2016%20IPR%20Stats%20FINAL%201.25.pdf.

[4]Taxation and Customs Union.Report on EU customs enforcement of IPR-2015[EB/OL].2016.9.https：//ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016_ipr_statistics.pdf.

[5]張平.產(chǎn)業(yè)利益的博弈——美國337調(diào)查[M].北京：法律出版社，2010：1-6.

Patent Risk Analysis and Response on China's Equipment Manufacturing Industry Base on the Perspective of ‘Going Out’

CHANG Yan

China Machinery Industry Information Institute；Being Jing，100037

In recent years，with the deepening of China's equipment manufacturing industry ‘going out’ strategy，the patent risk on this industry to show itself，and even become the bottleneck which restricts the healthy development of China's equipment manufacturing industry.This paper has concluded and analyzed the risk of patent about China's equipment manufacturing industry，and on this basis it has put forward the reasonable suggestion to solve the problem.

Equipment Manufacturing Industry；Patent Risk；Response

F426.4；F

A

2095-4379-(2017)18-0038-03

常雁(1980-)，女，北京人，民商法碩士，機械工業(yè)信息研究院情報研究所，助理研究員。