戚劍

“三五”商標(biāo)，是上海鐘廠20世紀(jì)70年代注冊的品牌商標(biāo)。2008年，與其極其神似的產(chǎn)品在市場銷售，次年疑似仿冒的新“三五”商標(biāo)又獲準(zhǔn)注冊。為了維護(hù)自身權(quán)益，上海鐘廠歷經(jīng)八年之久，輾轉(zhuǎn)十多次到國家商標(biāo)評審委員會（以下簡稱“商評委”）、商標(biāo)局及北京、上海、常州、洛陽四地法院和工商部門反復(fù)申訴和訴訟維權(quán)，終于討回了公道……

疑似山寨，新老“三五”商標(biāo)八年纏斗

“三五”商標(biāo)是由標(biāo)著“5”字的三個(gè)圓圈呈金字塔形疊加而成，由中國上海鐘廠于1979年注冊，核定使用商品為鐘。2003年5月商標(biāo)注冊人變更為上海鐘廠，經(jīng)續(xù)展商標(biāo)專用權(quán)至2023年2月止?！叭濉鄙虡?biāo)曾獲“木鐘國家銀質(zhì)獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)，在全國鐘表市場有較高知名度。

2008年，上海鐘廠發(fā)現(xiàn)個(gè)體經(jīng)營鐘表業(yè)務(wù)的江蘇常州人趙宇陽仿冒自己的石英鐘，遂向上海市楊浦區(qū)法院提起商標(biāo)侵權(quán)之訴。10月，經(jīng)楊浦區(qū)法院調(diào)解，雙方達(dá)成由趙宇陽停止侵權(quán)并賠償上海鐘廠損失2萬元的協(xié)議。2008年3月，經(jīng)上海鐘廠申請，洛陽市工商局洛龍分局對銷售趙宇陽仿冒石英鐘的經(jīng)銷商，作出責(zé)令停止侵權(quán)行為、沒收侵權(quán)物品、罰款5000元的行政處罰。就這樣，在雙方首輪較量中上海鐘廠勝出，但真正的纏斗才剛剛開始。

直接仿冒不行，那注冊個(gè)類似的商標(biāo)不就行了嗎？趙宇陽說到做到。2009年11月，由趙宇陽申請的新“三五”商標(biāo)核準(zhǔn)注冊，二者的區(qū)別是老“三五”商標(biāo)黑底白字，新“三五”商標(biāo)白底黑字。2010年至2011年間，趙宇陽與上海好大鐘表有限公司（以下簡稱“好大公司”）、常州康霸星鐘表制造廠（以下簡稱“康霸星鐘廠”）等多家企業(yè)簽訂商標(biāo)使用許可合同。

趙宇陽的注冊和授權(quán)使用引起了上海鐘廠的關(guān)注，因新“三五”商標(biāo)疑似侵權(quán)，2010年3月，上海鐘廠向商評委對新“三五”商標(biāo)提出爭議申請。2013年11月，商評委認(rèn)定上海鐘廠爭議成立，對新“三五”商標(biāo)予以撤銷。趙宇陽不服，向北京一中院提起行政訴訟。北京一中院經(jīng)審理認(rèn)為，新老“三五”商標(biāo)中數(shù)字排列順序、構(gòu)圖及整體視覺效果相似，二者使用在鐘、表等相同或類似商品上容易混淆，遂判決維持商評委的裁定。趙宇陽仍不服，向北京高院上訴，北京市高級人民法院于2015年6月判決維持一審判決。經(jīng)上海鐘廠申請，2015年7月，國家商標(biāo)局2015第26期總1463期第11872頁宣告新“三五”商標(biāo)無效。

好不容易注冊成功的商標(biāo)就這樣被撤銷了，趙宇陽很不服氣，決定在老“三五”商標(biāo)身上挑挑刺。趙宇陽通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)上海鐘廠也有個(gè)硬傷，就是連續(xù)三年未使用老“三五”商標(biāo)，符合國家法律應(yīng)予撤銷的規(guī)定。這邊新“三五”商標(biāo)的官司還沒打完，趙宇陽再次舉起申訴和訴訟大旗，于2014年以連續(xù)三年不使用為由，申請撤銷老“三五”商標(biāo)，商評委經(jīng)審查認(rèn)定上海鐘廠未對老“三五”商標(biāo)進(jìn)行有效的商業(yè)使用，遂作出撤銷老“三五”商標(biāo)的復(fù)審決定。

至此，雙方甫一交鋒便兩敗俱傷，新老“三五”商標(biāo)同時(shí)被撤銷。上海鐘廠自然不服，再次祭起訴訟大旗，與趙宇陽鏖戰(zhàn)到底。此案經(jīng)北京一中院、北京高院二審審理，最終認(rèn)定上海鐘廠在指定期間內(nèi)對老“三五”商標(biāo)進(jìn)行了真實(shí)有效的商業(yè)使用，撤銷了商評委商標(biāo)撤銷復(fù)審決定。就這樣，新老商標(biāo)的纏斗以老“三五”消滅新“三五”告終，上海鐘廠贏下纏斗次局，也是關(guān)鍵之局。

秋后算賬，真假“三五”法庭激辯

艱難打完商標(biāo)權(quán)爭訟，真假“李逵”都現(xiàn)形了。上海鐘廠決定對趙宇陽進(jìn)行秋后算賬。2015年12月，上海鐘廠以趙宇陽及其開辦的康霸星鐘廠、好大公司為被告，向江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)人民法院提起侵害商標(biāo)權(quán)訴訟，請求判令三被告立即停止侵害老“三五”商標(biāo)專用權(quán)、在《常州日報(bào)》上刊登啟事消除影響、賠償上海鐘廠長經(jīng)濟(jì)損失20萬元。

據(jù)上海鐘廠稱，由趙宇陽實(shí)際經(jīng)營的康霸星鐘廠自2006年3月以來，分別與全國七家批發(fā)商簽訂銷售新“三五”鐘表系列產(chǎn)品的經(jīng)銷合同，銷售區(qū)域包括安慶、錦州、哈爾濱等全國十多個(gè)城市，2014年開票計(jì)20萬余元。被告好大公司銷售區(qū)域包括唐山、南昌等十多個(gè)城市，2013年11月至2014年3月間開票計(jì)22萬余元。

庭審中雙方圍繞趙宇陽的商標(biāo)授權(quán)使用是否侵權(quán)展開了激烈的唇槍舌劍。上海鐘廠稱，老“三五”商標(biāo)具有較高的知名度和商業(yè)信譽(yù)，曾被評為多項(xiàng)大獎(jiǎng)。趙宇陽授權(quán)好大公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)生產(chǎn)銷售標(biāo)有新“三五”商標(biāo)的鐘表，因該商標(biāo)已于2013年被商評委撤銷，于2015年被國家工商行政管理總局宣告該注冊商標(biāo)無效，在此情形下的使用和授權(quán)使用即為侵權(quán)。上海鐘廠認(rèn)為，在過去長達(dá)八年的時(shí)間內(nèi)，由于趙宇陽的原因，全國有60多家商鋪銷售涉案新“三五”商標(biāo)鐘表商品，每年銷售金額在50萬元以上，故趙宇陽的授權(quán)使用行為構(gòu)成侵權(quán)。

趙宇陽等三被告辯稱，新“三五”商標(biāo)于2009年8月獲準(zhǔn)注冊，至2015年7月被宣告無效。按照商標(biāo)法規(guī)定，宣告注冊商標(biāo)無效的決定或者裁定，對宣告之前已經(jīng)履行的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同不具有溯及力，故趙宇陽在2015年7月前的授權(quán)使用行為是合法的，且上海鐘廠提供的證據(jù)不能證明趙宇陽等三被告在2015年7月后有侵犯原告商標(biāo)權(quán)的行為。

趙宇陽等三被告同時(shí)指出，趙宇陽在申請注冊新“三五”商標(biāo)時(shí)沒有侵權(quán)的故意，上海鐘廠也未能提交證據(jù)證明其存在故意，商標(biāo)局在2009年8月頒發(fā)該商標(biāo)注冊證說明這兩個(gè)商標(biāo)并不相似。申請商標(biāo)注冊是權(quán)利人的權(quán)利，趙宇陽申請注冊時(shí)不具有侵權(quán)主觀惡意，且上海鐘廠沒有證據(jù)證明被告惡意注冊、使用商標(biāo)，被告申請注冊商標(biāo)系其正當(dāng)權(quán)利，并未侵權(quán)。

析法釋理，攀附名表涉嫌侵權(quán)

武進(jìn)區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，原告上海鐘廠系老“三五”商標(biāo)權(quán)人，老“三五”商標(biāo)具有較高的知名度和商譽(yù)，其注冊商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)予保護(hù)。雖然新“三五”商標(biāo)注冊后被宣告無效，但趙宇陽申請注冊、使用新“三五”商標(biāo)具有攀附上海鐘廠商標(biāo)的故意，且持續(xù)時(shí)間長、范圍廣，應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。根據(jù)雙方的訴辯意見，法院歸納爭議焦點(diǎn)為，被告應(yīng)否對新“三五”商標(biāo)注冊期間的行為向原告承擔(dān)賠償責(zé)任。

首先，趙宇陽注冊商標(biāo)具有攀附的故意。原告老“三五”商標(biāo)具有較高的知名度，趙宇陽作為同行業(yè)經(jīng)營者已因侵權(quán)行為多次向原告賠償損失，且其在明知老“三五”商標(biāo)具有較高知名度的情況下，申請注冊新“三五”商標(biāo)，與老“三五”商標(biāo)在數(shù)字構(gòu)圖、排列順序及整體視覺效果上都極為近似，具有明顯攀附原告商標(biāo)的故意。

其次，被告趙宇陽申請注冊新“三五”商標(biāo)至被商評委撤銷、北京兩級法院判決維持及商標(biāo)局公告無效期間，被告趙宇陽、趙宇陽為負(fù)責(zé)人的康霸星鐘廠持續(xù)授權(quán)他人使用該商標(biāo)，趙宇陽為法定代表人的好大公司也在此期間生產(chǎn)、銷售新“三五”商標(biāo)商品。2013年11月商評委已裁定爭議新“三五”商標(biāo)予以撤銷，被告并未及時(shí)中止使用行為，且被告使用新“三五”商標(biāo)時(shí)間長、范圍廣，對原告造成了實(shí)質(zhì)損害。

再次，商標(biāo)被宣告無效視為自始無效，三被告均應(yīng)對其惡意行為造成原告的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。趙宇陽系新“三五”商標(biāo)注冊人、康霸星鐘廠負(fù)責(zé)人、好大公司法定代表人。趙宇陽作為商標(biāo)注冊人對其使用及授權(quán)使用具有侵權(quán)故意，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

本案中，因原告未能說明自己遭受的實(shí)際損失，被告的獲利亦無法查清，故法院酌情損失為10萬元。原告未能提供證據(jù)證明侵權(quán)行為對其商譽(yù)造成損害的事實(shí)，故對原告的該項(xiàng)請求本院不予支持。據(jù)此，武進(jìn)區(qū)法院于2016年5月30日作出一審判決，判令三被告停止侵害老“三五”商標(biāo)專用權(quán)，賠償損失為10萬元，駁回原告上海鐘廠的其余訴訟請求。趙宇陽等不服，于2016年7月提起上訴，江蘇省常州市中級人民法院于2016年12月13日作出駁回上訴，維護(hù)原判的終審判決。

編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.com

點(diǎn) 評

本案在商標(biāo)使用實(shí)踐中具有一定典型意義，即商標(biāo)被宣告無效前的使用行為，是否需要由行為人承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任？

按現(xiàn)行商標(biāo)法規(guī)定，已經(jīng)注冊的商標(biāo)不符合注冊條件的，自商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請求商評委宣告該注冊商標(biāo)無效。上海鐘廠申請新“三五”商標(biāo)無效，就是依據(jù)上述規(guī)定。

注冊商標(biāo)的宣告無效與被撤銷存在重要區(qū)別。被撤銷的注冊商標(biāo)，其商標(biāo)專用權(quán)自商標(biāo)局公告之日起終止，在商標(biāo)局公告之前，商標(biāo)專用權(quán)一直存在。而宣告無效的注冊商標(biāo)，在商標(biāo)局公告后，即被認(rèn)為該注冊商標(biāo)專用權(quán)自始不存在，即從開始注冊時(shí)就無效。

雖然商標(biāo)被宣告無效前的商標(biāo)使用行為并不當(dāng)然合法，但仍需對其作出侵權(quán)與否的判定，即適用法律關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)的情形的規(guī)定結(jié)合本案事實(shí)作出認(rèn)定。因被控侵權(quán)商品實(shí)物鐘上所載商標(biāo)與老“三五”商標(biāo)一致，根據(jù)本案相關(guān)商標(biāo)使用許可合同亦可推定趙宇陽等將新“三五”商標(biāo)用于制造的鐘、表等商品上，而該商標(biāo)與上海鐘廠據(jù)以主張權(quán)利的涉案注冊商標(biāo)進(jìn)行對比構(gòu)成商標(biāo)近似，故趙宇陽等人的行為屬于在同一種商品上或類似商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，容易引起混淆，依法認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

至于趙宇陽等的主觀狀態(tài)，不應(yīng)成為本案中趙宇陽等是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任的考量因素，而是確定賠償數(shù)額的考量因素。也就是說即使本案趙宇陽等沒有惡意，其仍應(yīng)就先前在同一種商品上或類似商品上使用與權(quán)利人注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)的行為承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。趙宇陽等關(guān)于其不具有主觀惡意的理由不能成立，該理由不影響其侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)與否。