探討如何應(yīng)對(duì)專利的侵權(quán)訴訟

劉頂+張金柱

[摘要]專利承載著全世界最前沿的技術(shù)信息，根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，全世界90%～95%的最新技術(shù)動(dòng)態(tài)以專利的形式公之于眾。對(duì)企業(yè)組織而言，專利是專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人唯一不得不向公眾透露關(guān)鍵信息的方式，即以公開換保護(hù)。因此，專利侵權(quán)行為也就時(shí)常發(fā)生。對(duì)于專利侵權(quán)，文章站在侵權(quán)方立場(chǎng)闡述侵權(quán)后的應(yīng)對(duì)策略，以進(jìn)一步提高專利申請(qǐng)質(zhì)量。

[關(guān)鍵詞]專利權(quán)；侵權(quán)訴訟；抗辯；公知技術(shù)；反訴

[DOI]1013939/jcnkizgsc201722036

專利權(quán)是通過申請(qǐng)專利的方式獲得某項(xiàng)技術(shù)的獨(dú)占權(quán)利，專利權(quán)未轉(zhuǎn)讓或未經(jīng)專利權(quán)人許可，任何其他單位或個(gè)人只要是以營(yíng)利為目的地在專利保護(hù)區(qū)域內(nèi)實(shí)施了依法受保護(hù)的有效專利時(shí)，則視為專利侵權(quán)。

判定專利侵權(quán)必須具備以下前提條件：①該專利是否在目標(biāo)國(guó)獲得專利權(quán)；②該專利權(quán)是否在法律上有效或者時(shí)間上有效；③該專利權(quán)是否存在無(wú)效導(dǎo)致權(quán)利要求縮小或無(wú)效。

專利侵權(quán)主要有以下幾種表現(xiàn)形式：①涉案產(chǎn)品或技術(shù)與授權(quán)專利權(quán)利要求進(jìn)行比對(duì)，若技術(shù)特征全部相同，則構(gòu)成侵權(quán)；②涉案產(chǎn)品的技術(shù)特征多于授權(quán)專利的技術(shù)特征，也構(gòu)成侵權(quán)；③涉案產(chǎn)品或技術(shù)與授權(quán)專利有區(qū)別，但區(qū)別通過現(xiàn)有技術(shù)判定是等效的，仍構(gòu)成侵權(quán)。這里所說(shuō)的等效，是指所屬本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠不通過創(chuàng)造性勞動(dòng)推斷出的且兩者所產(chǎn)生的效果相同。

雖然中國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展突飛猛進(jìn)，無(wú)論是專利申請(qǐng)量還是專利審查質(zhì)量都已躍居全球前列，但在國(guó)內(nèi)當(dāng)面對(duì)專利權(quán)人提起專利侵權(quán)訴訟時(shí)，大多數(shù)侵權(quán)方都不知如何應(yīng)對(duì)，有時(shí)只能束手就擒，這樣容易導(dǎo)致專利流氓的產(chǎn)生。侵權(quán)方如何應(yīng)對(duì)專利侵權(quán)訴訟，進(jìn)而巧妙地制定應(yīng)對(duì)策略應(yīng)該是未來(lái)企業(yè)IPR必須具備的素質(zhì)。應(yīng)對(duì)方法大體分為以下幾種，至于具體采用哪種方法，需要因事而異。

1不侵權(quán)抗辯

首先需要確認(rèn)涉案專利權(quán)是否有效，該有效指的是時(shí)間上有效，法律上有效，地域上有效。

（1）時(shí)間上有效是指根據(jù)不同國(guó)家對(duì)不同專利類型的保護(hù)期限，通過專利申請(qǐng)日進(jìn)行判斷，在國(guó)內(nèi)發(fā)明專利保護(hù)期限自申請(qǐng)日起20年，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)則為10年。例如，專利申請(qǐng)?zhí)枮镃N851020992的專利申請(qǐng)，申請(qǐng)日為1985年4月1日，則不需判斷，肯定不侵權(quán)。

（2）法律上有效是指涉案專利是否因?yàn)槲蠢U年費(fèi)而失效、是否因?yàn)闊o(wú)效宣告而導(dǎo)致專利權(quán)縮小或無(wú)效，如果因?yàn)樯姘笇＠鵁o(wú)效而導(dǎo)致權(quán)利要求縮小，則需要重新審視該專利最終的權(quán)利要求保護(hù)范圍進(jìn)行侵權(quán)判定。例如，專利申請(qǐng)?zhí)枮镃N2005800069275的專利申請(qǐng)，專利授權(quán)后經(jīng)過了一次無(wú)效，無(wú)效結(jié)果為權(quán)利要求1-8、10、12、14-24、26、27、29-31、33-41無(wú)效，在權(quán)利要求9、11、13、25、28和32有效的基礎(chǔ)上，維持專利權(quán)有效。那么，需要重新審視涉案專利的保護(hù)范圍，只需要將涉案侵權(quán)產(chǎn)品與維持有效的權(quán)利要求進(jìn)行對(duì)比判斷。

（3）地域上有效是指涉案專利是否在侵權(quán)發(fā)生過有效，不能拿著一篇美國(guó)專利去判定在中國(guó)侵權(quán)。例如，美國(guó)專利US13826195在美國(guó)獲得專利授權(quán)，但未在中國(guó)申請(qǐng)，則無(wú)須理會(huì)該專利在中國(guó)是否造成被侵權(quán)的問題，換句話說(shuō)，可以在中國(guó)免費(fèi)使用該專利，甚至可以利用該專利做其他專利的公知技術(shù)抗辯的證據(jù)。

然后將權(quán)利要求書的內(nèi)容與涉嫌侵權(quán)客體的技術(shù)特征進(jìn)行逐一比對(duì)，根據(jù)全面覆蓋原則、等同原則和禁止反悔原則找出區(qū)別點(diǎn)和突破點(diǎn)，進(jìn)而提出不侵權(quán)抗辯，同時(shí)根據(jù)找出的區(qū)別點(diǎn)盡快申請(qǐng)專利，為以后的交叉許可做好準(zhǔn)備。

2若判斷確實(shí)存在侵權(quán)，則需要進(jìn)一步判斷自身使用的技術(shù)是否屬于專利申請(qǐng)日前的公知技術(shù)，提出“公知技術(shù)抗辯”

如用公知技術(shù)抗辯，需證明自己的技術(shù)來(lái)自申請(qǐng)日前的公知技術(shù)，相當(dāng)于非行政上的將該專利權(quán)無(wú)效掉，但是要比無(wú)效難度更大；原因在于，需證明現(xiàn)有技術(shù)中有一套完整的技術(shù)方案記載了自己使用的技術(shù)方法，并不能像評(píng)價(jià)創(chuàng)造性一樣使用兩篇以上的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行組合推理。換句話說(shuō)，就是需要找到一篇現(xiàn)有技術(shù)直接影響該專利的新穎性。

在使用公知技術(shù)抗辯過程中存在兩個(gè)比較特殊的問題，重點(diǎn)來(lái)闡述一下：

（1）在抗辯中使用的公知技術(shù)是自由公知技術(shù)還是非自由公知技術(shù)。如果是自由公知技術(shù)，即非專利文獻(xiàn)或已失效的專利文獻(xiàn)，則可以直接使用；如果是非自由公知技術(shù)，即他人已取得的合法權(quán)利，例如專利權(quán)，也可以直接使用，但是相當(dāng)于證明間接侵犯了第三人的專利權(quán)，如果他人起訴，需要另案審理。

（2）在抗辯中使用的公知技術(shù)是自由公知技術(shù)，但是該技術(shù)是由于原告方在申請(qǐng)專利之前信息被非法竊取或非法公開的，該如何處理呢？原則上，只要原告方無(wú)法舉證上述情況，就可以認(rèn)定為公知技術(shù)，被告可以進(jìn)行公知技術(shù)抗辯。對(duì)于信息是否被非法竊取或非法公開需要另案審理，與被告無(wú)關(guān)。

3在判斷確實(shí)侵權(quán)的前提下，向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)提出專利的“無(wú)效宣告請(qǐng)求”

很多人認(rèn)為提出無(wú)效請(qǐng)求需要花費(fèi)大量的人力、財(cái)力和精力，所以不到萬(wàn)不得已一般不提出無(wú)效，筆者認(rèn)為提出無(wú)效請(qǐng)求只要策略用對(duì)，不但可以減少開支還能起到意想不到的效果。

無(wú)效過程一般分為前期無(wú)效材料準(zhǔn)備階段，提出無(wú)效請(qǐng)求階段、等待口審階段、口審階段、判決，其關(guān)鍵點(diǎn)在于無(wú)效宣告請(qǐng)求書和口審。被告可以在撰寫完無(wú)效宣告請(qǐng)求書后，發(fā)起無(wú)效請(qǐng)求之前概括一版摘要版發(fā)給原告，告知已找到無(wú)效證據(jù)，可以將其無(wú)效，希望和談；若對(duì)方置之不理則發(fā)起無(wú)效請(qǐng)求，若到口審階段對(duì)方占據(jù)劣勢(shì)，可進(jìn)一步表達(dá)和談；若仍然置之不理，則將其無(wú)效即可。在此過程中，發(fā)起和談?wù)埱蟮哪康脑谟?，獲得對(duì)方許可，和專利權(quán)人同時(shí)占據(jù)市場(chǎng)，而不去無(wú)效該專利，利用該專利威懾第三方。

4先用權(quán)抗辯

如果企業(yè)在專利申請(qǐng)日前已進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的專項(xiàng)投資并且完成了必要的技術(shù)準(zhǔn)備，則可以在原有范圍內(nèi)繼續(xù)實(shí)施。endprint

對(duì)于產(chǎn)品專利權(quán)而言，能夠產(chǎn)生先用權(quán)的行為只包括在專利申請(qǐng)日之前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品或者已經(jīng)作好制造的必要準(zhǔn)備，不包括使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口相同產(chǎn)品的行為；對(duì)于方法專利權(quán)而言，能夠產(chǎn)生先用權(quán)的行為只包括在專利申請(qǐng)日之前已經(jīng)使用相同方法或者已經(jīng)作好使用專利方法的必要準(zhǔn)備，不包括使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為。

“做好必要準(zhǔn)備”要求準(zhǔn)備工作是為實(shí)施該發(fā)明創(chuàng)造而進(jìn)行的技術(shù)性準(zhǔn)備工作。一般性準(zhǔn)備工作，例如購(gòu)買地皮、裝設(shè)水電、市場(chǎng)分析、配備管理人員等不能認(rèn)為是作好了實(shí)施該項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的必要準(zhǔn)備。技術(shù)性準(zhǔn)備工作，一般指完成主要技術(shù)圖紙、工藝文件；或者制造、購(gòu)買主要設(shè)備及原材料。

5提出反訴，達(dá)到和解目的

如果確定侵犯專利權(quán)人專利權(quán)，并且判斷該專利權(quán)較為穩(wěn)定，無(wú)效可能性小，則可以提出反訴。對(duì)于反訴如何提出，由以下幾種方式，但是前提是需要了解對(duì)方的產(chǎn)品情況，包括產(chǎn)品成分或結(jié)構(gòu)組成、可能用到的方法、設(shè)備等。

（1）根據(jù)自有的專利情況，找出1篇或幾篇相關(guān)的有效專利提出反訴。

（2）若無(wú)相關(guān)專利，通過專利檢索，找出最相關(guān)技術(shù)專利進(jìn)行購(gòu)買或者獨(dú)占許可。

（3）迅速分析原告產(chǎn)品市場(chǎng)銷售情況，例如確定在哪些國(guó)家銷量較好，可聯(lián)合國(guó)外友誼企業(yè)在國(guó)外發(fā)起侵權(quán)訴訟。

6結(jié)論

隨著我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)的不斷發(fā)展，體系制度的不斷完善，會(huì)逐步趕超歐美知識(shí)產(chǎn)權(quán)水平。目前國(guó)家正在大力倡導(dǎo)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”，更加激發(fā)企業(yè)的研發(fā)動(dòng)力，也有助于大眾的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)進(jìn)一步得到提高，應(yīng)運(yùn)而生的就是知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，如何避免侵權(quán)會(huì)成為各企業(yè)IPR和專利代理機(jī)構(gòu)面臨的問題。筆者認(rèn)為通過不斷學(xué)習(xí)西方的法律規(guī)則，同時(shí)運(yùn)用東方人的智慧會(huì)逐步使我國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)走向運(yùn)營(yíng)。中國(guó)的兵法云：用兵之法，無(wú)恃其不來(lái)，恃吾有以待之；無(wú)恃其不攻，恃吾有所不可攻也。利而誘之，亂而取之，實(shí)而備之，強(qiáng)而避之。不可勝者，守也；可勝者，攻也。

參考文獻(xiàn)：

[1]孫利民涉外專利侵權(quán)糾紛法律對(duì)策研究[D].哈爾濱：黑龍江大學(xué)碩士論文，2006.

[2]鄭瑞琨，朝霞專利侵權(quán)判定的基本規(guī)則[J].電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2003（9）.

[3]楊萌，鄭志柱專利間接侵權(quán)與專利侵權(quán)判定原則[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2011（4）.

[4]孫曉敏如何應(yīng)對(duì)專利侵權(quán)訴訟[J].中國(guó)發(fā)明與專利，2008（2）.

[5]代云麗淺談企業(yè)專利侵權(quán)訴訟的預(yù)警機(jī)制及其應(yīng)對(duì)措施[J].現(xiàn)代國(guó)企研究，2016（5）.endprint