一事不再理原則和轉(zhuǎn)換適用條款在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中的適用

劉莉莎+計(jì)海軍

案情

2006年11月13日，青?；ブh威達(dá)青稞酒有限責(zé)任公司（以下簡稱“威達(dá)公司”）向國家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡稱“商標(biāo)局”）提起第5716549號(hào)“天順德”商標(biāo)（以下簡稱“爭議商標(biāo)”）的注冊申請(qǐng)，指定使用在第33類的“青稞酒”等商品上，商標(biāo)局于2009年6月20日予以初步審定公告。在法定異議期內(nèi)，青海互助青稞酒股份有限公司（以下簡稱“青海互助公司”）向商標(biāo)局提出異議申請(qǐng)，經(jīng)審理商標(biāo)局裁定異議理由不成立，對(duì)爭議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。青?；ブ疚淳驮摦愖h裁定提起異議復(fù)審申請(qǐng)。

2014年1月4日，青海互助公司向國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡稱“商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)”）提出無效宣告申請(qǐng)，經(jīng)審理商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出裁定，爭議商標(biāo)與青?；ブ疽炎缘牡?400971號(hào)“天佑德”商標(biāo)（以下簡稱“引證商標(biāo)”）構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，對(duì)爭議商標(biāo)予以無效宣告。威達(dá)公司因不服無效宣告請(qǐng)求裁定提起商標(biāo)行政訴訟。

審判

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（以下簡稱“一審法院”）經(jīng)審理認(rèn)為，青?；ブ緦?duì)爭議商標(biāo)提出的異議申請(qǐng)和無效宣告申請(qǐng)具有相同的事實(shí)和理由，在生效裁定已對(duì)相關(guān)事實(shí)和理由進(jìn)行審理并已生效的情況下，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)不應(yīng)對(duì)相應(yīng)條款再次進(jìn)行實(shí)體審理。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)相應(yīng)條款進(jìn)行實(shí)體審理構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第四十二條所規(guī)定的“一事不再理”的情形，從而判決撤銷商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的無效宣告請(qǐng)求裁定，要求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出裁定。

青?；ブ竞蜕虡?biāo)評(píng)審委員會(huì)均不服一審判決，上訴至北京市高級(jí)人民法院（以下簡稱“二審法院”），青海互助公司的主要理由為：1.“一事不再理”屬于程序問題，程序問題的審理應(yīng)適用2013年《商標(biāo)法》的規(guī)定，根據(jù)2013年《商標(biāo)法》的規(guī)定，本案無效宣告申請(qǐng)不受“一事不再理”原則的限制。同時(shí)，青?；ブ驹诋愖h申請(qǐng)和無效宣告申請(qǐng)中所依據(jù)的事實(shí)和理由并不相同；2.引證商標(biāo)曾被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，爭議商標(biāo)的注冊系對(duì)引證商標(biāo)的摹仿，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)，損害了青?；ブ镜脑谙群戏?quán)利，違反了2001年《商標(biāo)法》第十三條、第三十一條、第四十一條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以無效宣告。

二審法院經(jīng)審理認(rèn)為：1.“一事不再理”屬于程序問題，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于商標(biāo)法修改決定施行后商標(biāo)案件管轄和法律適用問題的解釋》第七條規(guī)定，不應(yīng)適用2001年《商標(biāo)法》第四十二條的規(guī)定。在爭議商標(biāo)并未經(jīng)過商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)審理，且無效宣告申請(qǐng)所依據(jù)的事實(shí)和理由與商標(biāo)異議申請(qǐng)中提出的事實(shí)和理由并不相同的情況下，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)受理青?；ブ镜臒o效宣告申請(qǐng)并進(jìn)行審理并未違反“一事不再理”原則；2.青?；ブ静⑽磳?001年《商標(biāo)法》第二十八條作為無效宣告的申請(qǐng)理由，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在無效宣告請(qǐng)求裁定中依職權(quán)將青海互助公司所提的2001年《商標(biāo)法》第十三條的申請(qǐng)理由轉(zhuǎn)換適用為第二十八條，并據(jù)此作出對(duì)威達(dá)公司不利的裁決，有違程序正義。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)應(yīng)對(duì)爭議商標(biāo)是否違反2001年《商標(biāo)法》第十三條、第三十一條所指“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的情形進(jìn)行審查。

雖然二審法院認(rèn)定了本案不構(gòu)成“一事不再理”的情形，但是否定了商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)轉(zhuǎn)換適用法條進(jìn)行審理的行為，從而判決駁回上訴，維持原判。

評(píng)析

本案涉及兩個(gè)焦點(diǎn)問題，焦點(diǎn)問題之一是商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中“一事不再理”原則的適用，之二是商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)是否可以依職權(quán)將2001年《商標(biāo)法》第十三條轉(zhuǎn)換適用第二十八條進(jìn)行審理。鑒于上述焦點(diǎn)問題在司法實(shí)踐中的認(rèn)定和采納標(biāo)準(zhǔn)仍存在較大的分歧，值得探討，筆者結(jié)合本案具體情況作如下分析：

（一）商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中“一事不再理”原則的適用

2001年《商標(biāo)法》第四十二條規(guī)定：對(duì)核準(zhǔn)注冊前已經(jīng)提出異議并經(jīng)裁定的商標(biāo)，不得再以相同的事實(shí)和理由申請(qǐng)裁定。

上述2001年《商標(biāo)法》第四十二條即是商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中的“一事不再理”原則的具體體現(xiàn)。從該條款可以歸納出兩種構(gòu)成“一事不再理”的具體情形：第一，經(jīng)商標(biāo)局審理作出異議裁定之后，以相同的事實(shí)和理由向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提起無效宣告申請(qǐng)的；第二，經(jīng)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)審理作出異議復(fù)審裁定之后，以相同的事實(shí)和理由向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出無效宣告申請(qǐng)的。本案在一審和二審審理過程中主要就是對(duì)青?；ブ咎崞鸬臒o效宣告申請(qǐng)是否屬于上述第一種情形進(jìn)行了認(rèn)定。除了對(duì)異議申請(qǐng)和無效宣告申請(qǐng)中是否“具有相同的事實(shí)和理由”進(jìn)行認(rèn)定之外，本案還涉及到了新舊法的適用問題。在新舊法銜接過程中，實(shí)體問題應(yīng)適用舊法，程序問題應(yīng)適用新法。故“一事不再理屬于程序問題，還是實(shí)體問題”的認(rèn)定就是一個(gè)尤為關(guān)鍵的問題。

在司法實(shí)踐中，“一事不再理屬于程序問題，還是實(shí)體問題”一直都是存在爭議的，本案中兩級(jí)法院對(duì)一事不再理問題的不同認(rèn)定，也可以說明這一點(diǎn)。一審法院雖沒有明確指出“一事不再理”屬于實(shí)體問題，但適用了2001年《商標(biāo)法》第四十二條進(jìn)行審理，且認(rèn)定青?；ブ咎岢龅臒o效宣告申請(qǐng)構(gòu)成“一事不再理”的情形。一審法院認(rèn)為，兩次申請(qǐng)具有相同的事實(shí)和理由，屬于2001年《商標(biāo)法》第四十二條規(guī)定的情形，在生效裁定已對(duì)“爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成同一種或類似商品上的近似商標(biāo)”進(jìn)行審理并已生效的情況下，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)不應(yīng)對(duì)該條款再次進(jìn)行實(shí)體審理。由此可見，一審法院實(shí)際上認(rèn)可了“一事不再理”屬于實(shí)體問題。而二審法院糾正了一審法院關(guān)于“一事不再理”的認(rèn)定，明確指出“一事不再理”屬于程序問題。除此之外，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，商標(biāo)評(píng)審程序中的“一事不再理”應(yīng)進(jìn)行程序上和實(shí)體上的審查。在程序啟動(dòng)階段，并不需要對(duì)是否具有相同的事實(shí)和理由進(jìn)行實(shí)體審查，且鑒于行政效率原則等因素，在程序啟動(dòng)時(shí)也很難對(duì)是否具有相同的事實(shí)和理由進(jìn)行實(shí)體審查，故僅需要在形式上作出判斷。但是在實(shí)質(zhì)審理階段，則需要嚴(yán)格審查是否構(gòu)成新的事實(shí)和理由。endprint

從本案判決來看，二審法院明確了“一事不再理”屬于程序問題，對(duì)以后類似案件的處理具有指導(dǎo)意義。在二審法院認(rèn)定“一事不再理”屬于程序問題的情況下，本案關(guān)于是否“一事不再理”的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)根據(jù)2013年《商標(biāo)法》進(jìn)行審理。而2013年《商標(biāo)法》刪除了關(guān)于“對(duì)核準(zhǔn)注冊前已經(jīng)提出異議并經(jīng)裁定的商標(biāo)，不得再以相同的事實(shí)和理由申請(qǐng)裁定”的內(nèi)容，故青?；ブ驹?001年《商標(biāo)法》實(shí)施期間提起異議申請(qǐng)并經(jīng)裁定，之后提起無效宣告申請(qǐng)，至商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)審理青?；ブ镜臒o效宣告申請(qǐng)時(shí)已處于2013年《商標(biāo)法》實(shí)施期間，不受上述2001年《商標(biāo)法》第四十二條規(guī)定的約束。

另一方面來說，青海互助公司提起的無效宣告申請(qǐng)與異議申請(qǐng)?jiān)谑聦?shí)和理由上都有著明顯不同。在異議申請(qǐng)時(shí)的主要法律依據(jù)為2001年《商標(biāo)法》第九條第一款、第三十一條、《民法通則》第四條，在無效宣告申請(qǐng)時(shí)的主要法律依據(jù)為2001年《商標(biāo)法》第十三條、第三十一條、第四十一條，其中2001年《商標(biāo)法》第十三條和四十一條的規(guī)定屬于新提出的理由。并且，青?；ブ驹跓o效宣告申請(qǐng)時(shí)還提交了在異議申請(qǐng)中沒有提交的馳名商標(biāo)批復(fù)、2010年后簽訂的廣告宣傳協(xié)議、經(jīng)銷合同、宣傳圖片、榮譽(yù)證書等證據(jù)材料，這些證據(jù)材料對(duì)引證商標(biāo)宣傳使用情況和知名度具有至關(guān)重要的證明作用，也構(gòu)成新的事實(shí)。因此，在無效宣告申請(qǐng)所依據(jù)的事實(shí)和異議申請(qǐng)所依據(jù)的事實(shí)和理由并不相同的情況下，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)受理并審理青?；ブ镜臒o效宣告申請(qǐng)，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為不違反“一事不再理”原則。

（二）商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)是否可以依職權(quán)將2001年《商標(biāo)法》第十三條轉(zhuǎn)換適用第二十八條進(jìn)行審理

青?；ブ驹谔崞馃o效宣告申請(qǐng)時(shí)主要依據(jù)為2001年《商標(biāo)法》第十三條、第三十一條、第四十一條的規(guī)定，而商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在審理時(shí)依職權(quán)將第十三條規(guī)定轉(zhuǎn)換適用為第二十八條，從而依據(jù)《商標(biāo)法》第二十八條裁定爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，對(duì)爭議商標(biāo)予以無效宣告。由此引出的一個(gè)問題就是商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在商標(biāo)評(píng)審過程中是否可以依職權(quán)轉(zhuǎn)換適用的法律條款。

2014年《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)審理依照商標(biāo)法第四十四條、第四十五條規(guī)定請(qǐng)求宣告注冊商標(biāo)無效的案件，應(yīng)當(dāng)針對(duì)當(dāng)事人申請(qǐng)和答辯的事實(shí)、理由及請(qǐng)求進(jìn)行審理。

根據(jù)該條款的規(guī)定，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)審理評(píng)審案件應(yīng)當(dāng)針對(duì)青?；ブ咎岢錾暾?qǐng)的事實(shí)、理由和請(qǐng)求進(jìn)行審理，其主動(dòng)轉(zhuǎn)換法律適用條款，依據(jù)青?；ブ静⑽疵鞔_提出的第二十八條作為申請(qǐng)理由進(jìn)行審理，似乎并不符合《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定。也正如二審法院所述，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)依職權(quán)轉(zhuǎn)換適用法律條款，并據(jù)此做出對(duì)威達(dá)公司不利的裁決，有違程序正義，威達(dá)公司不應(yīng)承擔(dān)因商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)主動(dòng)轉(zhuǎn)換法條適用而帶來的不利后果。

但實(shí)際上最高人民法院在2017年1月10日發(fā)布的《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十四條及北京市高級(jí)人民法院在2014年1月22日發(fā)布的《關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》第三條，均對(duì)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)依職權(quán)將2013年《商標(biāo)法》第十三條第三款轉(zhuǎn)換適用為第三十條進(jìn)行審理的行為進(jìn)行了明確規(guī)定，該種行為在滿足特定條件的情況下并不屬于法律適用錯(cuò)誤。

在本案中青?；ブ緦?001年《商標(biāo)法》第十三條第二款作為無效宣告申請(qǐng)理由，該條款的內(nèi)容與2013年《商標(biāo)法》第十三條第三款的內(nèi)容相同，而商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)將其轉(zhuǎn)換適用為2001年《商標(biāo)法》第二十八條進(jìn)行審理，該條款內(nèi)容也與2013年《商標(biāo)法》第三十條內(nèi)容相同，因此，在法律條款具體內(nèi)容上，將2001年《商標(biāo)法》第十三條第二款轉(zhuǎn)換適用為2001年《商標(biāo)法》第二十八條與將2013年《商標(biāo)法》十三條第三款轉(zhuǎn)換適用為2013年《商標(biāo)法》第三十條是等同的。進(jìn)一步來說，根據(jù)《關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》第三條規(guī)定，青?；ブ臼窃谝罁?jù)2001年《商標(biāo)法》第十三條第二款的規(guī)定對(duì)同一種或者類似商品上申請(qǐng)注冊的爭議商標(biāo)申請(qǐng)宣告其無效的，行政裁決是在滿足三個(gè)條件的情況下適用2001年《商標(biāo)法》第二十八條作出的，原則上不應(yīng)認(rèn)定屬于適用法律錯(cuò)誤。

青?；ブ咎岢龅臒o效宣告申請(qǐng)完全符合該三個(gè)條件，即：1.在無效宣告申請(qǐng)中沒有明確提出爭議商標(biāo)違反2001年《商標(biāo)法》第二十八條規(guī)定的主張；2.青?；ブ旧暾?qǐng)爭議商標(biāo)宣告無效的實(shí)質(zhì)理由是相關(guān)公眾容易對(duì)爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)產(chǎn)生混淆；3.青海互助公司要求宣告爭議商標(biāo)無效的申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)，爭議商標(biāo)自注冊之日起沒有超過五年。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)審理本案并在2015年1月30日作出裁定之時(shí)，北京市高級(jí)人民法院已經(jīng)發(fā)布了《關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》。因此，二審法院否定了商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)轉(zhuǎn)換適用法律條款的行為，關(guān)于“商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)并未對(duì)青?；ブ舅罁?jù)的2001年《商標(biāo)法》第十三條及第三十一條的規(guī)定進(jìn)行審查違反了2014年《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定”的認(rèn)定，筆者認(rèn)為仍是值得商榷的。

至本案二審審理時(shí)，最高人民法院的《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》也已經(jīng)發(fā)布并開始實(shí)施?！蛾P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十四條規(guī)定“當(dāng)事人主張爭議商標(biāo)構(gòu)成對(duì)其已注冊的馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿或者翻譯而不應(yīng)予以注冊或者應(yīng)予無效，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)依據(jù)商標(biāo)法第三十條規(guī)定裁決支持其主張的，如果爭議商標(biāo)注冊未滿五年，人民法院在當(dāng)事人陳述意見之后，可以按照商標(biāo)法第三十條規(guī)定進(jìn)行審理”。根據(jù)該規(guī)定，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)依職權(quán)將2001年《商標(biāo)法》第十三條第二款的規(guī)定轉(zhuǎn)換適用為第二十八條的，僅需滿足爭議商標(biāo)注冊未滿五年的條件。而青海互助公司對(duì)爭議商標(biāo)提起無效宣告申請(qǐng)時(shí)，爭議商標(biāo)注冊確系未滿五年，各方當(dāng)事人在二審?fù)徶幸矊?duì)轉(zhuǎn)換適用法條的情況陳述了相應(yīng)意見。故根據(jù)該規(guī)定，二審法院在審理時(shí)也可以按照2001年《商標(biāo)法》第二十八條的規(guī)定進(jìn)行審理。

但實(shí)際情況是，二審法院并沒有按照上述規(guī)定進(jìn)行審理，而是認(rèn)定了商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)主動(dòng)轉(zhuǎn)換適用條款進(jìn)行審理違反了2014年《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定。由此可見，在司法實(shí)踐中，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)依職權(quán)將2013年《商標(biāo)法》第十三條轉(zhuǎn)換適用第三十條進(jìn)行審理的情形尚未被充分采納，其適用的具體條件仍需進(jìn)一步明確。既然最高人民法院的司法解釋和北京市高級(jí)人民法院的規(guī)范性文件均對(duì)上述轉(zhuǎn)換適用條款的行為進(jìn)行了明確規(guī)定，就說明了該情況在實(shí)踐中具有普遍性，如果商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的上述轉(zhuǎn)換適用條款的情況不能應(yīng)用于實(shí)踐，相關(guān)商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益的主張也將受到較大影響。

綜上所述，筆者認(rèn)為在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)依職權(quán)將2013年《商標(biāo)法》第十三條轉(zhuǎn)換適用為第三十條審理的情形，一方面可以更好地維護(hù)商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益，在主張保護(hù)商標(biāo)具有知名度但知名度尚不足以構(gòu)成馳名的情況下，轉(zhuǎn)換適用2013年《商標(biāo)法》第三十條進(jìn)行審理，既使得商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益得到充分保障，也可以有效地遏制存在“傍名牌”惡意的商標(biāo)注冊行為；另一方面可以起到節(jié)省司法資源的作用，商標(biāo)權(quán)人無論主張2013年《商標(biāo)法》第十三條，還是主張第三十條，其實(shí)質(zhì)理由都是認(rèn)為相關(guān)公眾容易對(duì)爭議商標(biāo)與主張保護(hù)商標(biāo)產(chǎn)生混淆，在轉(zhuǎn)換適用第三十條審理的情況下，既無需對(duì)曾被認(rèn)定過馳名商標(biāo)的主張保護(hù)商標(biāo)進(jìn)行馳名商標(biāo)的重復(fù)認(rèn)定，也可避免在主張2013年《商標(biāo)法》第十三條未獲支持的情況下，商標(biāo)權(quán)人再次以2013年《商標(biāo)法》第三十條提起無效宣告申請(qǐng)主張商標(biāo)權(quán)益。endprint