劉佳秋 李 鵬

（1.100086 專利局電學(xué)部節(jié)能器件處 北京 2.100024 北京第二外國語學(xué)院 北京）

一、引言

《審查指南》規(guī)定：發(fā)明或者實用新型專利申請是否具備實用性，應(yīng)當(dāng)在新穎性和創(chuàng)造性審查之前首先進行判斷。由此可見實用性的審級高于新穎性和創(chuàng)造性，實用性實際上是能夠形成一項專利權(quán)的最為基本的要件，是專利權(quán)的本質(zhì)屬性。因此在審查實踐中對實用性的正確判斷尤為重要。

近日，筆者在參加專利局審查員入職培訓(xùn)題庫建設(shè)中遇到了有關(guān)實用性的兩個問題，引起了題庫建設(shè)組內(nèi)人員的熱烈討論，同時也引起了筆者對《專利法》第二十二條第四款的思考。

二、實用性問題的討論

（一）獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求實用性的關(guān)系

如果獨立權(quán)利要求有實用性，那么從屬權(quán)利要求（真從屬權(quán)利要求而非假從屬權(quán)利要求）是否一定有實用性？

一般認為：獨立權(quán)利要求具備實用性并不必然保證其從屬權(quán)利要求也具備實用性，不能由引用基礎(chǔ)具備實用性確認其從屬權(quán)利要求也具備實用性，應(yīng)分別予以審查。例如可能存在獨立權(quán)利要求請求保護一種設(shè)備，從屬權(quán)利要求中進一步限定設(shè)備中某個部件的某種工作方式違背自然規(guī)律。另外從屬權(quán)利要求中如果有對發(fā)明其他方面（不同于獨立權(quán)利要求）的改進，也會有不具有實用性的可能。

對此問題，筆者翻閱的《專利法》《審查指南》以及《專利法詳解》和專利局實用性教案等多項資料?！秾＠ā返诙l第四款規(guī)定：實用性是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。對實用性概念的理解重點在于是否能夠制造或使用以及是否能夠產(chǎn)生積極效果這兩方面。這兩方面的判斷應(yīng)基于技術(shù)方案，與獨立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求之間并無必然聯(lián)系，即使獨立權(quán)利要求具備實用性，對其進一步限定的從屬權(quán)利要求也可能存在不具備實用性的情況，如獨立權(quán)利要求請求保護一種產(chǎn)品，從屬權(quán)利要求對該產(chǎn)品的某一部件進一步限定中涉及違反自然規(guī)律的“恒動機械”的結(jié)構(gòu)，因此應(yīng)當(dāng)對其技術(shù)方案分別獨立進行判斷；也就是說，對于存在“上位概括”的獨立權(quán)利要求，即使該獨立權(quán)利要求具備實用性，其從屬權(quán)利要求也可能不具備實用性。

實用性的審查應(yīng)該分別針對獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求的技術(shù)方案整體進行的審查，獨立權(quán)利要求的技術(shù)方案具有實用性，說明獨立權(quán)利要求的技術(shù)方案具有制造或使用的可能性，而從屬權(quán)利要求如果對獨立權(quán)利要求的技術(shù)方案做了進一步的細化限定，正是由于這一限定使該技術(shù)方案不具有制造或使用的可能性了，因此該從屬權(quán)利要求也就不具備實用性了，這也就解釋了反對意見中關(guān)于局部部件不能實現(xiàn)不影響整個產(chǎn)品實現(xiàn)的錯誤質(zhì)疑。

因此，對于這一問題，筆者認為：獨立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求的實用性不具有必然聯(lián)系，獨立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求的實用性審查是彼此相對獨立的過程。

（二）未要求保護的技術(shù)方案實用性的處理

審查實用性時，如果說明書中公開的技術(shù)方案沒有實用性，但該技術(shù)方案沒有在權(quán)利要求中請求保護，此時是否依然需要指出申請不具有實用性呢？

《審查指南》第二部分第五章提到“實用性應(yīng)當(dāng)遵循的原則為：以申請日提交的說明書(包括附圖)和權(quán)利要求書所公開的整體內(nèi)容為依據(jù)，而不僅僅局限于權(quán)利要求所記載的內(nèi)容”，從這一方面理解，實用性審查的對象應(yīng)該是整體申請文件（包括說明書和權(quán)利要求），對于說明書中公開的沒有實用性的技術(shù)方案，雖然其沒有在權(quán)利要求中請求保護，但是其仍然屬于申請文件客觀存在的缺陷，應(yīng)該指出該缺陷。

但從請求原則來看，實用性的審查應(yīng)該以申請人請求保護的方案為審查對象，對于申請人沒有申請保護的技術(shù)方案一般不需指出實用性。

上述兩原則之間是否存在矛盾沖突之處呢？其實不然，請求原則是專利制度的根本原則，實用性的審查也要遵循該原則，也就是以申請人請求保護的技術(shù)方案為審查對象，《審查指南》中規(guī)定的審查原則是指當(dāng)依據(jù)權(quán)利要求難于判斷時，還需要考慮說明書的內(nèi)容，這也是以整個申請文件為審查對象的原因。

再者，從復(fù)審無效階段審查來看，若專利僅在說明書中存在，不具備實用性的技術(shù)方案，并不會導(dǎo)致該專利被無效或部分無效，由此也佐證了在實審階段對于權(quán)利要求沒有保護的技術(shù)方案，即使在說明書中記載的該方案不具備實用性，審查中也不需要指出的情況。

所以一般來說，未在權(quán)利要求書中請求保護的技術(shù)方案，審查員不必提出實用性的審查意見。但是也有例外情況。下面將重點剖析。

不具備實用性的情況主要涉及如下幾種：a.無再現(xiàn)性；b.違背自然規(guī)律；c.利用獨一無二的自然條件的產(chǎn)品；d.非治療目的的外科手術(shù)方法；e.測量極限生理參數(shù)；f.無積極效果。對于a、c-f情形，如果僅在說明書中出現(xiàn)了上述情形，而未在權(quán)利要求書中要求保護該技術(shù)方案，那么該申請僅僅是說明書撰寫上存在不完善的問題，并不存在本質(zhì)上的錯誤；但是如果是b情形，由于違背自然規(guī)律，涉及的技術(shù)方案即使不要求在權(quán)利要求中保護，考慮到授權(quán)文本作為法律文件不應(yīng)存在違背自然規(guī)律的原則性錯誤，此時應(yīng)當(dāng)要求其刪除該技術(shù)方案，這是從專利文件的科學(xué)嚴謹性方面提出的要求，也可稱作實用性審查的特例情況。這種情形有點類似于違反《專利法》第5條第1款規(guī)定的情況，即對于違反《專利法》第五條第1款的，無論是否在權(quán)利要求中請求保護都需要在審查意見通知書中指出，因為違反法律、社會公德或者妨害公共利益的內(nèi)容原則上都不應(yīng)該被公開，專利審查階段有義務(wù)指出并要求申請人刪除。

所以對于上述問題，筆者認為實用性的審查通常是針對權(quán)利要求中請求保護的技術(shù)方案，如果根據(jù)權(quán)利要求中的記載不足以判斷實用性時需要借助于說明書的內(nèi)容；對于權(quán)利要求沒有請求保護的記載在說明書中的不具備實用性的技術(shù)方案，審查階段無需指出這些方案不具備實用性；但如果說明書中記載了違反自然規(guī)律的技術(shù)方案，即使該方案沒有記載在權(quán)利要求中，出于對專利文件科學(xué)嚴謹性的考慮，也應(yīng)該指出說明書中這些違反自然規(guī)律的技術(shù)方案不具備實用性并要求申請人修改或刪除。

三、結(jié)論

通過對上述兩個實用性問題的深入分析和討論，我們更清楚理解了《專利法》第二十二條第四款有關(guān)實用性的規(guī)定的內(nèi)涵和外延，確定了獨立和從屬權(quán)利要求的實用性之間不具有必然聯(lián)系；并掌握了除特殊情況外一般不審查未提出保護的技術(shù)方案的實用性等原則，由此更能在審查實踐中正確使用和駕馭該法條。