李梅香

一、實(shí)際要解決的技術(shù)問題在創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中的重要性

發(fā)明申請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)價(jià)時(shí)，《專利審查指南》（2010版）的第二部分第四章中3.2.1.1提供一種稱之為“三步法”的評(píng)價(jià)方法，具體包括：

第一步：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

第二步：確定區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題

第三步：判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否是顯而易見。

若實(shí)際解決的技術(shù)問題在現(xiàn)有技術(shù)中已有類似的解決方案或被給出了技術(shù)啟示，則該專利申請(qǐng)將會(huì)被認(rèn)為沒有創(chuàng)造性，從而失去授權(quán)前景。由此可見，創(chuàng)造性的判斷過程中實(shí)際要解決的技術(shù)問題的定位至關(guān)重要。

二、實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定在現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題

以下是《專利審查指南》（2010版）的第二部分第四章中3.2.1.1對(duì)確定實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定的規(guī)定：

“首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。從這個(gè)意義上說，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)”。

從上述描述可知實(shí)際解決的技術(shù)問題是決定于區(qū)別特征的技術(shù)效果，但是并沒有限定僅是區(qū)別特征的直接技術(shù)效果。而區(qū)別特征的技術(shù)效果包括：直接技術(shù)效果及基于該直接效果產(chǎn)生的衍生技術(shù)效果。直接技術(shù)效果可以理解為：區(qū)別特征限定的步驟或部件的直接作用；衍生技術(shù)效果可以理解為：區(qū)別特征限定的步驟或部件，在該技術(shù)方案中各技術(shù)特征限定的應(yīng)用環(huán)境下所能起到的特定作用，通常是基于直接作用之上產(chǎn)生的間接作用；衍生技術(shù)效果可包括：區(qū)別特征在技術(shù)方案中其他技術(shù)特征限定的應(yīng)用環(huán)境下及區(qū)別特征自身限定的應(yīng)用環(huán)境下，基于直接作用產(chǎn)生的間接作用。而筆者發(fā)現(xiàn)：在專利審查及無效等實(shí)務(wù)中，有時(shí)候?qū)嶋H要解決的技術(shù)問題是僅根據(jù)區(qū)別特征的直接技術(shù)效果認(rèn)定的，并沒有結(jié)合區(qū)別特征應(yīng)用在技術(shù)方案中各技術(shù)特征限定的特定環(huán)境下得到衍生技術(shù)效果，從而導(dǎo)致區(qū)別特征的技術(shù)效果認(rèn)定不準(zhǔn)確，并最終導(dǎo)致實(shí)際解決的技術(shù)問題認(rèn)定錯(cuò)誤。

三、結(jié)合案例的分析

【案例】

一種信息處理方法，應(yīng)用于具有語音接收識(shí)別單元的第一電子設(shè)備中，所述語音接收識(shí)別單元用于接收語音輸入，并識(shí)別所述語音輸入的內(nèi)容，所述方法包括：

在所述第一電子設(shè)備等待與第二電子設(shè)備建立連接時(shí)，生成第一指令，第一指令用于使語音接收識(shí)別單元處于開啟狀態(tài)；

根據(jù)所述第一指令使所述語音接收識(shí)別單元處于開啟狀態(tài)；

其中，所述第二電子所對(duì)應(yīng)的通信標(biāo)識(shí)為第一通信標(biāo)識(shí)或第一通信標(biāo)識(shí)的備選通信標(biāo)識(shí)。

審查意見認(rèn)定了“在所述第一電子設(shè)備等待與第二電子設(shè)備建立連接時(shí)，生成第一指令，第一指令用于使語音接收識(shí)別單元處于開啟狀態(tài)”為區(qū)別特征；審查意見指出上述區(qū)別特征實(shí)際解決的技術(shù)問題為：如何開啟語音接收識(shí)別單元。在審查意見中進(jìn)一步指出：在連接建立后監(jiān)聽通話，若監(jiān)聽到進(jìn)行通話開啟語音識(shí)別，相當(dāng)于公開了通過數(shù)據(jù)處理的指令或指示關(guān)聯(lián)開啟語音識(shí)別接收單元，故給出了技術(shù)啟示，故上述區(qū)別特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員基于技術(shù)啟示容易想到的，權(quán)利要求沒有創(chuàng)造性。

實(shí)質(zhì)上該專利申請(qǐng)實(shí)際解決的技術(shù)方案是：在連接建立（通話）之前設(shè)備自動(dòng)開啟語音接收識(shí)別功能，從而方便用戶在開車等不便手動(dòng)操作電子設(shè)備的情況下，可以利用語音控制電子設(shè)備是否建立連接。

該區(qū)別特征的直接技術(shù)效果為：控制電子設(shè)備自動(dòng)開啟語音接收識(shí)別。

該區(qū)別特征的衍生技術(shù)效果為：若電子設(shè)備未預(yù)先開啟語音識(shí)別接收，在等待建立連接時(shí)自動(dòng)開啟語音接收識(shí)別，則語音接收識(shí)別開啟后可方便用戶直接利用語音控制連接的建立，用戶不用再手動(dòng)開啟語音接收識(shí)別。顯然，該區(qū)別特征應(yīng)用于該技術(shù)方案中限定的應(yīng)用環(huán)境下，基于語音接收識(shí)別自動(dòng)這一直接技術(shù)效果產(chǎn)生了衍生技術(shù)效果。

比對(duì)兩個(gè)技術(shù)效果，顯然是不同的；而不同的技術(shù)效果對(duì)應(yīng)了不同的技術(shù)問題；若技術(shù)問題不同，則在現(xiàn)有技術(shù)中是否存在技術(shù)啟示存在著很大的差異。

在該專利申請(qǐng)中不是簡(jiǎn)單地純粹地想要開啟語音接收識(shí)別，而是通過開啟時(shí)機(jī)的選擇，以方便電子設(shè)備未開啟語音識(shí)別的情況下用戶依然可語音控制連接的建立。若割裂地看待區(qū)別特征，僅從區(qū)別特征的直接作用（即直接技術(shù)效果），來定義實(shí)際解決的技術(shù)問題，顯然會(huì)導(dǎo)致技術(shù)問題的定位不準(zhǔn)確的問題。

反過來說，該專利申請(qǐng)相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具有電子設(shè)備自動(dòng)開啟語音識(shí)別，以方便用戶不執(zhí)行語音接收識(shí)別操作的情況下通過語音控制連接的建立的技術(shù)效果；而該技術(shù)效果在現(xiàn)有技術(shù)中沒有，通過組合現(xiàn)有技術(shù)也得不到。若該技術(shù)效果不算是區(qū)別特征帶來的技術(shù)效果，在其他相同或等同技術(shù)特征認(rèn)定無誤的情況下，那么該技術(shù)效果是從何而來的呢？從這一層面來看，若其他相同或等同技術(shù)特征認(rèn)定無誤，若不考慮區(qū)別特征的衍生技術(shù)效果，僅從區(qū)別特征所產(chǎn)生的直接技術(shù)效果（直接結(jié)果）來確定實(shí)際解決的技術(shù)問題顯然是有失偏頗的。

在《專利審查指南》（2010版）的第二部分第四章中6.4還有如下公開：

發(fā)明是否具備創(chuàng)造性是針對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明而言的，因此，對(duì)發(fā)明創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案進(jìn)行。發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，例如，使發(fā)明產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果的技術(shù)特征，或者體現(xiàn)發(fā)明克服技術(shù)偏見的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)寫入權(quán)利要求中；否則，即使說明書中有記載，評(píng)價(jià)發(fā)明的創(chuàng)造性時(shí)也不予考慮。此外，創(chuàng)造性的判斷，應(yīng)當(dāng)針對(duì)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案整體進(jìn)行評(píng)價(jià)，即評(píng)價(jià)技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，而不是評(píng)價(jià)某一技術(shù)特征是否具備創(chuàng)造性。

而上文提到的衍生技術(shù)效果，本質(zhì)上是區(qū)別特征應(yīng)用于技術(shù)方案限定的特定環(huán)境中產(chǎn)生的，例如，衍生技術(shù)效果亦可理解為：區(qū)別特征與其他技術(shù)特征組合產(chǎn)生的技術(shù)效果，是技術(shù)方案的整體技術(shù)效果。故《專利審查指南》（2010版）從上述描述來看，技術(shù)方案的評(píng)價(jià)是對(duì)整個(gè)技術(shù)方案的整體評(píng)價(jià)，而非對(duì)單個(gè)技術(shù)特征的創(chuàng)造性評(píng)價(jià)，本文所描述的衍生技術(shù)效果是不能被忽略的。故在確定實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，不能將區(qū)別特征從技術(shù)方案限定的應(yīng)用環(huán)境下脫離出來，割裂地看待該區(qū)別特征，僅根據(jù)該區(qū)別特征的直接技術(shù)效果確定實(shí)際解決的技術(shù)問題。

筆者認(rèn)為：評(píng)價(jià)技術(shù)方案的創(chuàng)造性時(shí)，若不整體上把握技術(shù)方案進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)價(jià)，而是采用“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)價(jià)，必然會(huì)對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行拆分，分離出技術(shù)特征；并基于技術(shù)特征進(jìn)行區(qū)別特征認(rèn)定和實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定。在確定實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，不應(yīng)該局限于區(qū)別特征的直接技術(shù)效果，而是需要根據(jù)區(qū)別特征的所有技術(shù)效果（既包括直接技術(shù)效果，也包括衍生技術(shù)效果），來定義實(shí)際解決的技術(shù)問題。

四、結(jié) 論

綜上所述，在確定區(qū)別特征實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，僅考慮區(qū)別特征的直接技術(shù)效果，會(huì)導(dǎo)致實(shí)際解決技術(shù)問題的不準(zhǔn)確，導(dǎo)致技術(shù)方案的創(chuàng)造性被低估。若需要較為準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)一個(gè)技術(shù)方案的創(chuàng)造性，需要同時(shí)考慮區(qū)別特征的直接技術(shù)效果和衍生技術(shù)效果；即整體上考慮本專利申請(qǐng)的技術(shù)方案整體上的技術(shù)效果相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否有新的技術(shù)效果或技術(shù)效果更加優(yōu)越；而非簡(jiǎn)單脫離申請(qǐng)文件或?qū)＠募挠涊d，直接根據(jù)該區(qū)別特征的直接技術(shù)效果，確定實(shí)際解決的技術(shù)問題。以上是筆者對(duì)于實(shí)際解決的技術(shù)問題的一些分析，該分析還處于很初級(jí)的階段，還有很多的不足，需要進(jìn)一步的研究和思考。