高本州 王浩羽

引 言

《專利審查指南》（2010版）給出了常用的評判創(chuàng)造性的“三步法”，其中第一步即為“確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)”，a中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局．專利審查指南2010［M］．北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：172．而后續(xù)的實際解決技術(shù)問題的確定以及顯而易見性的判斷，均是以最接近的現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)，而選擇不同的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，往往會得到不同難易程度的創(chuàng)造性評述過程，甚至得到完全相反的結(jié)論，因此，現(xiàn)有技術(shù)的選擇對創(chuàng)造性的評判至關(guān)重要。

同時，《專利審查指南》（2010版）也對最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇作出了一般性的規(guī)定：最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇，可以是，與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所用解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近，或/和公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。由此可見，在選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，需要考慮多個因素，如技術(shù)領(lǐng)域、要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或用途、公開技術(shù)特征的多少等。在實際審查過程中，一篇現(xiàn)有技術(shù)往往并不能完全符合上述所有因素，因此，需要在眾多的現(xiàn)有技術(shù)中選擇一個最合適的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，那么，在眾多能夠與該申請有關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)中，對于上述諸多因素以及它們的優(yōu)先順序，應(yīng)當(dāng)如何考慮？

一、最接近現(xiàn)有技術(shù)選擇時需要考慮的因素

（一）對于技術(shù)領(lǐng)域的考慮

發(fā)明創(chuàng)造性的起源應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員在實際實踐過程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)在操作中存在一定的缺陷，提出了解決或改進該缺陷的手段，從而形成發(fā)明創(chuàng)造。即該現(xiàn)有技術(shù)中的缺陷（即技術(shù)問題）通常是本領(lǐng)域技術(shù)人員在其所在的領(lǐng)域?qū)嵺`中發(fā)現(xiàn)的，因此，該技術(shù)缺陷必然是來自本領(lǐng)域技術(shù)人員實踐中的技術(shù)領(lǐng)域，本領(lǐng)域技術(shù)人員并無可能在沒有進行其他領(lǐng)域的嘗試和實踐，而發(fā)現(xiàn)該其他領(lǐng)域存在某種技術(shù)缺陷；同時，相同的技術(shù)領(lǐng)域通常才會面臨相同的技術(shù)缺陷，本領(lǐng)域技術(shù)人員才會有動機去對該缺陷進行改進，相反，不同的技術(shù)領(lǐng)域一般不會存在相同的缺陷，即使存在相同或類似的缺陷，由于本領(lǐng)域技術(shù)人員并沒有在其他領(lǐng)域進行實踐的基礎(chǔ)，因此，其并不會意識到其他領(lǐng)域同樣存在該缺陷，進而并不會容易地想到將該技術(shù)領(lǐng)域的解決該缺陷的方法應(yīng)用于其他領(lǐng)域中，因此，技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)作為還原發(fā)明的首要考慮因素，即技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)作為還原發(fā)明的著手點。

（二） 對于技術(shù)問題的考慮

1.技術(shù)問題不同

創(chuàng)造性的評述過程即是重構(gòu)發(fā)明的過程以及判斷該重構(gòu)過程對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見，重構(gòu)需要建立在一定的現(xiàn)有技術(shù)之上，即最接近的現(xiàn)有技術(shù)是重構(gòu)發(fā)明的起點，重構(gòu)的難易程度取決于作為重構(gòu)起點的現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明創(chuàng)造之間的接近程度，而發(fā)明創(chuàng)造往往是針對現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)問題所提出的解決方案，因此，作為改進起點的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)存在與發(fā)明所要解決的技術(shù)問題相關(guān)聯(lián)的部分，b李越，馮濤，鄒凱，等，問題導(dǎo)向下的我國創(chuàng)造性評判標(biāo)準(zhǔn)研究［J］．審查實務(wù)，2017（3）：1-25．即最接近的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)與發(fā)明所要解決的技術(shù)問題存在一定的相關(guān)性，如果最接近的現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明所要解決的技術(shù)問題無關(guān)，或者根本不存在該技術(shù)問題，同時也不是已經(jīng)解決了該技術(shù)問題，則本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對該現(xiàn)有技術(shù)時，并不知曉現(xiàn)有技術(shù)中存在怎樣的技術(shù)問題，更不清楚改進的方向何在，其并不存在朝發(fā)明的方向改進該現(xiàn)有技術(shù)的動機和啟示。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員一般很難以該現(xiàn)有技術(shù)作為起點進行改進，即技術(shù)問題的相關(guān)性應(yīng)當(dāng)作為選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)的主要考慮因素。

例如該申請為了使抗微生物組合物在施用于人體或者物體表面后，能夠快速起效，因此將丁香酚與特定量的百里酚和萜品醇活性成分進行組合，使他們協(xié)同作用，從而解決了上述技術(shù)問題。對比文件同樣涉及一種抗菌劑的制備，其選擇由至少三種類型的11中抗菌劑的組合，但其所用解決的技術(shù)問題為能夠滲透至皮下組織殺滅病原體，且起效時間能夠長達一周或一月，即對比文件是為了使抗菌劑能夠長期起效以及能夠滲透到皮下組織進行殺菌。對于上述申請的現(xiàn)有技術(shù)的選擇，若以該對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，則本領(lǐng)域技術(shù)人員的研究和改進方向應(yīng)當(dāng)是選擇不同抗菌劑的組合來達到延長藥效以及增加滲透深度的效果，而該申請的抗菌劑組合物并不能達到上述技術(shù)效果。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員在對對比文件進行改造時，其反而會拋棄該申請的組合物。對于本案例，不能以對比文件作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的根本原因在于對比文件與該申請的技術(shù)問題不存在相關(guān)性，對比文件并不能驅(qū)使本領(lǐng)域技術(shù)人員向著該申請中的技術(shù)方案進行研發(fā)和改進。

2.技術(shù)問題相同或類似

當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)中存在與該申請相同的技術(shù)問題，但該現(xiàn)有技術(shù)采用了其他技術(shù)手段解決了該技術(shù)問題，即現(xiàn)有技術(shù)與該發(fā)明的技術(shù)方案平行，它們各自為一相同或相似的發(fā)明目的采用了不同的技術(shù)手段，且該技術(shù)手段均不是本領(lǐng)域為了解決該技術(shù)問題所熟知的技術(shù)手段，即二者在整個技術(shù)發(fā)展方向上并不相同，而技術(shù)在發(fā)展過程中往往又具有連續(xù)的特點。因此，由于現(xiàn)有技術(shù)與該發(fā)明的發(fā)展和改進方式和方向不同，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對該現(xiàn)有技術(shù)時，通常的改進方式是在現(xiàn)有的方向上做深一步的研究來更好地解決該技術(shù)問題，而不是放棄現(xiàn)有的研發(fā)方向，而選擇另一種全新的解決該技術(shù)問題的方式，因此，若以該現(xiàn)有技術(shù)作為改進的起點，其會驅(qū)使本領(lǐng)域技術(shù)人員朝著與該申請不同的方向進行改進，該現(xiàn)有技術(shù)同樣不適宜作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)來評判創(chuàng)造性。

例如該申請為了實現(xiàn)超聲探頭的準(zhǔn)確定位，采用了以下技術(shù)手段：在超聲探頭上固定以激光筆，使其發(fā)射一束與超聲波平行的激光束，并在測試工件上形成光斑，人眼可以直接觀察得到光斑的位置，然后通過超聲探頭與激光束的固定位置關(guān)系，將超聲探頭移動到待檢測表面。其中1為超聲探頭， 4為激光筆（如圖1所示）。而對比文件1同樣公開了一種超聲探頭定位裝置（如圖2所示），其是采用計算機自動定位，具體通過控制超聲探頭在三維空間內(nèi)的移動，從而實現(xiàn)超聲探頭的準(zhǔn)確定位，其中6為超聲探頭。由此可見，雖然對比文件1和該申請解決了相同的技術(shù)問題，但其采用的技術(shù)手段完全不同，若以該對比1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，則本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對該現(xiàn)有技術(shù)時，其首先考慮的應(yīng)當(dāng)是如何精準(zhǔn)驅(qū)動探頭的移動距離，以及如何實現(xiàn)計算機與超聲探頭之間的實時、準(zhǔn)確的通信和控制，或者對滑軌進行改進以實現(xiàn)超聲探頭更順暢和準(zhǔn)確的滑動等，即本領(lǐng)域技術(shù)人員通常會在該裝置的已有部件和研發(fā)方向上進行改進，而不會想到采用其他方式，如增加輔助定位的激光筆，來輔助超聲探頭進行定位。究其原因，主要在于雖然對比文件1與該申請解決技術(shù)問題相同，但他們是從不同的角度出發(fā)，采用的技術(shù)手段以及原理完全不同。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員很難以對比文件1作為改進的起點，同時又拋棄對比文件1的技術(shù)手段和部件，而采用另一種完全不同的技術(shù)手段來實現(xiàn)定位。

圖1 本發(fā)明示意圖

圖2 對比文件1示意圖

但是若對比文件與該申請中的技術(shù)手段均是本領(lǐng)域為了解決相同或相似的技術(shù)問題所采用的常規(guī)的技術(shù)手段，且該技術(shù)手段之間并不矛盾或相悖，則本領(lǐng)域技術(shù)人員可以以該對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，通過常規(guī)的替換來得到該申請。

例如該申請通過齒式聯(lián)軸器實現(xiàn)動力的傳輸，而對比文件公開了采用液力耦合器實現(xiàn)動力的傳輸，由于在現(xiàn)有技術(shù)中無論是液力耦合器還是齒式聯(lián)軸器，其均為本領(lǐng)域常用的聯(lián)軸器類型，且他們各自的優(yōu)缺點，如齒形聯(lián)軸器的能量損失小，而液力耦合器能夠?qū)崿F(xiàn)無級傳輸，也是本領(lǐng)域技術(shù)人員所熟知的，且他們在使用時并不矛盾。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在實際的使用中，出于某種簡單的目的，如減少功耗，而將對比文件中的齒式聯(lián)軸器替換為現(xiàn)有技術(shù)中常見的液力耦合器，從而得到該申請的技術(shù)方案。

（三）對于技術(shù)特征公開多少的考慮

對于在審查實踐中，通常需要考慮技術(shù)特征公開多少的問題，雖然技術(shù)特征公開得越多，審查員撰寫通知書越方便，但是若僅僅考慮技術(shù)特征公開的多少，則當(dāng)對比文件并沒有提及申請人的改進點時，有時在對比文件1的基礎(chǔ)上并不能改進得到該申請。因為從申請人發(fā)明創(chuàng)造的角度出發(fā)，其改進往往是針對現(xiàn)有技術(shù)方案中的某一缺陷而對某一局部進行的改進，且該點也是申請人最為關(guān)注的點，而其他部件往往是現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)存在的，申請人對其也并未改進，在實際檢索和審查中，審查員檢索得到的公開技術(shù)特征最多的技術(shù)方案通常恰恰為申請人所聲稱的需要改進的現(xiàn)有技術(shù)（或背景技術(shù)），同時區(qū)別往往是申請人的改進點。那么，除非對比文件中提及了需要對該局部進行改進，或者對該局部進行改進是本領(lǐng)域中的普遍需求。否則，該對比文件往往并不能驅(qū)使本領(lǐng)域技術(shù)人員朝著該發(fā)明的方向進行改進。對于該種情況，不妨從申請人的角度出發(fā)，來選擇公開申請人改進點的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，而將申請人聲稱的在現(xiàn)有技術(shù)中的其他技術(shù)特征作為區(qū)別，同時基于其他技術(shù)問題來對區(qū)別技術(shù)特征進行說理或結(jié)合其他對比文件。

例如，上述案例中對比文件2同樣公開了一種超聲探頭的定位裝置，其采用激光器發(fā)射的可見激光束輔助超聲探頭實現(xiàn)定位，設(shè)置一束與超聲波重合的可見激光束，因此，激光束照射的位置即為超聲波探測的位置（如圖3所示）其解決了超聲探頭準(zhǔn)確定位的問題。由此可見，對比文件2公開了與該申請相同的改進點，即以可見的激光束來輔助不可見的超聲束來實現(xiàn)定位，而若以該對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，其與該申請的區(qū)別則在于滑軌以及固定座的設(shè)置，而在現(xiàn)有技術(shù)中，為了實現(xiàn)不同點的檢測，對超聲探頭進行移動是本領(lǐng)域所公知的，同時超聲探頭通常需要固定在固定架上。因此，出于上述目的，本領(lǐng)域技術(shù)人員的改進方向是設(shè)置固定和移動超聲探頭以及激光束的固定座以及移動機構(gòu)，而在現(xiàn)有檢測中，通過滑軌進行移動，以及通過固定座進行固定，均是常規(guī)的技術(shù)手段。同時，該點也不是申請人所聲稱和改進的關(guān)鍵點所在。因此，雖然對比文件2與該申請存在較多的區(qū)別特征，但該區(qū)別特征主要是固定、移動等部件，并不涉及申請人所聲稱的改進點，且從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)，固定、移動部件也是很常規(guī)的，因此，相比對比文件1，改進對比文件2得到該申請要更加容易。綜上，對于技術(shù)特征公開的多寡，在評述創(chuàng)造性時，不應(yīng)將其重要程度考慮的太高而忽略改進點，主要還是看將其作為發(fā)明起點與將改進點作為發(fā)明起點來得到該申請，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，哪個更加容易。

圖3 對比文件2示意圖

（四） 對于應(yīng)用領(lǐng)域的考慮

對于《專利審查指南》（2010版）后半部分的規(guī)定，即選擇“雖然與要求保護的發(fā)明領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)”作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，該處的“技術(shù)領(lǐng)域”通常理解為“應(yīng)用領(lǐng)域”，因為在有些審查領(lǐng)域，通常存在裝置或方法相同，但實施的對象不同。此時，需要思考將該裝置和方法實施于該特定的對象是否存在技術(shù)上的障礙，或者該實施對象對該裝置或方法是否存在不同于其他對象的要求和改進，若該實施對象并沒有對該裝置或方法產(chǎn)生影響或限定，而僅僅是將裝置或方法所固有的工作方式施用于該對象，則同樣可選擇將該裝置或方法應(yīng)用于不同對象的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

例如，該申請是采用激光微調(diào)技術(shù)刻蝕陶瓷，若對比文件公開了采用激光微調(diào)技術(shù)刻蝕石英晶體，雖然該申請與對比文件加工對象不同，即陶瓷和石英晶體兩者體系存在不同，但它們均是將激光微調(diào)技術(shù)應(yīng)用于刻蝕，即它們的應(yīng)用領(lǐng)域相同。同時，激光微調(diào)刻蝕陶瓷和石英這種質(zhì)地堅硬的材料在原理上是相同的，都是利用激光束可聚集成很小的光斑，達到適當(dāng)?shù)哪芰棵芏?，有選擇地氣化部分材料來精密調(diào)節(jié)微電子元器件，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)對比文件公開的激光微調(diào)刻蝕石英的技術(shù)而想到利用激光微調(diào)刻蝕陶瓷的技術(shù)，對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言不需要付出創(chuàng)造性的勞動，這樣的改變并不足以使得該申請的技術(shù)方案具有專利法意義上的創(chuàng)造性高度。

二、總 結(jié)

對于《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定的在選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)中需要考慮的因素，本文結(jié)合幾個案例討論了在選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)時諸多考慮因素的優(yōu)先順序。具體的，需要首先考慮技術(shù)領(lǐng)域和技術(shù)問題的相關(guān)性；其次，對于平行技術(shù)方案，通常不會選擇與本申請技術(shù)手段相差甚遠或相悖的現(xiàn)有技術(shù)作為接近的現(xiàn)有技術(shù)，而對于公開技術(shù)特征的多少，不應(yīng)將其作為選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)的主要考量因素，應(yīng)當(dāng)從問題、構(gòu)思、手段、效果等進行綜合考慮，將其與公開改進的現(xiàn)有技術(shù)進行權(quán)衡；最后，雖然技術(shù)領(lǐng)域（功能領(lǐng)域）應(yīng)當(dāng)是發(fā)明改進的明確著手點，但同時應(yīng)當(dāng)從應(yīng)用領(lǐng)域來考慮選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

發(fā)明創(chuàng)造性的評述過程是回到申請日，重構(gòu)發(fā)明的過程，最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇應(yīng)當(dāng)是能夠經(jīng)過最少的改進、且最容易得到本申請的現(xiàn)有技術(shù)。因此，上述案例和討論僅僅是對最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇提供參考和借鑒，具體到每個案例，還應(yīng)當(dāng)從實際檢索得到的現(xiàn)有技術(shù)整體出發(fā)進行綜合考量。