澳大利亞革新專利制度會否走向“末路”？

欽靜 曾旻輝

2017年8月，澳大利亞政府在對于生產(chǎn)力委員會（The Productivity Commission）《關(guān)于澳大利亞知識產(chǎn)權(quán)分析的調(diào)查報告》的回復(fù)1中，同意生產(chǎn)力委員會關(guān)于廢止革新專利制度（Innovation patent system）的建議。澳大利亞政府將尋求對1990年《專利法》進(jìn)行立法修正，廢除革新專利制度，并作出適當(dāng)安排以維持現(xiàn)有革新專利權(quán)利。澳大利亞革新專利制度是否會廢除的有關(guān)事宜，引起了中國申請人和知識產(chǎn)權(quán)界同仁的廣泛關(guān)注。澳大利亞革新專利是否真如生產(chǎn)力委員會所述的那樣對于中小企業(yè)沒有益處？澳大利亞革新專利制度會否走向“末路”？帶著這些關(guān)注與疑慮，我們開始對革新專利制度“前世今生”的探索及對革新專利制度“去路”的展望。

革新專利制度的歷史及介紹

（一）革新專利制度產(chǎn)生背景

革新專利制度的前身為“小專利”（petty patent）制度。小專利制度將申請人的權(quán)利要求限制在3項內(nèi)，且最長保護(hù)期為6年。要獲得小專利的保護(hù)，申請人所要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造需要通過實質(zhì)審查，且符合標(biāo)準(zhǔn)專利（standard patent）2的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)，這導(dǎo)致小專利系統(tǒng)并未達(dá)到吸引本地中小企業(yè)的目標(biāo)，沒有得到很好的利用。在小專利制度被替換之前，澳大利亞每年小專利的平均申請量僅為100件。

為解決以上問題，澳大利亞于2001年5月引入革新專利制度，替換小專利制度，用于幫助本土中小型企業(yè)得以快速、低成本地獲得專利保護(hù)。

（二）革新專利制度介紹

1.革新專利簡介

革新專利是一種短期專利，與中國的實用新型相似，但保護(hù)期僅8年，通過形式審查之后即可授權(quán)，是一種經(jīng)濟(jì)、便捷、快速的專利，其設(shè)立的目的主要為提高澳大利亞本地中小企業(yè)的創(chuàng)新力。

革新專利適用于與現(xiàn)有技術(shù)相比作出了較小改進(jìn)的、不符合標(biāo)準(zhǔn)專利授權(quán)條件的發(fā)明創(chuàng)造。革新專利保護(hù)主題較廣，包含產(chǎn)品、方法，還可保護(hù)軟件相關(guān)發(fā)明、商業(yè)方法、疾病的治療和診斷方法，但植物和動物或者植物和動物繁育的生物學(xué)方法不能得到保護(hù)。

2.革新專利的申請流程（見圖1）

3.革新專利的特點

（1）澳大利亞革新專利與標(biāo)準(zhǔn)專利比較

如表1所示，革新專利的創(chuàng)造性稱為創(chuàng)新性，與標(biāo)準(zhǔn)專利相比門檻較低，僅要求對發(fā)明創(chuàng)造具有實質(zhì)性貢獻(xiàn)，且與現(xiàn)有技術(shù)有不同之處。標(biāo)準(zhǔn)專利審查周期長，保護(hù)期為20年；而革新專利由于領(lǐng)證前無需實質(zhì)審查，2-3個月即可領(lǐng)證，保護(hù)期則只有8年。從費(fèi)用成本來看，革新專利比標(biāo)準(zhǔn)專利便宜很多。標(biāo)準(zhǔn)專利對于權(quán)利要求項數(shù)無限制，授權(quán)權(quán)利要求超過20項的，需繳納附加官費(fèi)；提出實質(zhì)審查的革新專利，其權(quán)利要求項數(shù)須在5項內(nèi)，但是未請求實質(zhì)審查的革新專利申請，則無需將權(quán)利要求刪減至5項內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)專利的實質(zhì)審查時間是在申請階段中，期限為優(yōu)先權(quán)日起5年或收到澳大利亞知識產(chǎn)權(quán)局要求提交實質(zhì)審查請求指令起2個月內(nèi)，以先屆滿期限為準(zhǔn)；革新專利實質(zhì)審查為可選程序，提出時間為領(lǐng)證后任意時間，但應(yīng)在專利權(quán)期限內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)專利在授權(quán)前有公布及異議程序，通過3個月的異議期后方可獲得授權(quán)，而革新專利沒有授權(quán)前異議程序。

（2）澳大利亞革新專利與中國實用新型比較

如表2所示，澳大利亞革新專利的保護(hù)對象要比中國實用新型廣泛得多。中國實用新型的審查周期較澳大利亞革新專利略長，但保護(hù)期也多2年。需請求實質(zhì)審查的澳大利亞革新專利，必須將權(quán)利要求控制在5項內(nèi)，而中國實用新型無此要求。澳大利亞革新專利在領(lǐng)證后可以請求實質(zhì)審查，中國實用新型在領(lǐng)證后也有類似的請求專利權(quán)評價報告。不同點在于澳大利亞革新專利的實質(zhì)審查請求可由專利權(quán)人和任意第三方提出；而中國實用新型專利權(quán)評價報告只能由專利權(quán)人及利害關(guān)系人（被許可方）提出。

（3）革新專利制度的特點

根據(jù)上述澳大利亞革新專利與標(biāo)準(zhǔn)專利的比較、澳大利亞革新專利與中國實用新型的比較，澳大利亞革新專利的特點可總結(jié)如下：第一，創(chuàng)造性門檻低，授權(quán)容易；第二，領(lǐng)證快、費(fèi)用低、保護(hù)期短；第三，保護(hù)對象廣。

以上特點也是澳大利亞政府引入革新專利制度的初衷，即希望通過領(lǐng)證快、費(fèi)用低、授權(quán)易的革新專利制度，減輕本地中小企業(yè)的負(fù)擔(dān)，推動本地中小企業(yè)的創(chuàng)新力。

革新專利制度的現(xiàn)狀

（一）中國企業(yè)對于革新專利制度的態(tài)度

中國企業(yè)赴澳大利亞申請專利的數(shù)量增長勢頭明顯，對于急于開拓澳大利亞市場的中國企業(yè)來說，澳大利亞革新專利申請是一個比較好的選擇，因此革新專利申請受到中國企業(yè)的鐘愛。

根據(jù)澳大利亞知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的澳大利亞2017知識產(chǎn)權(quán)年報3，2016年澳大利亞革新專利申請量為2322件，較2015年增長了27%，如此高的增長率主要應(yīng)歸因于中國申請人的871件申請，這占到了澳大利亞革新專利申請量中非本國申請人的93%，也占澳大利亞革新專利申請總量的38%。

澳大利亞革新專利申請領(lǐng)證快、費(fèi)用低、授權(quán)易，特別地，它還涵蓋了中國發(fā)明專利保護(hù)對象的特點。同時，澳大利亞市場長期以來被美國、日本和歐洲企業(yè)占領(lǐng)，而這些企業(yè)也早已建立了它們的知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)組合。在澳大利亞剛開始建立或者還沒有建立知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)組合的中國企業(yè)，可以考慮將革新專利與商標(biāo)注冊結(jié)合起來，構(gòu)成一條廉價、快速建立知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)組合的渠道，使欲在澳大利亞拓展市場的中國企業(yè)，逐步占據(jù)和鞏固其有利的競爭地位。因此，革新專利申請受到越來越多中國企業(yè)的青睞。

（二）澳大利亞政府及澳大利亞中小企業(yè)對革新專利制度的態(tài)度

在澳大利亞境內(nèi)，澳大利亞官方政府和本土大多數(shù)中小企業(yè)對于革新專利制度的態(tài)度，持決然相反的態(tài)度。澳大利亞官方政府認(rèn)為革新專利制度的初衷是為了提高澳大利亞本土中小企業(yè)的創(chuàng)新力，但是其所達(dá)到的實際效果甚微，建議廢除革新專利制度。而作為革新專利申請主體的中小企業(yè)認(rèn)為，革新專利是保護(hù)創(chuàng)新的商業(yè)價值的唯一可靠途徑，革新專利制度為廣大中小企業(yè)提供了廉價和簡單的專利保護(hù)，而不損害投資或者創(chuàng)新，因此反對廢除革新專利制度。

2016年12月，澳大利亞生產(chǎn)力委員會發(fā)布了《關(guān)于澳大利亞知識產(chǎn)權(quán)分析的調(diào)查報告》4，其中第8部分對革新專利制度進(jìn)行了分析和建議。該部分提到，革新專利并未達(dá)到提高澳大利亞本土中小企業(yè)創(chuàng)新的目的，而且還帶來了以下弊端：

第一，革新專利創(chuàng)造性門檻低。生產(chǎn)力委員會認(rèn)為，革新專利的創(chuàng)新性等同于新穎性測試，導(dǎo)致產(chǎn)生大量廉價專利。革新專利即使進(jìn)行實質(zhì)審查，其審查標(biāo)準(zhǔn)也太低，這給獲得革新專利權(quán)的創(chuàng)新公司帶來較大不確定性，即不確定是否會侵犯他人專利。

第二，革新專利被某些專利權(quán)人策略性地利用來防御競爭對手。某些專利權(quán)人針對涉嫌侵犯其標(biāo)準(zhǔn)專利申請的競爭對手，策略性地基于標(biāo)準(zhǔn)專利申請分案申請革新專利，而革新專利的權(quán)利要求會被專利權(quán)人特意構(gòu)建，以確保競爭對手侵犯其專利權(quán)。

生產(chǎn)力委員會認(rèn)為，如果廢止革新專利制度，可以簡化專利制度、降低行政和交易成本、遏制專利權(quán)人策略性利用革新專利的行為，權(quán)衡利弊，特建議澳大利亞政府廢除革新專利制度。

2017年8月，澳大利亞政府在對于生產(chǎn)力委員會《關(guān)于澳大利亞知識產(chǎn)權(quán)分析的調(diào)查報告》的回復(fù)中，同意生產(chǎn)力委員會關(guān)于廢止革新專利制度的建議。澳大利亞政府將尋求對1990年《專利法》進(jìn)行立法修正，廢除創(chuàng)新專利制度，并作出適當(dāng)安排以維持現(xiàn)有革新專利權(quán)利。

盡管澳大利亞政府支持廢除革新專利制度，但如前所述，澳大利亞本地大多數(shù)中小企業(yè)卻發(fā)出了不同的聲音，有大量反對廢除創(chuàng)新專利制度建議的回復(fù)提交至官方。澳大利亞本土中小企業(yè)普遍認(rèn)為，革新專利制度應(yīng)予以保留，以達(dá)到幫助其獲得專利保護(hù)的目的，從而刺激創(chuàng)新、產(chǎn)生積極的經(jīng)濟(jì)影響。

澳大利亞中小企業(yè)是申請革新專利的主要群體。根據(jù)圖2所示，革新專利制度自2001年誕生后，澳大利亞革新專利申請量基本呈現(xiàn)上升趨勢，并在2015年和2016年出現(xiàn)大幅度增長。盡管2017年革新專利申請量有所下降，但澳大利亞2018知識產(chǎn)權(quán)年報（專利部分）6顯示，澳大利亞中小企業(yè)仍占據(jù)革新專利申請量的58%，是革新專利的主要申請群體；另外，中國申請人占據(jù)了革新專利申請量的23%，美國申請人占20%。不難理解，澳大利亞廣大中小企業(yè)并不希望政府廢除革新專利制度。

革新專利制度的變革

步入2018年，正當(dāng)大家都在觀望澳大利亞政府對于廢除革新專利制度的進(jìn)一步動作時，革新專利制度卻出現(xiàn)了一波三折的命運(yùn)，從初期等待澳大利亞官方立法廢除革新專利制度的消息，到2018年3月知識產(chǎn)權(quán)法修正案（針對生產(chǎn)力委員會回復(fù)第1部分及其他措施）并未提及廢除革新專利制度，再到2018年7月知識產(chǎn)權(quán)法修正草案（針對生產(chǎn)力委員會回復(fù)第2部分及其他措施）再次將逐步淘汰革新專利制度列入草案條款，并征求公眾意見，讓大家感受到了革新專利制度變革的“漫漫之路”。

2018年知識產(chǎn)權(quán)修改案中出現(xiàn)了廢除革新專利制度的條款，但是這一條款能否得到通過還難以預(yù)測。2018年知識產(chǎn)權(quán)修改案包括兩個部分， 第一個部分已經(jīng)提交至眾議院；第二個部分已經(jīng)完成了公開征求意見的環(huán)節(jié)，但是否會提交到眾議院尚未明確，包含廢除革新專利制度的條款正是在第二部分。

2018年3月28日，2018年知識產(chǎn)權(quán)法修正案（針對生產(chǎn)力委員會回復(fù)第1部分及其他措施）7已提交至眾議院，目前仍在議會審議。2018年知識產(chǎn)權(quán)法修正案（針對生產(chǎn)力委員會回復(fù)第1部分及其他措施）中，對于專利部分的修正僅涉及廢除《專利法》第76A項關(guān)于需要延期的醫(yī)藥專利應(yīng)提交某些數(shù)據(jù)要求的規(guī)定，而并未提及革新專利制度的廢除，這似乎預(yù)示著走上“末路”的革新專利制度迎來了轉(zhuǎn)機(jī)。

然而隨后澳大利亞政府再次“潑出冷水”，聲明其已接受生產(chǎn)力委員會關(guān)于廢除革新專利制度的建議，雖然在2018年知識產(chǎn)權(quán)法修正案（第1部分）中未提及關(guān)于廢除革新專利的條款，但這并不意味著革新專利制度會保持原狀，政府決定進(jìn)行進(jìn)一步的行業(yè)咨詢，更好地了解創(chuàng)新型中小企業(yè)的需求后，考慮逐步取消革新專利制度。澳大利亞工業(yè)、創(chuàng)新和科學(xué)部于2018年5月25日開啟了咨詢窗口8，希望中小企業(yè)能夠針對革新專利制度的廢除事宜提交意見，提交意見的截止日期為2018年8月3日。

2018年7月23日，澳大利亞知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了2018年知識產(chǎn)權(quán)法修正草案（針對生產(chǎn)力委員會回復(fù)第2部分及其他措施）9的征求意見稿，公開征詢公眾意見持續(xù)到2018年8月31日。草案包括以下條款：（1）逐步淘汰革新專利制度；（2）專利法引入“對象”（objects）條款；（3）修改專利的創(chuàng)造性要求；（4）修改強(qiáng)制許可條款。

征求公眾意見后，澳大利亞知識產(chǎn)權(quán)局會否將修正案（第2部分）包含廢止革新專利的條款提交至眾議院，目前仍未可知。

如果革新專利制度不被廢除，那么澳大利亞政府可能針對生產(chǎn)力委員會提出的革新專利制度的弊端，進(jìn)行以下幾項變革：

（1）針對革新專利創(chuàng)新性門檻低，產(chǎn)生大量廉價、權(quán)利不確定的專利的現(xiàn)狀，有針對性地提高革新專利創(chuàng)新性門檻，并可能使其與標(biāo)準(zhǔn)專利的創(chuàng)造性要求相同，或者略低但至少要高于現(xiàn)有革新專利所要求的創(chuàng)新性。

（2）針對革新專利被某些專利權(quán)人策略性利用的情況，重新引用小專利制度的強(qiáng)制審查程序，比如，設(shè)置強(qiáng)制審查的期限為革新專利領(lǐng)證后第3年內(nèi)，或者將侵權(quán)賠償計算起點延后至據(jù)稱被侵權(quán)的革新專利經(jīng)過實質(zhì)審查公布后，而非原始母案申請的權(quán)利要求公布后。這樣，申請人提出分案申請的次數(shù)會逐漸減少，從而減少利用分案申請革新專利制度，策略性打擊競爭對手的弊端。

如果革新專利制度能夠避免走向“末路”，我們也期待其經(jīng)過針對性變革后，能夠“涅槃重生”。目前澳大利亞革新專利制度仍然維持現(xiàn)狀，現(xiàn)階段，廣大中國企業(yè)仍然可以通過申請革新專利，較快獲得澳大利亞專利保護(hù)。而如果革新專利制度被廢除，澳大利亞政府也會啟動相關(guān)機(jī)制，給予現(xiàn)有的革新專利權(quán)利一個過渡期。我們將持續(xù)關(guān)注和更新報道澳大利亞革新專利制度的變革情況。