朱玉璟 邱璐 豐茂

摘 要 本文針對選擇發(fā)明，尤其是涉及數(shù)值范圍的選擇發(fā)明的創(chuàng)造性如何評述進行了分析，提出選擇發(fā)明的審查依然應(yīng)該遵循“三步法”的原則，判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在技術(shù)啟示，以及是否產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果。同時結(jié)合具體案例，闡述了在審查過程中如何緊扣“預(yù)料不到的技術(shù)效果”進行充分說理。

關(guān)鍵詞 選擇發(fā)明 數(shù)值范圍 創(chuàng)造性 技術(shù)效果

作者簡介：朱玉璟、邱璐、豐茂，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心，研究方向：專利審查。

中圖分類號：D923.4 文獻標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.12.237

《專利審查指南》第二部分第四章第4.3節(jié)中指出，選擇發(fā)明，是指從現(xiàn)有技術(shù)中公開的寬范圍中，有目的地選出現(xiàn)有技術(shù)中未提到的窄范圍或個體的發(fā)明。而參數(shù)作為一種重要的技術(shù)特征表征方式，涉及到數(shù)值范圍的選擇發(fā)明非常常見。對于這類發(fā)明的創(chuàng)造性，審查員應(yīng)重點抓住“預(yù)料不到的技術(shù)效果”這一因素進行判斷。若該數(shù)值范圍的選擇使得發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果，其具備創(chuàng)造性；反之，若該數(shù)值范圍的選擇未能使得發(fā)明產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，則其不具備創(chuàng)造性。但如何針對“預(yù)料不到的技術(shù)效果”進行充分說理以使申請人信服，一直都是一個難點。下面，筆者將結(jié)合具體案例，對涉及數(shù)值范圍的選擇發(fā)明如何評價創(chuàng)造性進行詳細闡述。

一、選擇發(fā)明的創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)

《專利審查指南》第二部分第四章第4.3節(jié)給出了選擇發(fā)明創(chuàng)造性判斷的所要考慮的主要因素，此處將其作為選擇發(fā)明創(chuàng)造性的審查標(biāo)準(zhǔn)，其內(nèi)容如下：

1.如果發(fā)明僅是從一些已知的可能性中進行選擇，或者發(fā)明僅僅是從一些具有相同可能性的技術(shù)方案中選出一種，而選出的方案未能取得預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該發(fā)明不具備創(chuàng)造性。

2.如果發(fā)明是在可能、有限的范圍內(nèi)選擇具體的尺寸、溫度范圍或者其他參數(shù)，而這些選擇可以由本領(lǐng)域的技術(shù)人員通過常規(guī)手段得到并且沒有產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該發(fā)明不具備創(chuàng)造性。

3.如果發(fā)明是可以從現(xiàn)有技術(shù)中直接推導(dǎo)出來的選擇，則該發(fā)明不具備創(chuàng)造性。

4.如果選擇使得發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性。

也就是說不管哪種選擇發(fā)明的類型，都主要從能夠取得預(yù)料不到的技術(shù)效果這一角度入手來進行審查。在該類發(fā)明的創(chuàng)造性審查過程中，我們依然應(yīng)該遵循三步法的審查思路。

二、涉及數(shù)值范圍的選擇發(fā)明的具體案例

權(quán)利要求1為：“1. 一種低碳熱軋全鐵素體基超高強超高擴孔率鋼，其化學(xué)質(zhì)量百分比如下：C為0.01～0.1%；Si為0.01～0.15%；Mn為0.1～2%；P≤0.02%；S≤0.01%；N≤0.01%；Ti為0.01～0.2%；Mo為0.01～0.2%?！?/p>

對比文件1（CN1394237A）公開了一種低碳熱軋全鐵素體基超高強超高擴孔率鋼，其基本組成成分由重量%C≤0.06%、Si≤0.5%、Mn：0.5-2.0%、P≤0.01%、S≤0.005%、N≤0.006%、Ti：0.02-0.10%、Mo：0.05-0.6%、其余為Fe組成，而且其組織為單相鐵素體組織基體中分散有比例為5？04個/ m3以上的顆粒直徑小于 10nm的微細析出物（參見說明書第2頁第17～21行）。

權(quán)利要求1與對比文件1公開的內(nèi)容相比具有以下區(qū)別技術(shù)特征：權(quán)利要求1中Si的質(zhì)量百分比為0.01～0.15%；而對比文件1中Si的質(zhì)量百分比為Si≤0.5%。然而，對本領(lǐng)域的技術(shù)人員而言，通過有限的試驗從對比文件1公開的大范圍內(nèi)選擇一個較窄的范圍以得到權(quán)利要求1中Si的含量范圍，不需要付出創(chuàng)造性的勞動，且沒有產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果。因此權(quán)利要求1相對于對比文件1和本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段不具備《專利法》第22條第3款所規(guī)定的創(chuàng)造性。

三、涉及數(shù)值范圍的選擇發(fā)明的創(chuàng)造性評述方式

該案例申請人和審查員的爭議焦點在于：（1）本發(fā)明通過選擇了窄范圍的Si的含量，鐵素體鋼的成形性能最好，且強度最強，其產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是否能作為本發(fā)明具有創(chuàng)造性的依據(jù)；（2）“有限的試驗”能否用于評判創(chuàng)造性。

針對爭議焦點（1），如果選擇使得發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性；然而，本發(fā)明是否產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果呢？

筆者仔細研讀了本發(fā)明和對比文件1，發(fā)現(xiàn)對比文件1還公開了Si是固溶強化的有效元素，超過0.5%的話會促進C從鐵素體析出，容易在晶界析出粗大的Fe的碳化物，使翻邊性能下降。此外Si超過0.5%的話，板厚2.5mm以下的薄鋼板熱軋不穩(wěn)定；因此規(guī)定Si≤0.5%。圖4還公開了重量%Si+Mo≤0.5%時，可以得到鋼板具有非常好的表面性狀及較高的強度，表6還記載了Si的質(zhì)量比為0.16%-0.39%的多個實施例，Si的質(zhì)量比為0.26%，0.28%，0.37%， 0.39%的實施例中，鋼板的表面性狀良好，強度一般；Si的質(zhì)量比為0.16%，0.17%，0.18%，0.19%的實施例中，鋼板的表面性狀非常好，且強度較高；綜上所述，與Si的質(zhì)量比大于0.19%的實施例相比，Si的質(zhì)量比小于或等于0.19%的實施例的表面性狀更優(yōu)良且具有更高的強度。因此，對比文件1的表6給出了在Si≤0.5%的大范圍內(nèi)選擇Si≤0.19%的窄范圍以保證鋼板的成形性能及強度的啟示。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件1的表6公開的Si的質(zhì)量比為0.13%-0.39%的多個實施例中，Si≤0.19%的窄范圍可以獲得更優(yōu)良的表面性狀及更高強度的鋼板的基礎(chǔ)上，有動機減少Si的含量以保證鐵素體鋼的成形性能良好的前提下，提高鋼板的強度。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)期Si的質(zhì)量百分比設(shè)置為0.01～0.15%時，也能夠在保證鐵素體鋼的成形性能良好的前提下，提高鋼板的強度。因此，本發(fā)明未產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果。

針對爭議焦點（2），如果發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的。然而，到底什么是有限的試驗?zāi)兀?/p>

筆者認(rèn)為，判斷是否為“有限的試驗”，主要考慮下列因素：采用的技術(shù)手段或方法是否是常規(guī)的；現(xiàn)有技術(shù)是否給出對該選擇的技術(shù)啟示；該技術(shù)啟示是否會使本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機改進最接近的現(xiàn)有技術(shù)；該技術(shù)手段所取得的效果是否能夠預(yù)期。對于本案，在對比文件1的基礎(chǔ)上，設(shè)置Si的含量對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是常規(guī)的，且對比文件1的表6給出了在Si≤0.5%的大范圍內(nèi)選擇Si≤0.19%的窄范圍以保證鋼板的成形性能及強度的啟示。本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件1的表6公開的Si的質(zhì)量比為0.13%-0.39%的多個實施例中，Si≤0.19%的窄范圍可以獲得更優(yōu)良的表面性狀及更高強度的鋼板的基礎(chǔ)上，有動機減少Si的含量以保證鐵素體鋼的成形性能良好的前提下，提高鋼板的強度，其效果也是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)期的。應(yīng)當(dāng)明確，選擇發(fā)明是否具備創(chuàng)造性與實驗次數(shù)的多少、時間的長短沒有直接的、必然的聯(lián)系，審查員可在答復(fù)申請人時指出選擇發(fā)明的創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)，讓申請人明白審查的標(biāo)準(zhǔn)和方式。

上述案例給了筆者一定的啟發(fā)性。當(dāng)申請為選擇發(fā)明時，審查員不應(yīng)該簡單的認(rèn)為發(fā)明僅是從一些已知的可能性中進行選擇并且沒有產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，而機械的認(rèn)為該發(fā)明不具備創(chuàng)造性。而是應(yīng)該遵循“三步法”，基于該選擇重新確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，并判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在對該選擇的“技術(shù)啟示”。如果在現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)明確記載了對某些可能性選擇范圍或者在某些數(shù)值范圍內(nèi)進行優(yōu)選、選取或者推導(dǎo)的方向性信息，或者本領(lǐng)域技術(shù)人員可以容易地推知這些優(yōu)選、選擇或者推導(dǎo)的方向性信息，那么應(yīng)當(dāng)認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)給出了進行優(yōu)選、選取或者推導(dǎo)的“技術(shù)啟示”。例如，現(xiàn)有技術(shù)中公開了一個數(shù)值范圍，如果此現(xiàn)有技術(shù)中明確記載了對該數(shù)值范圍進行優(yōu)選或選擇的方向性信息，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員得到了一種在所述數(shù)據(jù)范圍內(nèi)尋求理想尺寸、范圍或者參數(shù)的“技術(shù)啟示”；但假使此現(xiàn)有技術(shù)中沒有公開任何對該數(shù)值范圍進行優(yōu)選或選擇的信息，但本領(lǐng)域中給出了解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書中披露了解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段；本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本領(lǐng)域的上述內(nèi)容能夠推知“該數(shù)值范圍中存在優(yōu)選值或者能夠根據(jù)實際需要通過有限的常規(guī)試驗尋找到最佳匹配值”，那么也應(yīng)當(dāng)認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員得到了一種在所述數(shù)據(jù)范圍內(nèi)尋求理想尺寸、范圍或者參數(shù)的“技術(shù)啟示”，進而認(rèn)定這種數(shù)值選取不具備創(chuàng)造性，除非這種選擇帶來了意料不到的技術(shù)效果。

四、總結(jié)

上述案例說明，在評述涉及數(shù)值范圍的選擇發(fā)明時，僅說明此種選擇不需付出創(chuàng)造性的勞動，不能帶來預(yù)料不到的技術(shù)效果是不足以讓申請人信服的，申請人依然會從“大量試驗”、“非常規(guī)選擇”等方面進行爭辯。

因此，審查員在審查過程中，依然應(yīng)該先判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在啟示，這種啟示是否具有引導(dǎo)作用，能讓本領(lǐng)域技術(shù)人員明確在現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)值范圍中存在著優(yōu)選值，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上對數(shù)值范圍進行優(yōu)選，并且這種優(yōu)選有著可預(yù)料的技術(shù)效果，進而得出該數(shù)值范圍的選取不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

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