關(guān)于重復(fù)授權(quán)的若干概念的認(rèn)定探討

摘 要：從禁止重復(fù)授權(quán)原則的立法本意探討了重復(fù)授權(quán)的認(rèn)定，并試圖從專利所處的法律狀態(tài)角度去理解專利法第九條第一款，對相關(guān)的概念進(jìn)行了分析認(rèn)定，同時結(jié)合發(fā)明實(shí)質(zhì)審查階段中典型案例，對其處理方法提出個人觀點(diǎn)及建議。

關(guān)鍵詞：重復(fù)授權(quán) 同樣的發(fā)明創(chuàng)造 先申請原則

專利權(quán)具有獨(dú)占性、排他性，即專利權(quán)是在一定時間和地域范圍內(nèi)授予專利權(quán)人對其專利的獨(dú)占權(quán)和排他權(quán)，因而一項發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。專利法第九條第一款規(guī)定了禁止重復(fù)授權(quán)原則，本文將對重復(fù)授權(quán)的相關(guān)概念，結(jié)合具體案例進(jìn)行分析認(rèn)定。

案例研究

1、同一申請人在先申請了發(fā)明，在后申請了實(shí)用新型，發(fā)明與實(shí)用新型為同樣的發(fā)明創(chuàng)造，且滿足授權(quán)的其他條件，其中在后申請的實(shí)用新型已被授權(quán)。

相關(guān)專利申請案例：案例1：發(fā)明200910186850.4，實(shí)用新型201020061312.0；案例2：發(fā)明201210040310.7，實(shí)用新型201220057328.3。

根據(jù)專利法九條一款第一句關(guān)于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”的規(guī)定，對于同一申請人的兩項同樣的發(fā)明創(chuàng)造，已授予實(shí)用新型專利權(quán)，因此，不能夠再授予發(fā)明專利申請專利權(quán)，否則，將造成重復(fù)授權(quán)。

對于上述案件的處理，目前有兩種觀點(diǎn)：觀點(diǎn)一，按照“先申請原則”，授予發(fā)明專利申請專利權(quán)，以此所造成的重復(fù)授權(quán)可通過后續(xù)無效程序解決，以發(fā)明專利構(gòu)成實(shí)用新型的抵觸申請無效掉實(shí)用新型專利；觀點(diǎn)二，按照專利法第九條第一款的規(guī)定的同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)，通知申請人對發(fā)明專利申請的權(quán)利要求進(jìn)行修改或放棄實(shí)用新型[1]-[3]。

筆者認(rèn)為，首先“先申請原則”針對的是不同的申請人，因而對于同一申請人的在先發(fā)明申請和在后實(shí)用新型授權(quán)情況，其涉及的重復(fù)授權(quán)方面的具體操作處理不適用于專利法第九條第二款對發(fā)明申請進(jìn)行授權(quán)，也就是不應(yīng)采用觀點(diǎn)一的作法；另外，針對觀點(diǎn)二，雖然發(fā)明專利申請允許申請人修改，但是針對某些個案，若需要修改為與實(shí)用新型不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造則需要進(jìn)行超范圍的修改，或是在修改后，申請人難以獲得其預(yù)想的權(quán)利要求保護(hù)范圍。因而修改發(fā)明專利申請對申請人來說也是不公平的。同時由于發(fā)明申請與實(shí)用新型并不是同日申請，因而該情況也不適用于專利法第九條第一款的規(guī)定，可放棄實(shí)用新型。因此，針對上述的進(jìn)退兩難之處，筆者認(rèn)為，從合理合法的角度處理上述情況，較理想的處理方式為：由于實(shí)用新型當(dāng)發(fā)明申請發(fā)布之后則可因?yàn)榈钟|申請而被無效，實(shí)用新型被無效后，其專利權(quán)就自始不存在。因而在發(fā)明專利申請結(jié)案前，對實(shí)用新型提出無效，則該實(shí)用新型就自始不存在，從而就能夠滿足專利法第九條第一款的規(guī)定而授予發(fā)明利專利權(quán)。如此審查處理方法，不僅不違反專利法第九條進(jìn)行重復(fù)授權(quán)，而且更重要的是規(guī)避了發(fā)明與實(shí)用新型專利權(quán)同時存在而可能發(fā)生的沖突，防止后續(xù)程序的復(fù)雜化。

2、不同申請人在同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提出了發(fā)明和實(shí)用新型的申請，且滿足授權(quán)的其他條件，其中實(shí)用新型已經(jīng)授權(quán)。

相關(guān)的專利申請案例，發(fā)明申請：201310008540X；申請人：陳軍彪；實(shí)用新型：2013200118517；申請人：某保險箱有限公司。

上述發(fā)明申請案例的處理也是一個處理法律兩難的境地。由于發(fā)明申請與實(shí)用新型為同樣的發(fā)明創(chuàng)造，而實(shí)用新型已授權(quán)，因此發(fā)明不符合專利法九條一款同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)的規(guī)定。另外由于該案屬于“不同的申請人同日提交了相同的發(fā)明”的情形，不屬于“同一申請人同日提交了相同的發(fā)明創(chuàng)造”的情形，因此發(fā)明也不符合專利法九條一款及細(xì)則四十一條所規(guī)定的放棄實(shí)用新型的條件。發(fā)明與實(shí)用新型同日申請，兩者均滿足授權(quán)條件時，由于我國的專利體制中實(shí)用新型的審批周期較短，實(shí)用新型較發(fā)明更快被授權(quán)。此時若以專利法第九條第一款的規(guī)定來駁回尚處于審查階段的發(fā)明，這顯然對發(fā)明的申請人是非常不公平的。若為了維護(hù)雙方申請人的利益，而對發(fā)明申請授權(quán)，雖然是體現(xiàn)了專利法的客觀公正，但是卻又一次地踐踏了禁止重復(fù)授權(quán)的原則。

筆者認(rèn)為，若直接對發(fā)明申請授權(quán)，而授權(quán)的發(fā)明與實(shí)用新型則會同時存在因重復(fù)授權(quán)而被無效的風(fēng)險，并且還有可能會發(fā)生發(fā)明與實(shí)用新型專利權(quán)間的沖突。同樣若直接要求發(fā)明申請人對發(fā)明進(jìn)行修改以規(guī)避重復(fù)授權(quán)，對申請人來說也是不公平的，因?yàn)獒槍δ承﹤€案，若需要修改為與實(shí)用新型不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造則需要進(jìn)行超范圍的修改，或是修改后的發(fā)明申請并不是申請人所預(yù)想的權(quán)利要求保護(hù)范圍。告知申請人發(fā)明現(xiàn)所處的法律兩難境地，建議申請人間雙方協(xié)商，對發(fā)明的申請人或?qū)嵱眯滦偷膶＠麢?quán)人進(jìn)行變更，以符合細(xì)則四十一條所規(guī)定的放棄條件，提交放棄聲明，對實(shí)用新型進(jìn)行放棄。若雙方協(xié)商不成，才建議申請人對發(fā)明進(jìn)行修改以規(guī)避重復(fù)授權(quán)。并告知申請人，若直接對發(fā)明授權(quán)，發(fā)明與實(shí)用新型則會同時存在因重復(fù)授權(quán)而被無效的風(fēng)險。

3、結(jié)語

禁止重復(fù)授權(quán)的立法本意主要是為了防止專利權(quán)產(chǎn)生沖突，而該專利權(quán)產(chǎn)生沖突又主要體現(xiàn)在專利侵權(quán)階段，因而在認(rèn)定專利申請是否重復(fù)授權(quán)的時候，筆者認(rèn)為重復(fù)授權(quán)的認(rèn)定中引用侵權(quán)的概念能更準(zhǔn)確的把握重復(fù)授權(quán)的含義。立法禁止重復(fù)授權(quán)的目的是為了避免兩項權(quán)利發(fā)生沖突，因而只有兩項權(quán)利同時存在而且都有效時，才有發(fā)生沖突的可能。無論如何，審查處理過程中仍需注重依法處理并平衡申請人與公眾的利益，同時還要考慮后續(xù)專利權(quán)發(fā)生沖突的可能。

參考文獻(xiàn)

[1] 丁德寶，蘭瑾耀，代玲莉. 對重復(fù)授權(quán)判斷的一點(diǎn)思考[C]. 2014年中華全國專利代理人協(xié)會年會第五屆知識產(chǎn)權(quán)論壇，第三部分，2014.

[2] 趙德蘭. 對同一申請人就同一發(fā)明創(chuàng)造提出兩項專利申請的處理建議[J]. 審查業(yè)務(wù)通訊，2004（3）：12-15.

[3] 朱紅霞，王曉明，扈娟，高天柱. 關(guān)于同一申請人“一件在先申請和一件在后專利權(quán)”在涉及重復(fù)授權(quán)方面的思考[J]. 審查業(yè)務(wù)通訊，2013（1）：46-49.

作者簡介：葉嘉欣，1988年8月，女，廣東省惠州人，碩士，專利審查員，審查水處理領(lǐng)域?qū)＠?/p>