發(fā)明專利申請的審查意見答復技巧

房琦

摘? 要：創(chuàng)造性是發(fā)明專利實質(zhì)審查意見通知書中最常見的內(nèi)容，也是最能考驗申請人或代理人對審查意見答復技巧的部分，審查意見答復中的意見陳述的理由的充分程度對于一件案件的最終走向常常起到很重要的作用。該文結(jié)合實際案例對審查意見答復的技巧進行分析，希望對申請人或代理人能有一定的幫助。

關(guān)鍵詞：事實? 創(chuàng)造性? 技術(shù)特征

中圖分類號：G306.3 ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?文章編號：1672-3791（2019）04（c）-0224-02

1? 仔細核對本申請及對比文件，準確把握事實

首先，申請人或代理人要充分理解本申請、對比文件的技術(shù)內(nèi)容以及審查意見通知書，然后仔細核對審查意見通知書中所列出的對比文件公開的特征和區(qū)別是否存在遺漏、偏差等情況。如果申請人或代理人能夠準確把握事實，發(fā)現(xiàn)并指出審查員審查意見通知書中存在的事實認定不恰當?shù)牡胤?，那么后續(xù)審查員的審查意見將會重新考慮本申請的創(chuàng)造性，這樣即使審查意見仍認為本申請不具備創(chuàng)造性也會給申請人后續(xù)再一次意見陳述創(chuàng)造了機會。此外，對于審查員認定準確公開的事實，切忌胡亂進行質(zhì)疑，以免給審查員留下不專業(yè)的影響。

審查員針對技術(shù)構(gòu)思和機械機構(gòu)的主體部分已經(jīng)采用對比文件評述或者適當說理，但是申請人針對機械元件的種類予以無限制的擴大討論。比如某申請，采用PLC控制爐窯溫度的系統(tǒng)，為了爭辯其創(chuàng)造性問題，從騾馬拉貨，談論到獨輪車拉貨、自行車拉貨、三輪車拉貨、小卡車拉貨，普通火車拉貨、高鐵拉貨，飛機拉貨和航天器拉貨，意見陳述洋洋灑灑，就是不針對PLC控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)性特征予以意見陳述，這樣沒有就事論事，未作出有效的意見陳述，并沒有起到針對言之有物的內(nèi)容予以充分溝通交流的目的。

案例1：本申請涉及一種有源RFID標簽，對比文件公開了一種用于射頻識別的RFID標簽，審查員在審查意見通知書中認為對比文件公開了“RFID標簽”就隱含公開了“有源RFID標簽”，而在現(xiàn)有技術(shù)中射頻標簽包括有源和無源兩種，因此對比文件并沒有公開“有源”，應該將其列為區(qū)別。如果此時申請人或代理人就此事實認定進行有理有據(jù)的意見陳述，就有可能會給申請人或代理人后續(xù)創(chuàng)造再一次意見陳述的機會。

（2）不就事論事而無限制的擴大討論范圍。

審查員針對技術(shù)構(gòu)思和機械機構(gòu)的主體部分已經(jīng)采用對比文件評述或者適當說理，但是申請人針對機械元件的種類予以無限制的擴大討論。比如某申請，采用PLC控制爐窯溫度的系統(tǒng)，為了爭辯其創(chuàng)造性問題，從騾馬拉貨，談論到獨輪車拉貨、自行車拉貨、三輪車拉貨、小卡車拉貨，普通火車拉貨、高鐵拉貨，飛機拉貨和航天器拉貨，意見陳述洋洋灑灑，就是不針對PLC控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)性特征予以意見陳述，審查員認為沒有就事論事，未作出有效的意見陳述，在作出回應時可一筆帶過，而是針對言之有物的內(nèi)容予以溝通交流。

2? 抓住重點進行有效陳述

（1）針對發(fā)明點進行重點陳述。

本申請與對比文件的區(qū)別是創(chuàng)造性意見陳述的切入點，不管是什么樣的技術(shù)效果都是由所述區(qū)別帶來的。在意見陳述時，首先應指出本申請與對比文件所具有的區(qū)別有哪些，然后針對重要的、體現(xiàn)發(fā)明點的區(qū)別進行詳細陳述，比如，對技術(shù)效果有重要影響的、對工藝流程有突破性的。對于區(qū)別所帶來的技術(shù)效果，可以引用說明書的依據(jù)進行說明，以便更具有說服力。下面以案例2進行舉例說明。

案例2：本申請與對比文件的區(qū)別在于：若所述場強值小于所述第二門限值，則禁止與所述磁信號的發(fā)射裝置通過射頻通道進行數(shù)據(jù)交換;若所述場強值小于所述第一門限值并且大于所述第二門限值，則允許與所述磁信號的發(fā)射裝置通過射頻通道進行數(shù)據(jù)交換;若所述場強值大于所述第一門限值，則發(fā)出報警信號。

審查意見通知書中指出：設(shè)置兩個門限值以對場強值進行判斷，根據(jù)場強值的范圍確定是否允許交易，是本領(lǐng)域常用的設(shè)計選擇，為有效地阻止了人為地改造讀卡器等磁信號發(fā)射裝置導致誤刷卡和盜刷卡的現(xiàn)象，保證用戶的刷卡安全，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到設(shè)置兩個門限值對場強值進行判斷，只有磁信號強度值滿足在門限區(qū)間內(nèi)時才允許進行交易。

申請人在意見陳述中指出：現(xiàn)有技術(shù)中沒有記載“采用設(shè)置兩個門限值確定有效刷卡距離范圍，使得只有磁信號強度值滿足在門限區(qū)間內(nèi)時才允許進行交易”的設(shè)計方式。根據(jù)本申請說明書第19段的記載：本發(fā)明利用兩個門限值確定有效刷卡距離范圍，使得只有磁信號強度值滿足在門限區(qū)間內(nèi)時才允許進行交易，而一旦超過門限區(qū)間的上限，就會報警并中斷交易，因而提高了交易距離的可靠性，有效地阻止了人為地改造讀卡器等磁信號發(fā)射裝置導致誤刷卡和盜刷卡的現(xiàn)象，保證了用戶的刷卡安全，提升了用戶體驗。

可見，申請人或代理人在意見陳述中并沒有對場強值的范圍而執(zhí)行什么樣的操作進行陳述，因為這些特征確實是本領(lǐng)域的常用的技術(shù)手段，即申請人或代理人花費再多的筆墨進行說理或強調(diào)其技術(shù)效果，也難令人信服，果斷放棄陳這類技術(shù)特征不僅省時省力，也使得意見陳述重點突出，有利于審查員理解本申請的發(fā)明點所在，便于后續(xù)的審查，使得交流更有針對性。申請人或代理人在意見陳述中僅僅抓住了本申請與對比文件的重要區(qū)別，即設(shè)置兩個門限值確定有效刷卡距離范圍，其意見陳述很簡短但恰恰抓住了本案的要害。根據(jù)該意見陳述，審查員得到的信息是：本申請突破了常規(guī)的設(shè)計，采用兩個門限值確定有效刷卡距離范圍，保證了用戶刷卡安全，起到了很好的技術(shù)效果。在這種情況下，申請人或代理人給出了這樣的結(jié)論：在沒有檢索到本申請發(fā)明點的現(xiàn)有技術(shù)的情況下，審查員應對本申請的創(chuàng)造性予以考慮。

（2）不能僅指出某技術(shù)特征不是本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段而無說理。

申請人或代理人如果僅指出某特征不是本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段而沒有充分的說理，該意見陳述通常會被認為不具有說服力。如果在意見陳述中加強說理，就有可能會給申請人或代理人創(chuàng)造再一次意見陳述的機會。例如，案例2就是由于申請人或代理人充分陳述區(qū)別特征不是本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段的例子。

（3）切忌意見陳述強調(diào)的技術(shù)特征未限定在權(quán)利要求中。

申請人或代理人在意見陳述中強調(diào)本申請采用了特定技術(shù)特征，如特定的原料，但是一原料沒有限定在獨立權(quán)利要求中，甚至沒有出現(xiàn)權(quán)利要求書中，那么這一重要特征對權(quán)利要求是沒有限定作用的，這種陳述也是沒有意義的，應該將該特征補入獨立權(quán)利要求中。

（4）判斷創(chuàng)造性的依據(jù)。

在我國，判斷創(chuàng)造性的依據(jù)是專利法、專利法實施細則和審查指南的相關(guān)內(nèi)容，與發(fā)明創(chuàng)立的途徑、其他國家的審查結(jié)論和學術(shù)期刊的收錄情況均無關(guān)。因此，申請人或代理人在意見陳述中指出“本發(fā)明大量勞動獲得”、“本發(fā)明在國外已獲授權(quán)”以及“本發(fā)明已發(fā)表于……”都是不具有說服力的。

3? 修改獨立權(quán)利要求，挖掘從屬權(quán)利要求及說明書中的技術(shù)貢獻

審查員認定的技術(shù)貢獻特別是獨立權(quán)利要求1的技術(shù)構(gòu)思，已經(jīng)被對比文件記載;審查員依然采用公知常識等理由對從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性予以了質(zhì)疑，這個時候申請人別一味地否定自己。因為審查員為了維護公眾的利益，對其他技術(shù)方案的質(zhì)疑是合理的。基于這種情形，申請人最好認定有其他技術(shù)構(gòu)思和貢獻在從屬權(quán)利要求中，合并到原獨立權(quán)利要求中，對審查員予以合理的說服。比如某申請在說明書中能夠看出有藍牙技術(shù)控制光線、LED反向掃描的技術(shù)思路，申請人在原權(quán)利要求1中明顯只是記載了藍牙技術(shù)控制光線，而這個時候的審查員至檢索到第一項技術(shù)能夠評述創(chuàng)造性，對于其他特征均采用了公知說理，對于第二項技術(shù)思路并未找到合適的文件或者根本找不到。此時申請人不如對于真正的技術(shù)貢獻要求保護予以明確。

參考文獻

[1] 張殊卓，旭昀，趙楠，等.創(chuàng)造性意見陳述的撰寫重點及誤區(qū)[J].中國發(fā)明與專利，2016（2）：124-128.

[2] 梁明升.中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局，答復審查意見時修改申請文件之技巧[J].中國發(fā)明與專利，2007（11）：63-64.