劉健 祝慧宇

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作天津中心

一、中日關(guān)于禁止重復(fù)授權(quán)的法規(guī)

中國2008年第三次修改后的專利法第9條第1款規(guī)定了：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。專利法第9條第2款保留了原專利法規(guī)定的先申請原則。這一修改明確了禁止重復(fù)授權(quán)之目的在于防止同時存在涉及同樣的發(fā)明創(chuàng)造的兩項或者兩項以上的專利權(quán)而導(dǎo)致專利權(quán)之間的沖突或者不必要的重疊，并不是說同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授權(quán)一次。我國現(xiàn)行專利法形成了通過直接的禁止重復(fù)授權(quán)、先申請制和抵觸申請制三種法規(guī)來禁止重復(fù)授權(quán)。

日本沒有直接禁止重復(fù)授權(quán)的法條，而是通過抵觸申請制和先申請制來間接禁止重復(fù)授權(quán)。抵觸申請制：日本專利法第29條之2中規(guī)定：專利申請涉及的發(fā)明，與在該專利申請前申請，并在該專利申請后公開或公告的其他專利發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮O(shè)計相同時，不拘泥第29條之1的規(guī)定，不得對該發(fā)明授予專利權(quán)。但當(dāng)該特許申請申請人與另一特許申請或?qū)嵱眯滦蜕暾埲藢偻蝗藭r不在此限。抵觸申請制適用于不同申請人的情況，先申請制作為補(bǔ)充，適用于相同申請人重復(fù)授權(quán)情況。日本專利法第39條之3中規(guī)定：“不同日提出的發(fā)明專利申請與實用新型申請相同時，只有在實用新型申請日前提出的專利申請才可以獲得專利權(quán)。當(dāng)不同人的發(fā)明專利申請或發(fā)明與實用新型申請再同一天提出時，僅一個發(fā)明或?qū)嵱眯滦涂色@得權(quán)利，申請人可以協(xié)商，協(xié)商不成，則任何人都不能取得權(quán)利?！痹谙壬暾垏?yán)格抵觸在后申請，這樣就避免了同一申請人申請兩項或兩項以上同樣的發(fā)明創(chuàng)造被同時授予專利權(quán)的情況的發(fā)生；也不存在我國就同樣的發(fā)明創(chuàng)造若想發(fā)明獲得權(quán)利可以選擇放棄實用新型專利權(quán)的方式。

二、疑難案例詳解

案例1：

一申請人于某日同時提交了發(fā)明專利和實用新型專利共兩件專利申請，二者為同樣的發(fā)明創(chuàng)造，而實用新型專利已被授權(quán)公告，發(fā)明專利在其進(jìn)入實審階段變更了申請人，變更后使得實用新型的專利權(quán)人和發(fā)明專利的申請人不再相同。此時申請人要想獲得發(fā)明專利授權(quán)該怎么處理[1]？此時如果實用新型專利權(quán)已經(jīng)處于終止?fàn)顟B(tài)該怎么處理？如果實用新型和發(fā)明在提交申請時二者的申請人就不相同，又該怎么處理？

中國:第一種情況，雖然該發(fā)明專利的申請人變更了，但是由于實用新型的專利權(quán)人與發(fā)明專利申請的申請人之間存在轉(zhuǎn)讓和受讓的關(guān)系，二者具備協(xié)商的條件，所以發(fā)明專利的當(dāng)前申請人可以選擇同實用新型專利權(quán)人進(jìn)行協(xié)商，以通過放棄實用新型專利權(quán)的方式來獲得發(fā)明授權(quán)；或者修改發(fā)明來獲得授權(quán)。第二種情況，雖然實用新型的專利權(quán)已終止，但是其專利權(quán)并不是自始至終不存在，發(fā)明直接授權(quán)會與新型造成充重復(fù)授權(quán)，因此發(fā)明只有經(jīng)修改才能授權(quán)。第三種情況，由于發(fā)明專利申請和實用新型的申請人自始至終不相同，因此不屬于第9條規(guī)定的情形。此時不論實用新型專利權(quán)是否終止，均已不具備協(xié)商基礎(chǔ)，因此可對發(fā)明申請授權(quán)，造成重復(fù)授權(quán)，可以通過對實用新型專利權(quán)提出無效請求來解決。

日本:基于先申請原則，無論申請人是否相同，發(fā)明會由于實用新型先獲得登記，而無法再獲得權(quán)利，只有修改發(fā)明申請與實用新型的權(quán)利要求不完全相同才能夠授權(quán)。這和我國的處理方式有很大不同。

案例2：

一申請人于某日申請了發(fā)明專利并且在該申請日之后還申請了實用新型專利，實用新型專利已授權(quán)公告且專利權(quán)處于有效狀態(tài)；該實用新型與發(fā)明申請二者屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。那么發(fā)明申請該怎么處理？如果實用新型和發(fā)明申請具有相同的優(yōu)先權(quán)日，又該怎么處理？如果該申請人提交的實用新型專利享有優(yōu)先權(quán)，其優(yōu)先權(quán)日與該發(fā)明專利的申請日相同，又該怎么處理？

中國：第一種情況屬于同一申請人于不同申請日申請了兩項同樣的發(fā)明創(chuàng)造，不屬于專利法第9條第1款規(guī)定的情形，因此，申請人不能夠選擇通過放棄實用新型的專利權(quán)方式來獲得發(fā)明授權(quán)。雖然實用新型先獲得了授權(quán)，但是由于發(fā)明申請在先，應(yīng)當(dāng)對發(fā)明申請進(jìn)行授權(quán)，造成的重復(fù)授權(quán)，可通過無效程序來解決；但也有不同的觀點[2]，認(rèn)為由于同樣的發(fā)明創(chuàng)造由同一申請人提出，不適用于先申請制，即不適用于專利法第9條第1款的情形，只能通過修改獲得授權(quán)。后兩種情況，實用新型已經(jīng)獲得了專利權(quán)，依據(jù)《審查指南2010》的規(guī)定，發(fā)明只能通過修改才能獲得專利權(quán)。

日本：現(xiàn)如今日本的實用新型注冊申請實行無實審登記制，與我國的實用新型實行初審制的審查情況類似，均不進(jìn)行實質(zhì)審查，因此日本也會經(jīng)常出現(xiàn)第一種情況，此時就適用先申請原則，先對發(fā)明申請授權(quán)，之后申請人可以對獲得權(quán)利的實用新型提出無效請求。日本的先申請原則嚴(yán)格地排除了同一人關(guān)于相同專利被重復(fù)授權(quán)的情況，只有當(dāng)兩項申請的技術(shù)方案不完全相同才能夠都獲得授權(quán)。因此，后兩種情況只能通過修改發(fā)明來獲得專利權(quán)。

結(jié)語：中國和日本專利法對于禁止重復(fù)授權(quán)的立法本意是相同的，都是防止同樣的發(fā)明創(chuàng)造被同時授予兩項或兩項以上的專利權(quán)，但判斷原則和審查基準(zhǔn)存在一定差異。本文結(jié)合實際審查案例比較了兩國關(guān)于重復(fù)授權(quán)的規(guī)定和處理方式。通過分析專利制度成熟的日本的相關(guān)法規(guī)，對于我國專利審查有一定借鑒意義。（作者單位：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作天津中心，第二作者對本文貢獻(xiàn)與第一作者等同）