顧 赟

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局，北京 100088

一、引言

《專利審查指南》[1]中指出“國務(wù)院專利行政部門收到發(fā)明專利申請后，經(jīng)初步審查認(rèn)為符合本法要求的，自申請日起滿十八個月，即行公布”、“發(fā)明專利申請自申請日起三年內(nèi)，國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人隨時提出的請求，對其申請進(jìn)行實質(zhì)審查…國務(wù)院專利行政部門對發(fā)明專利申請進(jìn)行實質(zhì)審查后，認(rèn)為不符合本法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)通知申請人，要求其在指定的期限內(nèi)陳述意見，或者對其進(jìn)行修改；無正當(dāng)理由逾期不答復(fù)的，該申請即被視為撤回…發(fā)明專利申請經(jīng)申請人陳述意見或者進(jìn)行修改后，國務(wù)院專利行政部門仍然認(rèn)為不符合本法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)予以駁回…發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務(wù)院專利行政部門作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同時予以登記和公告”、“專利申請人對國務(wù)院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內(nèi)，向?qū)＠麖?fù)審委員會請求復(fù)審。專利復(fù)審委員會復(fù)審后，做出決定，并通知專利申請人。專利申請人對專利復(fù)審委員會的復(fù)審決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內(nèi)向人民法院起訴”。

對發(fā)明專利申請來說，初審、實審、復(fù)審為依次進(jìn)行的流程，初審和實審、實審和復(fù)審之間就存在延續(xù)性問題，防止前后法條運用或?qū)嶋H操作不一致的情形。[2]

二、正文

(一)初審和實審的延續(xù)性

初審和實審審查重合之處重點在于文本的選擇和修改。如果申請人在申請日提交了原始申請文件，初審發(fā)出審查意見通知書，申請人提交了修改后的申請文件，則實審階段對審查文本的選擇確定為最新提交的文本即可。如果初審未發(fā)出審查意見通知書，而是通過依職權(quán)修改的方式對申請日的申請文件進(jìn)行了修改，例如：依職權(quán)將原始說明書中的“實用新型”統(tǒng)一修改為“發(fā)明”，則實審階段文本的選擇存在兩個選項，一是依申請人的請求原則選擇申請日提交的原始文本；二是與初審保持一致，選擇初審修改后的文本。當(dāng)前推薦做法是，將經(jīng)初審依職權(quán)修改后的文本作為審查文本，并且，在通知書中應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)出文本經(jīng)過初審依職權(quán)修改，即通知書表格“審查針對的申請文件”一欄勾選“下列申請文件”，填寫“申請人于申請日*年*月*日提交并經(jīng)初審審查員依職權(quán)修改的*”。

還存在例外的情況，初審處理有誤時，例如，申請人原始提交的說明書中提及說明書附圖1-5，而相應(yīng)提交的說明書附圖中僅存在附圖1-4，初審發(fā)出審查意見通知書指出該問題，申請人補(bǔ)充提交附圖5，此時，初審對申請進(jìn)行了公布，并未做其他操作。然而，《專利審查指南》中規(guī)定：申請人補(bǔ)交附圖的，以向?qū)＠痔峤换蛘哙]寄補(bǔ)交附圖之日為申請日，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出重新確定申請日通知書。此時，案件已經(jīng)到達(dá)實審階段，實審審查員無權(quán)發(fā)出重新確定申請日通知書，而申請日的確定影響案件的始終，因此，此時實審審查員可選擇與初審審查員進(jìn)行溝通，在初審審查員更正該問題后再進(jìn)行實審階段的審查。

(二)實審和復(fù)審的延續(xù)性

實審和復(fù)審審查重合之處重點在于駁回法條的判斷，例如，權(quán)利要求是否符合專利法第22條第3款有關(guān)創(chuàng)造性的規(guī)定。部分申請人和代理人存在這樣的疑慮：實審和復(fù)審部門同屬一個系統(tǒng)，是否存在復(fù)審階段對實審階段的傾向性同意的意見。事實上并非如此。當(dāng)前各個實審部門十分重視對復(fù)審撤駁案件的分析。并且，實審審查部門從業(yè)務(wù)指導(dǎo)體系、質(zhì)量保障體系、培訓(xùn)體系、專項指導(dǎo)等方面采取了多種多類提高性措施。在這些舉措的施行下，使得審查缺陷消滅在實審階段，實審與復(fù)審審查標(biāo)準(zhǔn)趨于一致。

復(fù)審在案件審查過程中也可通過與前審的溝通減少技術(shù)理解上的缺漏之處，從客觀上更進(jìn)一步達(dá)到本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平，但不是完全聽信前審的意見。復(fù)審在審查過程中還應(yīng)考慮撤駁案件是否會在前審造成審級振蕩，即復(fù)審在案件返回實審時需考慮實審的審查走向，避免再次無謂重新進(jìn)入復(fù)審、或者進(jìn)行了不當(dāng)?shù)氖跈?quán)，防止浪費申請人金錢精力和行政資源，保證案件最終達(dá)到授權(quán)準(zhǔn)確、駁回合理的目標(biāo)。

三、結(jié)語

從上述分析可以看出，初審、實審、復(fù)審存在統(tǒng)一的一面，即以專利法為準(zhǔn)繩，不論是初審、實審還是復(fù)審的審查員，都是秉承“高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高要求”的服務(wù)理念，明確專利制度的出發(fā)點，鼓勵創(chuàng)新，保護(hù)創(chuàng)新。審查員們立足于社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度，服務(wù)于申請人和社會大眾，推進(jìn)國家科技進(jìn)步創(chuàng)新發(fā)展。