趙兆 吳志敏 孫方彬

摘 要：在保證“客觀、公正、準確”的前提下保證“及時”是專利法對于審查員的基本要求，減少通知書次數(shù)、縮短審查周期、實現(xiàn)高效審查有利于鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，保護專利申請人及專利權人的合法權益;而由于國外申請的特殊性，多通是國外申請在實質(zhì)審查中一直以來容易出現(xiàn)的問題。為此，筆者對一個審查領域的多通案件及原因進行統(tǒng)計，結合案例對證據(jù)變更的原因進行分析，思考如何避免國外申請的多通，有效提高審查效率。

關鍵詞：國外申請;多通

1 概述

審查效能是指審查工作的效率能力，是衡量審查工作結果的一個重要要素。專利法第21條第1款規(guī)定“國務院專利行政部門及其專利復審委員會應當按照客觀、公正、準確、及時的要求，依法處理有關專利的申請和請求”[1]，其中及時指的就是高效審查，縮短審查周期。因此，如何在保證客觀、公正、準確的前提下，做到“及時”，是審查員在審查過程中的法定職責。

進入國家階段的國際申請一般被稱為國外申請，與國內(nèi)申請相比，其在實質(zhì)審查階段存在自己鮮明的特點，如可以參考國際檢索報告和專利性國際初步報告以及同族的審查過程，為審查員節(jié)約程序，但是國外申請的結案周期卻普遍較長，不利于鼓勵發(fā)明創(chuàng)造和保護專利申請人和專利權人合法權益，并造成公共資源的浪費。

多通的一般定義為實質(zhì)審查通知書次數(shù)達到四次或者四次以上。U2004單元下為木材機械和食品機械領域，筆者對該領域2016年的多通，尤其是國外申請多通情況進行了統(tǒng)計分析，2016年輕工機械室U2004領域結案量為1041件，總多通率為2.21%。

2 導致多通的原因

據(jù)統(tǒng)計國外申請多通的嚴重程度遠高于國內(nèi)申請;在實質(zhì)審查中，造成多通的原因多且復雜，但是在國外申請多通率遠遠高于國內(nèi)申請的情況下，分析總結國外申請的多通原因可以幫助審查員反思和改進，減少通知書次數(shù)，縮短國外申請的審查周期。

經(jīng)過分析統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)導致國外申請多通的原因主要有以下幾個：（1）證據(jù)變更，如證據(jù)的增加、更換、剔減，占42%;（2）程序不節(jié)約，如一通中一次性指出的問題不全，占30%;（3）申請人因素，如修改超范圍、申請人對問題認定有異議，占28%。其中，申請人因素主要為修改超范圍，以及形式問題修改不完全、申請人對審查員的形式問題認定有異議等;程序不節(jié)約問題主要出現(xiàn)在授權案件，審查員由于未在一次通知書中將問題全部指出導致;證據(jù)變更包括證據(jù)的增加、更換、刪減，是造成國外多通的最主要原因，也是審查員最具改進空間的地方，因此值得我們進一步深入探討。下面我們結合一個多通駁回的國外申請審查過程來具體分析證據(jù)變更的原因，以及更重要的是，如何避免多通。

3 如何避免多通

3.1 一通對比文件的選擇

《專利審查指南（2010）》規(guī)定，進入國家階段的國際申請，一般應當作全面檢索。同時從節(jié)約程序考慮，審查員應當參考國際檢索報告和專利性國際初步報告所提供的信息[2]。并進行補充檢索，而不是直接從國際審查過程中給出的對比文件中選擇對比文件作為一通證據(jù)，對比文件的選擇需要有一定的預見性，因為國外申請的獨立權利要求常常存在較大的保護范圍，因此可能出現(xiàn)多篇可用對比文件，我們要深入理解發(fā)明，選取公開發(fā)明構思最多最接近的，以預防申請人將其他發(fā)明點特征加入獨立權利要求中，篩選對比文件以及確定最接近的現(xiàn)有技術時應當謹慎，以避免由于篩選不當造成的后續(xù)對比文件的更換。

3.2 一通的事實認定

通知書中如果前面出現(xiàn)事實認定錯誤，會給后續(xù)的審查帶來很多不必要的麻煩，如需要重新檢索、更換對比文件、更正錯誤的事實認定等，從而導致溝通效率低下、通次增多，因此在發(fā)出一通前應充分理解本申請和對比文件中的技術方案，避免通知書中出現(xiàn)事實認定錯誤。

3.3補充檢索的時機

《專利審查指南（2010）》規(guī)定，審查文本中要求保護的主題已經(jīng)進行了修改，或在國際階段未被全面檢索的，審查員需要對檢索結果進行重新分析，作出補充檢索。審查員不能簡單地將國際初步報告中所給出的參考性意見作為國家階段實質(zhì)審查的結論性意見。對于進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查，審查員應當對該專利申請是否符合專利法及其實施細則的實質(zhì)要求作出獨立的判斷[2]。因此，在實質(zhì)審查的任何階段，當國際審查報告、同族中給出的對比文件或者上次通知書中的對比文件不能評述權利要求的三性時審查員均應及時進行補充檢索。審查員還需要充分考慮申請人的陳述，側重整體技術方案的三性評述而不是過多關注權利要求的表述撰寫問題，與其在意見陳述中與申請人爭辯表述和撰寫問題，不如及早尋找更優(yōu)證據(jù)，避免低效通知書。

3.4 申請人的針對性修改

國外申請人常會根據(jù)審查員使用的對比文件來針對性修改獨立權利要求，將從屬權利要求或說明書中的技術特征引入獨立權利要求中并強調(diào)其差異和效果，使本申請與最接近的現(xiàn)有技術區(qū)別開來，且這種限定通常不是一次完成，而是試探性地分多次加入，正是這種修改方式常常會造成審查員不得不更換證據(jù)。國外申請的代理人通常都有豐富的代理經(jīng)驗，對審查意見通知書的答復和權利要求的修改都更富有技巧性。對此，審查員可以在檢索時考慮說明書中的記載內(nèi)容，對申請人可能加入的技術方案也提前進行檢索，預期其結案走向。

3.5 檢索能力

在首次通知書中給出的證據(jù)不夠有說服力的情況下，審查員可能需要在中通處理中多次進行補充檢索并跟進其他國際審查局的審查進程，有的多通案件正是在三通后才在其他國際局發(fā)出的審查意見中找到更優(yōu)證據(jù)，不得不更換對比文件，這就暴露出自身檢索能力的不足，審查員在檢索時要拓展思路、擴領域檢索、從發(fā)明構思出發(fā)進行檢索，不局限于原領域，嘗試關鍵詞和分類號的多角度擴展，并根據(jù)檢索結果進行動態(tài)調(diào)整;對于某些涉及細節(jié)性結構的發(fā)明點，檢索時不僅需要關注摘要附圖，還應該瀏覽說明書中的附圖。檢索技能是審查員需要終身學習和提高的重要技能，審查員可以在審查中不斷總結經(jīng)驗教訓進行提升。此外，國外申請在回案后，審查員應及時跟進其他局對其同族的審查情況以發(fā)現(xiàn)對比文件。

4 結語

為了避免國外申請的多通，我們應該盡量避免證據(jù)變更，避免的方式主要包括：在篩選對比文件時選取公開發(fā)明構思最多最接近的，充分理解本申請和對比文件的技術方案，避免通知書中的事實認定錯誤，側重整體技術方案的三性評述，及時進行補充檢索，處理回案時充分考慮申請人的陳述，盡早對案件的走向有一定的預判，以及不斷提高檢索能力。

在確保審查質(zhì)量的前提下，盡可能地縮短國外申請的審查周期、實現(xiàn)高效審查是審查員在審查過程中的職責所在，本文結合具體案例，分析造成多通更換證據(jù)的種種原因，并提出如何避免的建議，希望能對審查員降低國外申請的多通率有所幫助。審查是一個不斷學習的過程，從以往的錯誤中得到的經(jīng)驗和教訓往往更能令人快速成長，我們在審查中應該學會不斷總結和成長，成為更優(yōu)秀的實質(zhì)審查員。

參考文獻：

[1]中華人民共和國專利法 中華人民共和國專利法實施細則. 北京： 知識產(chǎn)權出版社.2010-03，6-23.

[2] 國家知識產(chǎn)權局.專利審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權出版社，2010.

（1.國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心，江蘇 蘇州 215163 ;2.中移（蘇州）軟件技術有限公司，江蘇 蘇州 215163）