專利池組建和管理策略分析：關(guān)于若干專利侵權(quán)訴訟案件的思考

許 琦

一、引言

專利池，又稱為專利聯(lián)盟，是由兩個及以上專利權(quán)人通過契約或協(xié)議等形式組成的一種策略性聯(lián)營組織，對內(nèi)各個專利權(quán)人彼此交叉授權(quán)，對外則采用一站式打包許可，以達到消除專利授權(quán)障礙，降低專利許可成本的目的。專利池組建以后，通常成立專利池管理委員會或委托第三方機構(gòu)進行管理和運營。專利池成員則憑借擁有的必要專利分享專利池的許可收益。從中國臺灣地區(qū)第一個專利池“e-Patents”技術(shù)聯(lián)盟，到中國空心樓蓋專利池、中國硅專利產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國彩電行業(yè)專利池、AVS專利池以及電壓力鍋專利池，這些專利池已成為中國企業(yè)適應(yīng)經(jīng)濟科技全球化、參與國際競爭、助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。不過，由于成立時間相對較短、運營模式不清晰、產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識不強等原因，很多專利池成立后進展緩慢。而且一些專利池因為存在技術(shù)壟斷的嫌疑而面臨反壟斷制裁[1]。例如，在1900年至1970年期間的101件專利池訴訟案件中，當(dāng)面臨反壟斷訴訟時專利池勝訴率僅為21%[1]。又如，1998年3月，著名的屈光性角膜切削術(shù)（Photorefractive Keratectomy,PRK）專利池被美國聯(lián)邦商業(yè)委員會認(rèn)定為違反了美國的《反托拉斯法》而被迫解散[2]。VISX公司和Summit公司將所持有的競爭性專利置于PRK專利池中，對屈光性角膜切削的所有相關(guān)器材收取專利許可費。美國聯(lián)邦商業(yè)委員會認(rèn)為，此舉有技術(shù)壟斷的嫌疑，阻礙了屈光性角膜切削領(lǐng)域的合理競爭和技術(shù)發(fā)展。而且，VISX公司在申請一個關(guān)鍵專利（Trokel 388）時刻意隱瞞了一些現(xiàn)有技術(shù)，通過欺詐性手段獲取了美國專利商標(biāo)局的授權(quán)。此舉違反了《美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會法案》第5條。實際上PRK專利池是一個解決專利叢問題、促進發(fā)展的有效方案[3]，卻因技術(shù)壟斷嫌疑而被蒙冤誤傷。這顯然是屈光性角膜切削領(lǐng)域的巨大損失。

從上述案例中可以看出，專利池組建以及后期管理存在一定的法律風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)慎重考慮，以規(guī)避司法部門的反壟斷制裁：（1）在組建之初，如何控制專利的準(zhǔn)入，確保入池專利的必要性；（2）組建以后，如何設(shè)定公正的專利許可收費標(biāo)準(zhǔn)，保障技術(shù)實施者的利益；（3）如何公平地分配專利許可費用，保證專利權(quán)人的合理收益。

本文嘗試從上述法律風(fēng)險出發(fā)，以國內(nèi)外有關(guān)專利侵權(quán)的經(jīng)典訴訟案件為例，在研究必要專利數(shù)據(jù)庫、必要信息公開原則以及公平合理非歧視許可公開承諾等若干要點的基礎(chǔ)上，以專利池、專利權(quán)人和技術(shù)實施者三方利益均衡為目標(biāo)，就專利池組建策略、對內(nèi)管理策略和對外許可策略等提出幾點建議。

二、專利池組建策略

（一）建立必要專利數(shù)據(jù)庫

建議重點關(guān)注必要專利，建立必要專利數(shù)據(jù)庫。必要專利對于專利池而言，其重要性不言而喻。將且僅將必要專利，尤其是互補性必要專利納入專利池，可以充分發(fā)揮專利池的競爭優(yōu)勢，整合互補技術(shù)，減少交易成本，消除專利障礙，避免高昂的侵權(quán)訴訟，促進技術(shù)的傳播和發(fā)展[4]。專利池包含且僅包含必要專利，可以防止非必要專利的“非法捆綁銷售”，從而避免專利權(quán)人之間相互猜忌，使得相關(guān)技術(shù)實施者能夠放心大膽地購買專利池的整體式專利許可，不必?fù)?dān)心冤枉地為那些非必要專利買單，進而樹立專利池的權(quán)威度和威信。對于專利權(quán)人而言，持有必要專利是申請加入專利池的必備條件，也是保障專利池其他成員權(quán)益的必然要求[5]。此外，在涵蓋大多數(shù)必要專利的前提下，專利池可以在實施整體式對外許可的同時，象征性地允許技術(shù)實施者自由地、無條件地購買、使用及銷售池外的其他專利。因為必要專利是實施相關(guān)技術(shù)所必需的專利，技術(shù)實施者無論如何也繞不開這些必要專利。即便允許技術(shù)實施者購買、使用及銷售池外的其他專利，他們終究還是需要獲得專利池的授權(quán)，那不如做個順?biāo)饲?，這樣也可以使得專利池經(jīng)得起反壟斷審查。

目前，一些國際著名的標(biāo)準(zhǔn)制定組織均建立了標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)據(jù)庫。正如劉鑫等[6]總結(jié)所得，雖然這些標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)據(jù)庫包含了專利號、專利權(quán)人、專利名稱等基本信息，可以借此了解必要專利的分布狀況，但是存在一些缺陷：（1）除歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會外，其他標(biāo)準(zhǔn)制定組織的標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)據(jù)庫都沒有高級檢索功能和數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能，不便于查詢和篩選；（2）大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)據(jù)庫的信息由專利權(quán)人提供和披露，標(biāo)準(zhǔn)制定組織未進行審核，其準(zhǔn)確性與真實性無法保證；（3）存在必要專利數(shù)據(jù)缺失，甚至重復(fù)披露等現(xiàn)象；（4）只有歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會、國際電工委員會、電氣和電子工程師協(xié)會和國際標(biāo)準(zhǔn)化組織披露了與必要專利相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)編號，大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)據(jù)庫沒有提供必要專利的標(biāo)準(zhǔn)化情況，缺少必要專利標(biāo)準(zhǔn)化要點等關(guān)鍵信息。

因此，除包含專利號、專利權(quán)人、專利名稱、授權(quán)時間、摘要等基本信息外，必要專利數(shù)據(jù)庫還需增加所屬專利局、標(biāo)準(zhǔn)化情況以及法律狀態(tài)等信息。任何必要專利入庫前，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審核和甄別，以確保池中專利的必要性和互補性：（1）不存在其他可替代專利，即每項必要專利都是唯一的；（2）各項必要專利均為互補關(guān)系而非競爭關(guān)系，即每項必要專利只有與其他必要專利結(jié)合起來才會生效。

（二）遵循必要專利信息公開原則

建議遵循必要專利信息公開原則，并要求必要專利的專利權(quán)人作出公平合理非歧視許可的公開承諾。

1.必要專利基本信息公開

申請入池的專利權(quán)人有責(zé)任、有義務(wù)公開其擁有和知悉的必要專利的基本信息，同時提供相應(yīng)佐證材料，不得弄虛作假，這是專利池接納會員的基本條件。基本信息包括：專利號、專利名稱、所屬專利局、授權(quán)時間、法律有效期等，由專利池技術(shù)審查部對其進行技術(shù)審查。

2.必要專利標(biāo)準(zhǔn)化信息公開

申請入池的專利權(quán)人必須公開其擁有的必要專利的標(biāo)準(zhǔn)化信息，并對其真實性負(fù)責(zé)。標(biāo)準(zhǔn)化信息包括：標(biāo)準(zhǔn)號、標(biāo)準(zhǔn)名稱、所屬標(biāo)準(zhǔn)組織以及標(biāo)準(zhǔn)化要點等內(nèi)容。專利權(quán)人須闡述其擁有的必要專利的技術(shù)要素和標(biāo)準(zhǔn)要素的關(guān)聯(lián)，例如必要專利的某項技術(shù)要素是實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)中某項性能指標(biāo)的重要途徑和技術(shù)支撐、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求和必要專利的權(quán)利聲明書在文字描述上有部分重合、標(biāo)準(zhǔn)中包含了必要專利的全部或部分技術(shù)要素等。這是技術(shù)審查部的重點審查內(nèi)容，以便專利池確定這些專利與標(biāo)準(zhǔn)在技術(shù)層面上的關(guān)系。

3.必要專利引證信息公開

申請入池的專利權(quán)人必須公開其擁有的必要專利的引證信息，包括被引證專利的專利號、專利名稱、專利權(quán)人以及授權(quán)時間等。這些信息可以幫助專利池對入池專利進行溯源，判斷入池專利核心技術(shù)的原創(chuàng)性，引導(dǎo)真正的原創(chuàng)的必要專利的專利權(quán)人加入專利池，從而規(guī)避法律風(fēng)險。

4.公平合理非歧視承諾公開

必要專利的專利權(quán)人必須向?qū)＠刈鞒龉胶侠矸瞧缫曉S可的公開承諾，并簽署承諾書，遵循專利池制定的公平合理性和非歧視性的許可要求。專利池可以將此公開承諾作為接納會員的必需條件。

為此，本文設(shè)計了專利池會員入池申請表[7]，如表1所示，供參考。

表1 專利池會員申請表[7]

三、專利池管理策略

專利池管理策略主要包括對內(nèi)管理策略和對外許可策略兩方面。

在對內(nèi)管理策略上，建議專利池遵循必要專利等價原則，按照專利權(quán)人持有的必要專利數(shù)量合理分配許可收益（持有一個必要專利獲取一份分紅，持有多個必要專利獲取多份分紅）。同時，優(yōu)先采用獨立許可策略，使得專利權(quán)人除獲得專利池統(tǒng)一許可收益的分紅外，還可獲取獨立許可的額外收益，保障專利權(quán)人的收益最大化。

實施對外許可時需要考慮三方的利益：一是專利權(quán)人的合法權(quán)益，二是專利池制定和推行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利，三是作為技術(shù)實施者的社會公眾的權(quán)益。忽略任何一方的權(quán)益都是不可取的[9]。因此需要制定相應(yīng)的專利許可政策，以求對專利權(quán)人行使標(biāo)準(zhǔn)所涉及的專利權(quán)的行為進行正確的規(guī)制和引導(dǎo)，結(jié)合健全的審查機制和保障措施，限制專利的濫用，使得專利權(quán)人的私人利益和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的公共利益達到平衡。避免出現(xiàn)全盤否定專利權(quán)人利益或者為維護專利權(quán)人的利益而妨礙技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正常制定與實施的情況。目前最常見、最基本的是遵循公平合理非歧視（Fair,Reasonable,And Non-discriminatory，F(xiàn)RAND）原則[10]。該原則包含兩層含義：公平合理性和非歧視性。目前由于FRAND原則的定義比較籠統(tǒng)，對于公平合理性和非歧視性的界定含糊不清，在對外實施專利許可時可能出現(xiàn)權(quán)益糾紛。本文試圖借鑒國內(nèi)外有關(guān)專利侵權(quán)的經(jīng)典訴訟案件，就FRAND原則的公平合理性和非歧視性提出若干建議。

（一）關(guān)于公平合理性的建議

FRAND原則要求專利權(quán)人在“公平合理”的條款下進行專利許可。關(guān)于公平合理性的建議主要有以下幾點：

1.以必要專利的本身價值，而非融入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后產(chǎn)生的衍生價值為基數(shù)，計算專利許可費

Lem ley等[11]認(rèn)為，必要專利合理的許可費應(yīng)限制在其本身價值范圍內(nèi)，與其融入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而產(chǎn)生的衍生價值無關(guān)。當(dāng)必要專利被納入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以后，由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的鎖定效應(yīng)[12]而衍生出額外的附加價值，這些價值屬于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化價值。雖然忽略必要專利的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化價值而只考慮其本身價值，可能無法公平地反映專利權(quán)人為整個領(lǐng)域做出的貢獻，挫傷專利權(quán)人在技術(shù)研發(fā)上的積極性，但是從技術(shù)發(fā)展的長遠角度講，應(yīng)讓利給技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實施者和終端用戶。換言之，專利池在計算必要專利的許可費時應(yīng)舍棄這些衍生價值，不應(yīng)容許專利權(quán)人僅因?qū)＠患{入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而強加高額許可費。

經(jīng)典案件一：Innovatio公司專利訴訟案[13]。Innovatio公司指控多家企業(yè)在向客戶提供Wi-Fi連接服務(wù)時存在侵權(quán)行為。而被訴企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商（Cisco公司、Motorola Solutions公司、Netgear公司等）隨后向芝加哥地區(qū)法院起訴Innovatio公司，請求下達確認(rèn)不侵權(quán)判決。在確定802.11標(biāo)準(zhǔn)的必要專利許可費時，法院以網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中Wi-Fi芯片的價格作為許可費基數(shù)。法院認(rèn)定，每顆Wi-Fi芯片的利潤約為1.8美元。同時Scherer等[14]的研究表明，在電子專利中，前10%的重要專利占了所有相關(guān)專利約84%的價值。法院在此之前已經(jīng)認(rèn)定Innovatio公司的專利均為前10%的重要專利，因此法院將1.8美元乘以84%，算出每顆Wi-Fi芯片的專利許可費（1.8美元×84%=1.51美元）。802.11標(biāo)準(zhǔn)中，前10%的重要專利共有300項，Innovatio公司持有其中的19項，因此按比例確定Innovatio公司收取的專利許可費為每單位產(chǎn)品9.56美分（1.51美元÷300×19=9.56美分）。

2.專利池整體許可費在理論上應(yīng)低于池中所有專利產(chǎn)業(yè)化后所得的利潤

考慮專利許可費堆疊（royalty stacking）問題，專利池整體許可費應(yīng)處于一個公平合理的范圍，在理論上應(yīng)低于池中所有專利產(chǎn)業(yè)化后所得的利潤。這個道理顯而易見。假設(shè)專利池中有100個必要專利，分別為100個專利權(quán)人所持有，每個專利權(quán)人提出的專利許可費率為3%，那么專利池整體許可費率為300%。這顯然是不合實際的。因為按照這樣的許可費率，技術(shù)實施者要么虧本經(jīng)營，要么被迫提高產(chǎn)品的銷售價格而在同類產(chǎn)品中失去市場競爭力和價格吸引力。

經(jīng)典案例二：Microsoft公司訴Motorola公司案[15]。Motorola公司持有H.264標(biāo)準(zhǔn)和802.11標(biāo)準(zhǔn)的必要專利。2010年10月21日與29日Motorola公司分別以書面形式通知Microsoft公司，要求Microsoft公司以終端產(chǎn)品售價的2.25%支付專利許可費。2010年11月，Microsoft公司以Motorola公司的授權(quán)條款違反它對標(biāo)準(zhǔn)組織IEEE和ITU的公平合理非歧視授權(quán)承諾為由向美國華盛頓西區(qū)聯(lián)邦地方法院提起訴訟，要求Motorola公司在FRAND原則下進行授權(quán)。就H.264標(biāo)準(zhǔn)而言，需要特別指出的是，Motorola公司并非H.264標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)先驅(qū)，對H.264標(biāo)準(zhǔn)僅有部分貢獻，且未擁有該標(biāo)準(zhǔn)所有必要專利。換言之，Microsoft公司還需要獲取其他專利權(quán)人的授權(quán)。因此，法院在裁決時考慮了H.264專利池[16]。因為H.264專利池會員還可以獲得其他收益，所以法院認(rèn)定H.264專利池許可費應(yīng)低于雙方自行協(xié)商所達成的許可費。同時，Microsoft公司內(nèi)部的一份備忘錄表明，Microsoft公司可以從H.264專利池的授權(quán)中獲得3倍于許可費的利益。因此，法院將H.264專利池的許可費乘以3作為雙方本應(yīng)協(xié)商達成許可費的底線。Motorola公司的H.264標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費為每終端產(chǎn)品0.185美分，乘以3后約為每終端產(chǎn)品0.555美分。即Motorola公司的H.264標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費下限為每終端產(chǎn)品0.555美分。同時法院也認(rèn)定，H.264專利池的創(chuàng)立者試圖將許可費上限定為每終端產(chǎn)品1.5美元，則Motorola公司可分配得到的許可費為每終端產(chǎn)品5.463美分，將其乘以3后作為許可費的上限（5.463美分×3=16.389美分）。因此FRAND原則下Motorola公司H.264標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費為每終端產(chǎn)品0.555美分至16.389美分。與之類似，802.11標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費為每終端產(chǎn)品0.8美分至6.114美分。

3.以最小可售專利實施單元及其相關(guān)功能來核算必要專利的許可費

以最小可售專利實施單元（Smallest Saleable Patent Practicing Unit，SSPPU）為計量單位，核算必要專利的許可費。專利池相關(guān)的終端產(chǎn)品通常包含若干總成，總成又由若干組件組成，各個組件又依賴于不同的必要專利，那么每個必要專利的許可費理應(yīng)依據(jù)與之相關(guān)組件的價值來核算。即將相關(guān)組件從終端產(chǎn)品中剝離出來，這被稱為最小可售專利實施單元。如果籠統(tǒng)地依據(jù)整個終端產(chǎn)品的價值來核算許可費，那么各個必要專利的專利權(quán)人除了獲得相關(guān)組件的合理收費以外，還賺取了其他無關(guān)組件的不當(dāng)收費。而那些組件根本就不需要獲得該必要專利的授權(quán)。例如，質(zhì)子交換膜燃料電池由膜電極裝置和雙極板組成，其中膜電極裝置又包括催化劑、質(zhì)子交換膜以及氣體擴散電極等組件。美國專利4129685提出了一種多孔氣體分布層替代氣體通道，試圖改進燃料氣體的分布不均勻性，顯然僅與氣體擴散電極這個組件有關(guān)。因此按照最小可售專利實施單元原則，應(yīng)基于氣體擴散電極的價值核算美國專利4129685的許可費。此外，有些最小可售專利實施單元具有多種功能，而專利僅僅與其中一項功能相關(guān)，則專利許可費應(yīng)以該項功能來核算。

經(jīng)典案件三：Laser Dynamics公司訴Quanta電腦公司案[17]。2012年，Laser Dynamics公司稱Quanta電腦公司的筆記本電腦侵犯它的光盤辨識技術(shù)專利，要求Quanta電腦公司按照筆記本電腦的整體價格支付許可費。法庭最終裁決稱[18]，對整臺筆記本電腦而言，Laser Dynamics公司的光盤辨識技術(shù)并不是高價值、重要或者必需的，而且缺少此技術(shù)也不會扼殺Quanta電腦公司的筆記本電腦。因此Quanta電腦公司只需按照整臺產(chǎn)品中與光盤辨識技術(shù)相關(guān)的光驅(qū)（最小可售專利實施單元）的價格支付Laser Dynamics公司一筆專利許可費即可。

（二）關(guān)于非歧視性的建議

除了合理性以外，F(xiàn)RAND原則還要求確保專利許可的非歧視性。關(guān)于非歧視性的建議主要是：禁止有歧視地許可，專利權(quán)人必須一視同仁對待所有被許可人，統(tǒng)一采用相同的許可條款。

一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈通常包含原材料供應(yīng)商、配套零件制造商、中間產(chǎn)品制造商、最終產(chǎn)品制造商以及分銷商等。在產(chǎn)品的設(shè)計、加工、裝配、倉儲、配送過程中均可能涉及若干必要專利，即都是潛在的被許可人。倘若允許專利權(quán)人可以任意地在產(chǎn)業(yè)鏈中選擇被許可人，即選擇性地實施“有歧視”許可，這樣可能會帶來以下幾個問題：

第一，每位被許可人雖然從屬于不同環(huán)節(jié)，但他們都對產(chǎn)業(yè)鏈做出了貢獻，“有歧視”許可會挫傷他們的積極性。

第二，假如賦予專利權(quán)人自由選擇權(quán)，在經(jīng)濟收益最大化的驅(qū)使下，為了獲得較高的專利許可費，他們很可能會“理性”地選擇最終產(chǎn)品制造商等高利潤環(huán)節(jié)而忽視配套零件制造商等低利潤環(huán)節(jié)，實施專利許可。

第三，產(chǎn)業(yè)鏈中一些被許可人本身可能就擁有必要專利，一旦被“有歧視”地對待，他們可能也會同樣“有歧視”地對待其他被許可人。這樣就造成惡性的連鎖反應(yīng)，最終影響技術(shù)的推廣和實施。

經(jīng)典案件四：LG電子公司訴Quanta電腦公司案。LG電子公司擁有3個有關(guān)信息處理系統(tǒng)和方法的美國專利：4939641、5077733和5379379。LG電子公司就這三個專利與Intel公司簽署許可協(xié)議，授權(quán)Intel公司制造、使用和銷售涵蓋上述專利的產(chǎn)品。同時，LG電子公司在許可協(xié)議中明確聲明，此授權(quán)并不包括協(xié)議雙方以外的第三方，更不允許第三方將授權(quán)產(chǎn)品和其他產(chǎn)品組裝在一起。盡管在該許可協(xié)議中有些內(nèi)容與專利權(quán)耗盡原則（Doctrine of Patent Exhaustion)[19]不符，但雙方一致同意，任何一方對授權(quán)產(chǎn)品的銷售行為均不得限制或改變專利權(quán)耗盡原則的效果。專利權(quán)耗盡原則規(guī)定：專利權(quán)人自己或者許可他人制造的專利產(chǎn)品（包括依據(jù)專利方法直接獲得的產(chǎn)品）被合法地投放市場后，任何人對該產(chǎn)品進行銷售或使用，不再需要得到專利權(quán)人的許可或者授權(quán)，且不構(gòu)成侵權(quán)。此外，LG電子公司與Intel公司還簽署了一項附加協(xié)議（Master Agreement)，要求Intel公司以書面形式告知其客戶，不允許將涵蓋上述專利的Intel產(chǎn)品和其他產(chǎn)品一起組裝在所生產(chǎn)的產(chǎn)品中。Intel公司獲得授權(quán)后，制造并銷售微處理器和芯片，其客戶包括Bizcom公司、Compal公司、Quanta電腦公司等電腦生產(chǎn)商。Quanta電腦公司將Intel的芯片與其他產(chǎn)品組裝在所生產(chǎn)的電腦里，并在未經(jīng)LG電子公司許可的情況下銷售這些電腦，因此被LG電子公司起訴侵權(quán)。

美國地方法院審理認(rèn)為，雖然按照附加協(xié)議，Intel公司有責(zé)任將Intel產(chǎn)品的使用限制（不得和其他產(chǎn)品組裝在一起）告知其客戶，但是附加協(xié)議中沒有規(guī)定銷售條件，所以這并不影響Intel公司無條件的銷售行為。Quanta電腦公司從Intel公司購買已獲授權(quán)的專利產(chǎn)品，僅僅根據(jù)附加協(xié)議，不足以改變Quanta電腦公司和Intel公司之間銷售的無條件性。因此，Intel公司和Quanta電腦公司的銷售行為符合專利權(quán)耗盡原則。但是美國地方法院認(rèn)為，專利權(quán)耗盡原則不適用于獨立的方法專利（Method Patent)，而所涉及的三個專利均包含方法獨立項，即專利權(quán)耗盡原則不成立，所以美國地方法院判定Quanta電腦公司涉嫌侵權(quán)。

美國聯(lián)邦巡回法院同意美國地方法院的判決，認(rèn)定Quanta電腦公司涉嫌侵權(quán)，但是對Intel公司和Quanta電腦公司的銷售行為符合專利權(quán)耗盡原則提出質(zhì)疑，認(rèn)為專利權(quán)耗盡原則并不適用于有條件的銷售行為。盡管Intel公司可無條件地銷售微處理器和芯片，但是附加協(xié)議中明確地禁止電腦生產(chǎn)商將Intel產(chǎn)品和其他產(chǎn)品組裝在一起。而且Intel公司已經(jīng)書面通知Quanta電腦公司關(guān)于微處理器和芯片的使用限制，即Intel公司和Quanta電腦公司的銷售行為是有條件限制的，所以專利權(quán)耗盡原則在此并不適用。

Quanta電腦公司不服判決，向美國最高法院提起上訴。美國最高法院否定了美國地方法院關(guān)于“專利權(quán)耗盡原則不適用于方法專利”的判決。美國最高法院指出，如果判定方法專利不會被耗盡，那么專利權(quán)人可能會鉆空子，在設(shè)備專利的聲明中添加一些無謂的方法獨立項，或者直接將設(shè)備專利申請為方法專利，以規(guī)避專利權(quán)耗盡原則。以United States訴Univis Lens公司案件為參考，美國最高法院認(rèn)為，盡管上述三個方法專利不能像物品專利（Article Patent）和設(shè)備專利（Device Patent）那樣被出售，但是可以以物化的形式體現(xiàn)在專利產(chǎn)品中。當(dāng)專利產(chǎn)品首先銷售時同樣耗盡了其專利權(quán)。美國最高法院審理分析：一方面，Intel公司在許可協(xié)議的授權(quán)下銷售微處理器和芯片，并按照附加協(xié)議的規(guī)定，書面通知Quanta電腦公司關(guān)于微處理器和芯片的使用限制，因此Intel公司沒有違反兩個協(xié)議。而且，LG電子公司和Intel公司的許可協(xié)議和附加協(xié)議是兩個相對獨立的協(xié)議，許可協(xié)議不包括附加協(xié)議中關(guān)于專利產(chǎn)品的使用限制。雖然Quanta電腦公司沒有按照Intel公司的書面通知，將Intel的芯片與其他產(chǎn)品組裝在所生產(chǎn)的電腦里，但是違反附加協(xié)議并不等于違反許可協(xié)議，兩者不存在直接的、必要的聯(lián)系。即Quanta電腦公司購買Intel微處理器和芯片以及之后的行為不受許可協(xié)議約束。另一方面，Intel公司出售給Quanta電腦公司的微處理器和芯片只有在連接總線和存儲器的情況下才會生效，否則別無他用。換言之，Intel公司出售給Quanta電腦公司微處理器和芯片，唯一的目的就是為了和其他產(chǎn)品組裝并發(fā)揮作用。這個交易事先獲得了LG電子公司的許可，即LG電子公司授權(quán)Intel公司實施這三個專利。根據(jù)專利權(quán)耗盡原則，專利權(quán)人對專利產(chǎn)品的首次銷售耗盡了所售出的專利產(chǎn)品的專利獨占權(quán)，所以LG電子公司不再擁有上述三個專利的獨占權(quán)。最后，美國最高法院判定，LG電子公司訴Quanta電腦公司侵權(quán)不成立。

這個案件肯定了專利權(quán)耗盡原則，而也同時保障了產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)的權(quán)益。假如像LG電子公司或Intel公司這類產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)出售其專利產(chǎn)品后，還繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)收取專利許可費，或是威脅下游企業(yè)專利侵權(quán)，這顯然違反了“非歧視性”的基本原則。

四、結(jié)語

本文借鑒國內(nèi)外有關(guān)專利侵權(quán)的經(jīng)典訴訟案件，分析了專利池組建和管理策略，提出以下幾點對策建議，希望可以幫助專利池規(guī)避法律風(fēng)險：

其一，重點關(guān)注必要專利，建立必要專利數(shù)據(jù)庫。確保專利池包含且僅包含必要專利，防止非必要專利的“非法捆綁銷售”，樹立專利池的權(quán)威和威信。

其二，在信息公開的前提下尋求必要專利的專利權(quán)人公平合理非歧視許可的承諾，以此公開承諾作為接納會員的必需條件。

其三，對內(nèi)遵循必要專利等價原則，按照專利權(quán)人持有的必要專利數(shù)量合理分配許可收益：優(yōu)先采用獨立許可策略，獲取獨立許可的額外收益。

其四，對外遵循FRAND原則實施統(tǒng)一許可：以必要專利的本身價值為基數(shù)計算專利許可費；專利池整體許可費在理論上應(yīng)低于池中所有專利產(chǎn)業(yè)化后所得的利潤；以最小可售專利實施單元及其相關(guān)功能來核算必要專利的許可費；絕對地禁止“有歧視”的許可，專利權(quán)人無權(quán)選擇不同的許可條款。