刑法介入專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為探析

摘要：李某興、李某武敲詐勒索案是我國甚至國外首例具有專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為的外觀被追究刑事責(zé)任的案件。本文在專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為有關(guān)理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，以專利敲詐勒索第一案為例探究分析刑法介入專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為的正當(dāng)性，并對(duì)以刑法規(guī)制專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為提出有關(guān)思考。在我國進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)、推動(dòng)創(chuàng)新戰(zhàn)略的大環(huán)境下，應(yīng)當(dāng)對(duì)專利運(yùn)營商業(yè)化模式合理利用并加以規(guī)制，實(shí)現(xiàn)專利事業(yè)良性發(fā)展。

關(guān)鍵詞：專利非實(shí)施主體 專利運(yùn)營 敲詐勒索

分類號(hào)：D922.294

一、問題的提出

2019年9月在我國被稱為“專利敲詐勒索第一案”的李某興、李某武敲詐勒索案一審宣判，法院認(rèn)定被告人涉及倒簽合同的部分事實(shí)構(gòu)成敲詐勒索罪。在本案中，被告人控制的公司及其經(jīng)營行為實(shí)際是專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為模式，這是首次出現(xiàn)具有專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為的外觀最后卻產(chǎn)生了刑事責(zé)任的情形，震驚了業(yè)界并引起了廣泛討論。本文以該案件作為研究樣本，著重分析刑法介入專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為。

二、李某興、李某武敲詐勒索案簡介

1.上海浦東檢察院的指控

上海市浦東新區(qū)人民檢察院提起公訴，指控被告人李某文利用其經(jīng)營的公司名義大量申請涉及多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的專利，向法院提起專利訴訟以影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、上市、融資等為要挾，與被訴方簽訂專利實(shí)施許可合同、和解協(xié)議等，迫使對(duì)方支付錢款，換取其撤訴或不再主張專利權(quán)。李某文單獨(dú)或伙同被告人李某武采取上述要挾手段迫使4家被害單位簽訂專利實(shí)施許可合同或和解協(xié)議，以專利實(shí)施許可費(fèi)、補(bǔ)償款等名義向被害單位索取216.3萬元，實(shí)際得款116.3萬元，認(rèn)為兩被告人以非法占有為目的，采取要挾手段，強(qiáng)行索取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成敲詐勒索罪。指控的四宗事實(shí)及核心要素，簡述如下：

【案件事實(shí)一】時(shí)間：2017年3月-7月;2017年7月底;涉案當(dāng)事人：科斗公司（李某文經(jīng)營管理），步島公司（李某文實(shí)際控制，李某武為股東，法定代表人高某，李某文之妻），掌閱公司（首次公開募股階段）;被告人實(shí)施行為：（1）科斗公司多次以掌閱公司侵害其專利權(quán)為由向法院提起訴訟，（2）李某文虛構(gòu)科斗公司擁有的專利獨(dú)家許可給步島公司的合同，以步島公司名義向法院起訴掌閱公司侵害其專利權(quán)，授意高某向證監(jiān)會(huì)實(shí)名舉報(bào)，披露該訴訟，伙同李某武與掌閱公司談判;目標(biāo)單位意見：不侵權(quán)，但不想影響首次公開募股進(jìn)程;案件結(jié)果：（1）掌閱公司與科斗公司簽訂專利實(shí)施許可合同許可費(fèi)80萬元，實(shí)際支付50萬元;（2）掌閱公司再與步島公司簽訂和解協(xié)議支付80萬元，實(shí)際支付10萬元。

【案件事實(shí)二】時(shí)間：2017年10月;涉案當(dāng)事人：涉案當(dāng)事人：本星公司（李某文經(jīng)營管理），盈趣公司（深圳股市主板上市進(jìn)程中）;被告人實(shí)施行為：本星公司以盈趣公司侵害其擁有的3項(xiàng)實(shí)用新型專利向法院起訴，并向證監(jiān)會(huì)舉報(bào)，披露該訴訟使盈趣公司被證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部門要求核查;目標(biāo)單位意見：不侵權(quán)，但不想影響上市進(jìn)程;案件結(jié)果：盈趣公司與本星公司簽訂和解協(xié)議支付補(bǔ)償款28.8萬元。

【案件事實(shí)三】時(shí)間：2015年至2017年;涉案當(dāng)事人：科斗公司（李某文經(jīng)營管理），古北公司（融資階段）;被告人實(shí)施行為：科斗公司以古北公司侵害其擁有的多項(xiàng)專利權(quán)為由向法院起訴，并向京東、淘寶網(wǎng)等網(wǎng)上購物平臺(tái)投訴造成古北公司產(chǎn)品下架;目標(biāo)單位意見：不侵權(quán)，且申請宣告涉訴專利權(quán)全部無效、科斗公司敗訴，但不想影響融資;案件結(jié)果：古北公司與科斗公司簽訂專利實(shí)施許可合同支付許可費(fèi)22.5萬元。

【案件事實(shí)四】時(shí)間：2015年至2016年;涉案當(dāng)事人：科斗公司（李某文經(jīng)營管理），鴻雁公司;被告人實(shí)施行為：科斗公司以鴻雁公司侵害其擁有的多項(xiàng)專利權(quán)為有向法院起訴;目標(biāo)單位意見：不侵權(quán)，但要避免過高的訴訟成本;案件結(jié)果：古北公司被迫與科斗公司簽訂專利實(shí)施許可合同支付許可費(fèi)5萬元。

2.被告人的意見

兩名被告人及辯護(hù)人的意見包括：被告人專利系合法有效，提起侵權(quán)起訴或和解合法合理的，不存在敲詐勒索犯罪行為;被告人李某武對(duì)大部分事實(shí)不知情，只是幫助打印材料向證監(jiān)會(huì)舉報(bào)，陪同參與談判簽訂和解協(xié)議;選擇即將上市或者準(zhǔn)備融資的特殊單位不是認(rèn)定構(gòu)成敲詐勒索的正當(dāng)理由，倒簽協(xié)議事實(shí)有瑕疵，應(yīng)當(dāng)從有利于被告人角度認(rèn)定無罪;談判過程無任何威脅恐嚇，并未影響被害單位上市進(jìn)程;司法鑒定意見書、專利公告文本等書證能夠證明涉案專利起訴時(shí)為有效專利或者是至今仍有效專利有權(quán)起訴，李某文自己撰寫專利，具有研發(fā)和生產(chǎn)基礎(chǔ)的一定價(jià)值，專利布局行為及NPE模式國際上也通行，是合法的。

3.法院的判決

上海市浦東新區(qū)人民法院于2019年9月30日對(duì)本案作出判決，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的四宗案件事實(shí)，對(duì)于事實(shí)一其中科斗公司起訴掌閱公司并實(shí)際取得50萬元，以及事實(shí)二、事實(shí)三、事實(shí)四，從行為人是否具有非法占有主觀目的及準(zhǔn)確把握獲取財(cái)產(chǎn)的行為是否采取威脅、恐嚇手段兩方面，認(rèn)為本案證據(jù)對(duì)被告人李某文行為構(gòu)成敲詐勒索罪的犯罪事實(shí)未達(dá)到確實(shí)、充分，排除合理懷疑的程度，不構(gòu)成敲詐勒索罪。

對(duì)于事實(shí)一其中被告人李某文及李某武實(shí)施行為取得10萬元的事實(shí)，法院認(rèn)為符合敲詐勒索罪的構(gòu)成要件，具體理由為：本節(jié)事實(shí)屬于典型專利侵權(quán)“碰瓷”行為，被告人李某文故意倒簽合同，虛構(gòu)專利獨(dú)家許可制造步島公司具有獨(dú)占使用權(quán)的假象，為“碰瓷”階段;兩被告人惡意串通選擇在被害單位即將上市交易的關(guān)鍵時(shí)間，故意更換訴訟主體，假借公司名義提起侵權(quán)訴訟，以訴訟向證監(jiān)會(huì)舉報(bào)給被害單位上市設(shè)置障礙，借此與其談判形成心理強(qiáng)制，進(jìn)而非法取得財(cái)物，主觀上具有非法占有目的，客觀上采取了威脅脅迫手段勒索被害單位錢款。判處被告人李某文有期徒刑四年六個(gè)月，罰金五萬元，李某武有期徒刑二年，罰金二萬元。

三、專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為的理論與實(shí)踐概況

在專利敲詐勒索第一案中，被告人所運(yùn)營公司及經(jīng)營行為實(shí)際上是國際上常見的專利非實(shí)施主體進(jìn)行專利運(yùn)營的商業(yè)行為，但是異化為犯罪結(jié)果。要對(duì)刑法介入專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為進(jìn)行探析，首先應(yīng)了解專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為有關(guān)理論及實(shí)踐概況。

1.專利非實(shí)施主體的概念、特征與類型

專利非實(shí)施主體來源于美國，是順應(yīng)科學(xué)技術(shù)和市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展并隨著權(quán)利意識(shí)的不斷增長等環(huán)境變化而產(chǎn)生，也是對(duì)與專利相關(guān)特定類主體進(jìn)行概括的統(tǒng)稱，但至今尚未有統(tǒng)一界定。隨著組織的形式、獲得專利權(quán)的方式以及具體活動(dòng)的模式變化而可能會(huì)有不同的內(nèi)涵與外延。國外Robin Feldman從主體核心業(yè)務(wù)的角度，認(rèn)為專利非實(shí)施主體核心業(yè)務(wù)活動(dòng)包括專利許可和專利訴訟，而不是制造產(chǎn)品的實(shí)體，包括所有擁有這個(gè)商業(yè)模式的人而不論他們是什么組織形式。國內(nèi)學(xué)者從實(shí)體的組織形式、活動(dòng)行為及使用目的進(jìn)行綜合概括，認(rèn)為專利非實(shí)施主體是作為專利權(quán)人的個(gè)人、獨(dú)立發(fā)明者或?qū)嶓w，或僅從事知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理活動(dòng)的實(shí)體，在相關(guān)法律規(guī)定的范圍內(nèi)，通過進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新或購買收購獲取專利，或僅管理專利，本身不以該專利制造生產(chǎn)產(chǎn)品，待真正使用該專利且欠缺該專利權(quán)并在商業(yè)上成功的公司具備侵權(quán)行為時(shí)，以專利訴訟或授權(quán)來向目標(biāo)對(duì)象索取巨額的權(quán)利金、和解金或賠償款以獲取利潤?？梢妼＠菍?shí)施主體具有以下基本特征：一、不具體生產(chǎn)制造產(chǎn)品;二、活動(dòng)行為目的為獲取利潤。以上特征，是無論主體的組織形式是個(gè)人或公司，是發(fā)明人或是授權(quán)人，也無論主體具體從事的活動(dòng)是進(jìn)行專利許可或是提起專利訴訟等行為，都會(huì)具備的。

專利非實(shí)施主體可劃分為以下三種類型：攻擊型，指通過購買等方式取得專利權(quán)，并想方設(shè)法將專利打包許可給實(shí)施了該專利的企業(yè)或個(gè)人，或者通過起訴的方式逼迫對(duì)方支付訴訟費(fèi)或和解費(fèi);防御型，指通過將專利打包許可給企業(yè)使其免受專利的侵權(quán)訴訟;研發(fā)型，通過研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新來申請專利，再將專利許可給有需要的企業(yè)，例如高校、科研院所等。像高校、科研院所這樣的研發(fā)型，雖然具有專利非實(shí)施主體的特征，但基本上較少引發(fā)爭議，可以認(rèn)為研發(fā)型對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展或是技術(shù)提升方面均是有一定益處的。因此，本文主要所指的專利非實(shí)施主體是易發(fā)爭議的攻擊性。

2.專利非實(shí)施主體實(shí)質(zhì)是專利運(yùn)營行為

我國《專利法》規(guī)定了專利權(quán)人被授予專利權(quán)后有權(quán)排除他人實(shí)施其專利，他人實(shí)施專利要經(jīng)專利權(quán)人許可，包括制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口專利產(chǎn)品，或者使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照專利方法直接獲得產(chǎn)品的行為，也規(guī)定了專利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓。專利非實(shí)施主體因不具體從事生產(chǎn)制造行為，即并不是直接運(yùn)用由專利法所賦予自身親自實(shí)施專利的權(quán)利，而是通過法律賦予的專利權(quán)從另一方面獲得相應(yīng)的價(jià)值與利益。權(quán)利人實(shí)施制造、使用等行為意在通過對(duì)專利的使用以實(shí)現(xiàn)其內(nèi)在的使用價(jià)值，并非是一種以專利為交易對(duì)象的市場運(yùn)作行為。專利非實(shí)施主體雖然擁有專利權(quán)，但并不親自對(duì)專利進(jìn)行實(shí)施，即其無意實(shí)現(xiàn)專利的使用價(jià)值，其對(duì)專利的運(yùn)作行為一般都是以實(shí)現(xiàn)專利作為商品的最本質(zhì)價(jià)值——交換價(jià)值為目的的市場化行為。因此專利非實(shí)施主體所從事的行為是區(qū)別于傳統(tǒng)專利運(yùn)用的專利運(yùn)營行為。

3.美國專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為考察

專利非實(shí)施主體起源于美國，成因與發(fā)展和美國的專利制度背景有關(guān)，如專利政策不斷放寬，專利審查標(biāo)準(zhǔn)降低，權(quán)利保護(hù)范圍擴(kuò)大而權(quán)利要求寬泛與模糊等。美國高智發(fā)明（Intellectual Ventures）公司是專利非實(shí)施主體運(yùn)營的典型，其經(jīng)歷反映了專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為在不同階段的模式轉(zhuǎn)換。高智發(fā)明在建立之初采用了“防御性專利池”的商業(yè)模式，以高智發(fā)明投資基金購買超過 7 萬件專利，先后發(fā)起了一系列針對(duì)科技公司和商業(yè)銀行的專利訴訟，而最終目的是迫使企業(yè)支付專利實(shí)施許可費(fèi)。隨著美國逐漸在行政、司法、立法和資本多方面規(guī)制，2014 年高智發(fā)明為發(fā)明投資基金進(jìn)行第二次融資時(shí)出現(xiàn)困難，在多重壓力之下，高智主動(dòng)做出了調(diào)整，弱化了專利收購業(yè)務(wù)，建立具有開創(chuàng)性的按需創(chuàng)新的技術(shù)投資和孵化模式。對(duì)于專利非實(shí)施主體的評(píng)價(jià)，也是有正反兩面，既活躍了專利市場交易，為發(fā)明人提供途徑有一定積極作用，又對(duì)創(chuàng)新主體、社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定平衡有一定的沖擊。對(duì)于美國而言，促進(jìn)市場交易運(yùn)營的正面影響及對(duì)市場的破壞力，何者為主何者為次，也難以有標(biāo)準(zhǔn)答案。

美國在立法、行政及司法層面均對(duì)專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為進(jìn)行了規(guī)制。在立法上，美國于2011年通過的《發(fā)明法案》（Leahy-Smith America Invent，AIA），通過增設(shè)程序的方式以讓第三方檢查美國專利的有效性，降低了否定專利有效性的門檻與難度。通過增設(shè)專利訴訟合并審理的限制條件，侵權(quán)案件合并審理必須是基于同一事實(shí)，同一交易，或產(chǎn)品是同一的，以使專利非實(shí)施主體不能隨意利用合并審理的程序便捷、訴訟成本節(jié)省等有利于原告方的優(yōu)勢，肆意提起訴訟導(dǎo)致侵權(quán)專利訴訟濫發(fā)。2013年12月美國通過了《創(chuàng)新法案》（Innovation Act），在《發(fā)明法案》的基礎(chǔ)上，在原告提起專利訴訟的限制、權(quán)益披露規(guī)則、敗訴訴訟費(fèi)用承擔(dān)、證據(jù)開示程序、終端用戶訴訟例外及商業(yè)方法專利訴訟等方面進(jìn)行了修改革新，建立了一套新的規(guī)則體系以規(guī)制專利非實(shí)施主體濫用專利訴訟。在行政方面，奧巴馬政府提出了系列行政措施與立法意見以幫助提高專利制度的透明度，為創(chuàng)新者創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境。在司法裁判上，MercExchange與eBay案改善了專利侵權(quán)案件法院逢原告勝訴就向被告頒發(fā)永久禁令的局面，有利于減輕被告在專利侵權(quán)訴訟中的壓力。

專利非實(shí)施主體的有關(guān)理論以及國外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，有助于了解這種專利運(yùn)營商業(yè)模式，為下文探析刑法介入專利非實(shí)施主體提供了理論及實(shí)踐支持。

四、刑法介入專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為探析

1.刑法介入的正當(dāng)性分析

專利敲詐勒索第一案出現(xiàn)前，無論是國內(nèi)還是國外均未有刑法介入并懲治專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為的情形。對(duì)此，質(zhì)疑及反對(duì)者主要以刑法謙抑性作為理論依據(jù)：對(duì)于某種危害社會(huì)的行為，國家只有在運(yùn)用民事的、行政的法律手段和措施仍不足以抗制時(shí)，才能運(yùn)用刑法的方法。在刑法謙抑性理論下，專利敲詐勒索第一案的被告人，其在擁有的專利合法狀態(tài)下作出的侵權(quán)警告、投訴及提起訴訟，獲得相應(yīng)的和解費(fèi)、許可費(fèi)等，所有行為的規(guī)制應(yīng)當(dāng)以專利法、合同法等相關(guān)民事及行政手段為基礎(chǔ)。筆者認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)以刑法謙抑性在專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為規(guī)制問題上，對(duì)選擇適用刑法進(jìn)行限縮。既然刑事立法已經(jīng)根據(jù)各犯罪設(shè)立了相應(yīng)的主觀以及客觀標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于行為是否構(gòu)成犯罪是有嚴(yán)格的適用條件及認(rèn)定程序的，不能僅因?yàn)閷＠菍?shí)施主體的運(yùn)營行為是在專利法制度下，外觀形式是專利權(quán)利人行使權(quán)利，就認(rèn)為刑法介入規(guī)制是架空了專利法，缺乏正當(dāng)性，把規(guī)制思維局限于民事或行政手段。

2.刑法規(guī)制專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為的思考

肯定刑法規(guī)制專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為的正當(dāng)性以后，便應(yīng)當(dāng)思考如何合理運(yùn)用刑法手段規(guī)制問題，這樣才能有效區(qū)分專利非實(shí)施主體的正當(dāng)運(yùn)營行為以及利用運(yùn)營的外觀實(shí)質(zhì)是經(jīng)濟(jì)犯罪行為，為專利商業(yè)化運(yùn)營進(jìn)行良好指引的同時(shí)，又能夠及時(shí)對(duì)涉及犯罪行為進(jìn)行刑事追訴及審判。

應(yīng)當(dāng)明確，根據(jù)刑法謙抑性的要求刑法應(yīng)當(dāng)作為最后一道防線嚴(yán)格控制適用，在民事或行政手段足以解決的情況下杜絕動(dòng)用刑法手段，否則一旦有情況刑法就輕易介入，會(huì)使市場喪失自由競爭與發(fā)展的空間。在司法裁判具體個(gè)案中，必須綜合行為人的目的與手段，嚴(yán)格遵守刑法罪刑法定原則。在李某文、李某興敲詐勒索案中，雖然公安機(jī)關(guān)與檢察機(jī)關(guān)均認(rèn)為被告人以訴訟影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、上市、融資為要挾為實(shí)施敲詐勒索犯罪的手段，但是法院認(rèn)為被告人所涉專利系經(jīng)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定合法有效的專利或?qū)＠麢?quán)處于未確定狀態(tài)的專利，在權(quán)利基礎(chǔ)不能完全排除否認(rèn)的前提下，難以確認(rèn)為行敲詐勒索之實(shí)，被告人選擇有關(guān)單位準(zhǔn)備上市或融資的敏感節(jié)點(diǎn)不能認(rèn)定具有非法占有目的。因此，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)具備客觀合法的權(quán)利基礎(chǔ)是專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為在刑法上不可歸責(zé)。

五、結(jié)語

專利非實(shí)施主體擁有專利權(quán)但不進(jìn)行制造實(shí)施行為，通過從事專利運(yùn)營獲取收益，一方面對(duì)促進(jìn)專利價(jià)值的實(shí)現(xiàn)、刺激創(chuàng)新有一定的積極效應(yīng)，另一方面又以投機(jī)、濫用權(quán)利等問題破壞正常的市場秩序，影響經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的發(fā)展進(jìn)程。我國擁有龐大的專利市場但專利運(yùn)營還處于起步發(fā)展階段，還出現(xiàn)了有經(jīng)營主體具有專利非實(shí)施主體運(yùn)營行為的外觀被認(rèn)定構(gòu)成敲詐勒索犯罪的案件，說明對(duì)專利非實(shí)施主體以及相關(guān)法律規(guī)制問題應(yīng)當(dāng)重視起來，從而實(shí)現(xiàn)專利事業(yè)良性發(fā)展。

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[1]劉芳. 專利非實(shí)施主體的行為及其法律規(guī)制研究[D].湖南：湘潭大學(xué)，2016.

[2]王思聰. 專利非實(shí)施主體的法律應(yīng)對(duì)[D].湖南：湘潭大學(xué)，2016.

作者簡介：胡嵐（1991.8-），女，廣東廣州人，華南理工大學(xué)，研究方向：知識(shí)產(chǎn)權(quán)法。

（華南理工大學(xué) 廣東廣州 510006）